VIOLAZIONE DI SOFTWARE: L’AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA’ PUO’ ESSERE PERSONALMENTE RESPONSABILE SE NON PROVA DI AVERE ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE AD IMPEDIRE L’INSTALLAZIONE, SUI PC AZIENDALI, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE PRIVI DI LICENZA, E LA CONDANNA COMPRENDE SIA IL DANNO PATRIMONIALE, SIA IL DANNO MORALE, FINO AD ARRIVARE AL RADDOPPIO DEL DOVUTO

20/10/2020

Con sentenza del 12 ottobre 2020 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, ha condannato una società operativa nel settore della progettazione di apparecchiature e arredamenti per la ristorazione e le aziende ospedaliere, ed il suo amministratore, per violazione dei diritti d’autore sul software. La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio di merito promosso a seguito della conferma, in via cautelare, del decreto con il quale il medesimo Tribunale aveva autorizzato inaudita altera parte la descrizione autorale presso i pc della società stessa.

 

Il caso prende le mosse da una descrizione dei pc aziendali disposta ai sensi della legge sul diritto d’autore, che aveva evidenziato la presenza di numerose copie di software prive di regolare licenza. Per tale ragione, a seguito della conferma del decreto autorizzativo, le attrici promuovevano il giudizio di merito per l’accertamento definitivo della violazione dei propri diritti esclusivi e la condanna al risarcimento dei danni conseguentemente patiti. La causa di merito veniva instaurata, oltre che nei confronti della società destinataria del provvedimento cautelare, anche del suo amministratore, ritenuto personalmente responsabile tra l’altro ai sensi degli artt. 2395 e 2476 c.c..
I convenuti si difendevano negando la propria responsabilità e allegando che, quanto all’amministratore della società, questo non avrebbe dovuto essere condannato perché all’oscuro della presenza di software non licenziati, i quali sarebbero stati scaricati autonomamente da alcuni dipendenti sui pc dell’azienda.

Con la sentenza in commento, il Collegio veneziano ha integralmente respinto queste argomentazioni, riconoscendo invece la responsabilità personale anche dell’amministratore della società convenuta. Sul punto il Tribunale ha statuito che – viste le ridotte dimensioni dell’azienda e l’attività (di progettazione) da questa svolta, per la quale è dunque necessario l’utilizzo di software di disegno quali quelli di titolarità delle attrici – non era credibile che l’amministratore non fosse a conoscenza della presenza e dell’utilizzo di programmi per elaboratore illeciti e che anzi, dalla documentazione e dalle evidenze acquisite in corso di causa non sarebbe stato da escludere che sia stato proprio l’amministratore a promuovere il compimento degli illeciti accertati. La responsabilità dell’amministratore, prosegue il Tribunale, sussisterebbe comunque anche ove non fosse dimostrabile la sua consapevolezza, e ciò in considerazione del fatto che anche da una condotta omissiva – consistente nella fattispecie nel mancato controllo delle licenze dei software presenti in azienda e comunque nella mancata adozione di misure tecniche idonee ad impedire il compimento delle violazioni – deriverebbe comunque un danno diretto per le società titolari.

Altro aspetto saliente della decisione riguarda la condanna al risarcimento del danno. I convenuti sono stati condannati sia per il danno patrimoniale sia per il danno non patrimoniale. A tale ultimo proposito i Giudici, ancora una volta accogliendo le istanze delle attrici, hanno ritenuto di dover liquidare il danno non patrimoniale – nella sua accezione di danno morale, in considerazione della rilevanza anche penale ex art. 171bis l.a. e 158 c.p. della riproduzione illecita di programmi per elaboratore – in misura pari al danno patrimoniale, con un sostanziale raddoppio della somma dovuta.

Giorgio Rapaccini


UN ALTRO CAPITOLO DELLA SAGA TUTTA ITALIANA RELATIVA ALLE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA E AL RUOLO DELLA SIAE

07/10/2020

Il 7 ottobre Il TAR Lazio è intervenuto nuovamente sulla questione, giudicando legittima la nuova normativa emanata dal Ministero dei Beni Culturali in materia, ed in particolare il nuovo ruolo affidato alla SIAE, che – pur essendo il soggetto demandato ad identificare la documentazione che i soggetti interessati all’esenzione devono depositare, nonché all’emanazione di pareri preventivi – non si troverebbe in conflitto di interessi.

 

L’antefatto
La sentenza del TAR costituisce un nuovo capitolo di una vera e propria saga giudiziaria ruotante intorno alle regole per usufruire dell’esenzione dal compenso per copia privata in Italia. Il tema riguarda il pagamento di un compenso forfettario – o compenso per copia privata, ex artt. 71 septies ss. legge sul diritto d’autore – che deve essere versato da parte di tutti i produttori o importatori sul territorio italiano, che cedano dispositivi o supporti idonei alla riproduzione di contenuti audio e/o video. Si tratta evidentemente di somme molto importanti, che sono raccolte dalla SIAE (la Società italiana degli autori e degli editori, ovvero la maggiore collecting sul territorio italiano), la quale poi provvede alle ripartizioni a favore dei titolari dei diritti d’autore e connessi. La normativa italiana prevedeva e prevede che i produttori e gli importatori possano usufruire di un’esenzione dal pagamento del compenso, in tutti quei casi in cui in astratto o in concreto i dispositivi e/o i supporti ceduti non siano utilizzabili per la riproduzione audio e/o video. Esiste tuttavia da tempo un contrasto molto forte fra la categoria dei produttori e degli importatori di dispositivi e supporti da una parte, e la SIAE (anche in rappresentanza della categoria dei titolari dei diritti) dall’altra parte, circa la legittimità delle norme che disciplinano l’applicazione dell’esenzione. I soggetti interessati, oltre a lamentare la sostanziale ingiustizia del prelievo forfettario, hanno contestato il ruolo assegnato dalla normativa alla SIAE che, pur essendo parte in causa, aveva il potere di negoziare e concludere protocolli per l’esenzione. Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, la quale ha ritenuto che tale ruolo fosse incompatibile con le regole comunitarie, per violazione del principio di non discriminazione. A seguito della decisione della Corte di Giustizia UE il Consiglio di Stato ha annullato la normativa di riferimento, così che nel 2019 il Ministero per i Beni Culturali ha integralmente ridisciplinato la materia, prevedendo per la SIAE un ruolo diverso e più contenuto. Secondo questa nuova disciplina la SIAE non può più concludere protocolli di esenzione, essendo unicamente incaricata di emanare pareri preventivi su richiesta del soggetto interessato, e di individuare la documentazione che quest’ultimo deve depositare per poter usufruire dell’esenzione. Anche questa nuova disciplina è stata tuttavia ritenuta viziata da vari produttori ed importatori di dispositivi e supporti, i quali hanno sostenuto – fra l’altro – che essa avrebbe assegnato alla SIAE un ruolo comunque non imparziale e sperequato. Il TAR, con la decisione del 7 ottobre 2020 ha giudicato le censure infondate, ma vi è da aspettarsi che questa decisione costituisca solo la prima tappa di un nuovo percorso giudiziale.

La normativa applicabile
Da tempo vige in Italia – come in altri Paesi europei, anche se non tutti – l’eccezione al diritto d’autore denominata eccezione per copia privata, in base alla quale le persone fisiche possono, ad uso esclusivamente personale e senza fini di lucro e/o commerciali, effettuare delle copie di opere audio e/o video. A fronte di tale eccezione è dovuto ai titolari dei diritti d’autore e connessi un indennizzo forfettario (il compenso per copia privata) che viene prelevato dalla SIAE nei confronti di tutti coloro che svolgono attività di importazione, produzione e commercializzazione di apparecchi e supporti di registrazione audio e video in Italia. La normativa previgente (art. 4 dell’Allegato tecnico del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 giugno 2009) prevedeva che la SIAE potesse promuovere protocolli per una più efficace applicazione delle disposizioni “anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionali di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria”. A seguito di impugnazione, la normativa veniva portata all’attenzione della Corte di Giustizia UE la quale – con decisione del 22 settembre 2016, nella causa C-110/15 – riteneva che la normativa italiana non fosse conforme alle regole comunitarie, “nella parte in cui subordinava l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti”. Come si è detto, a seguito di questa decisione della Corte di Giustizia UE il Consiglio di Stato annullava il sopra menzionato art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. 30 dicembre 2009. Il Ministero per i Beni Culturali emanava quindi nel 2019 una serie di nuove disposizioni dirette a ridisciplinare la materia (disposizioni che peraltro oggi sono state già sostituite da nuovi decreti, fra cui in particolare il decreto del Ministero del 30 giugno 2020 e il decreto direttoriale del 4 settembre 2020, senza che peraltro siano state introdotte modifiche di rilievo). Le nuove disposizioni mirano a superare le censure che avevano portato all’annullamento della precedente normativa, disponendo quindi che il sistema della concessione di protocolli venga sostituito da una serie di esenzioni ex ante, unicamente condizionate al ricorrere di criteri chiari e trasparenti. La SIAE continua tuttavia a svolgere alcune specifiche attività relative ai procedimenti connessi all’esenzione, soprattutto nei casi in cui non si applicano le ipotesi di esenzione tipizzate dall’art. 2 del decreto 18 giugno 2019 (oggi sostituito dal decreto 30 giugno 2020, peraltro di contenuto identico). Secondo l’art. 2 in questione, infatti, in linea generale il compenso non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l’uso esclusivamente professionale. La norma prevede poi alcune ipotesi tipiche di esenzione, e precisamente: a) per gli apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi; b) per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico; c) per gli apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi; d) per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi; e) per gli apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche. In questo contesto la SIAE continua ad esplicare un ruolo, dal momento che essa è anzitutto il soggetto a cui rivolgersi per ottenere l’individuazione della documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia privata nei casi diversi da quelli previsti nelle lettere ora indicate, fra cui ricade anche l’uso professionale. Inoltre, in tutti i casi i produttori e/o gli importatori devono depositare presso la SIAE una dichiarazione trimestrale con l’indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione per l’espletamento delle attività di controllo, che può prevedere anche l’indicazione dei numeri identificativi univoci dei dispositivi e dei supporti, nonché il deposito delle fatture di compravendita. Infine, è possibile richiedere alla SIAE un parere preventivo circa la riconducibilità di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione.

Il ricorso avanti al TAR e la relativa decisione
Nel caso deciso dal TAR i ricorrenti – società di produzione e importazione di dispositivi e supporti, nonché loro associazioni di categoria – agivano in giudizio affermando che la nuova disciplina emanata dal Ministero dei Beni Culturali creerebbe comunque a vantaggio di SIAE una posizione dominante, ed inoltre sarebbe viziata da illogicità ed eccessiva gravosità. Per quanto in particolare riguarda il primo profilo, l’esercizio del diritto all’esenzione sarebbe illegittimamente subordinato, nelle ipotesi non tipizzate, ad una “autorizzazione” preventiva della SIAE, alla quale risulterebbe quindi rimesso un potere discrezionale di riconoscere o meno l’an del diritto dell’esenzione medesimo, con conseguente vanificazione del criterio dettato in via generale per l’esenzione dall’art. 4, comma 1, dell’Allegato tecnico. La posizione rappresentata dai ricorrenti non è stata tuttavia condivisa dal TAR, che ha ritenuto erronea la ricostruzione del quadro normativo da cui le censure muovevano. Secondo il TAR, infatti, nella nuova normativa la SIAE non è assegnataria di alcun potere di esenzione, che è invece predeterminato dalla legge. Essa interviene solo ai limitati fini di individuare quale documentazione il soggetto interessato debba depositare, nelle ipotesi in cui l’esenzione non sia fra quelle tipizzate. In altre parole, mentre nel caso in cui si tratti dei dispositivi disciplinati dalle lettere da a) a d) dell’art. 2 del decreto, l’esenzione si applica ex ante senza necessità che la SIAE identifichi la documentazione da fornire a prova del ricorrere dell’esenzione, negli altri casi è necessario per quest’ultimo dare la prova effettiva che da un lato i dispositivi ed i supporti non sono messi a disposizione di utenti privati e che dall’altro lato essi siano manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie private. L’onere della prova ricade sul soggetto interessato, con la conseguenza che la preindividuazione della documentazione idonea in contraddittorio con la SIAE mira a facilitare l’assolvimento dell’onere stesso, ed in ogni caso ricade negli speciali poteri e funzioni di cui la SIAE è titolare ai sensi dell’art. 182bis legge sul diritto d’autore.

Conclusioni
La decisione del TAR valorizza le modifiche apportate dalla nuova disciplina al ruolo della SIAE che passa da soggetto concedente l’esenzione a soggetto preposto allo svolgimento di attività procedimentali connesse all’esenzione. È tuttavia interessante notare come il TAR abbia fatto riferimento all’art. 182bis legge autore, e conseguentemente ai poteri e alle funzioni speciali di vigilanza di cui la SIAE ancora fruisce, che sembrano un portato di un sistema risalente, in cui la SIAE era un ente pubblico economico con funzioni para-pubblicistiche, forse non più del tutto adeguato all’attuale configurazione del sistema del diritto d’autore in Italia. Va detto infatti che le collecting societies sono state chiaramente riconosciute come operatori dell’ordinamento privi di poteri e funzioni speciali, in quanto espressione di interessi specifici (quelli dei titolari di diritti d’autore e connessi) e come tali necessariamente soggette al principio di “parità delle armi” con gli altri soggetti interessati, fra cui anche gli utilizzatori finali e professionali. Inoltre, da tempo esiste in Italia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) a cui sono già attribuite competenze concorrenti e prevalenti rispetto a quelle riconosciute a SIAE, il cui ruolo potrebbe essere potenziato, considerata la sua posizione di maggiore terzietà.

Simona Lavagnini


PIRATERIA ONLINE: PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO IL TRIBUNALE DI MILANO IMPONE IL BLOCCO DEI SERVIZI ANCHE A UN FORNITORE DI CDN (Content Delivery Network).

07/10/2020

Con ordinanza del 5 ottobre 2020, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha per la prima volta ordinato ad un provider di cessare immediatamente, nella gestione del servizio di Content Delivery Network (CDN), la fornitura di tutti i servizi della società dell’informazione e/o di intermediazione – comunque qualificati/qualificabili – erogati a favore di servizi online che trasmettevano contenuti protetti senza autorizzazione.

 

L’ordinanza in commento ha confermato un provvedimento cautelare reso inaudita altera parte nel settembre 2019 nei confronti di alcuni provider coinvolti nella trasmissione di contenuti protetti attraverso servizi online. Il provvedimento ordinava agli intermediari resistenti la cessazione immediata della fornitura dei servizi di mere conduit e di hosting relativi ai servizi online, indipendentemente dal nome a dominio utilizzato o al numero di indirizzo IP, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 14 e ss. D. Lgs. n. 70/2003, attuazione della direttiva 2000/31/CE (meglio nota come Direttiva Ecommerce).

In particolare, ai sensi degli artt. 14, dedicato ai mere conduit (ovvero i soggetti che forniscono un accesso alla rete di comunicazione), e 16, dedicato agli hosting provider (ovvero prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio), l’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Lo stesso ordine può essere emesso, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 70/2003, nei confronti di prestatori di servizi di memorizzazione automatica, intermedia e temporanea (ovvero “caching” provider). Ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. n. 70/2003, fra l’altro, il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto.

Uno degli intermediari resistenti, fornitore di servizi cd. di CDN (Content Delivery Network), ossia di accelerazione nella trasmissione dei contenuti, si difendeva sollevando una serie di eccezioni, fra cui il difetto di giurisdizione e la propria carenza di legittimazione passiva. A questo proposito, affermava di non poter essere soggetto ad inibitoria, in quanto si sarebbe limitato a prestare servizi di memorizzazione transitoria dei dati consistenti nella ottimizzazione della fruizione di servizi web e di non aver manipolato, modificato o operato direttamente sui contenuti dei siti dei suoi clienti. Per tale ragione, il fornitore non avrebbe avuto la possibilità di intervenire sui server che ospitavano i contenuti non autorizzati. Con riferimento alla qualificazione delle proprie attività, il fornitore affermava che un servizio CDN non poteva essere qualificato come un servizio di “hosting”, essendo piuttosto un mix di “caching” e “mere conduit”.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto l’eccezione della resistente infondata, affermando che il servizio prestato dal provider, consentendo ai dati illecitamente trasmessi di transitare lungo la rete Internet tramite il servizio Content Delivery Network (CDN) senza essere in alcun modo memorizzati, configura comunque una condotta che contribuisce – anche mediante l’attività di conservazione temporanea di dati statici – a permettere a terzi l’azione illecita oggetto di procedimento. Il tribunale ha quindi chiarito che tutti gli operatori di servizi della società dell’informazione sono passivamente legittimati nei confronti di azioni inibitorie, del tutto a prescindere dal loro elemento soggettivo (che non è neppure indagato in questa sede), e anche dal loro ruolo.

Il Tribunale di Milano ha dunque pienamente confermato il decreto emesso inaudita altera parte anche nei confronti del provider di servizi di CDN, ordinando specificatamente a quest’ultimo di cessare in ogni caso ed immediatamente, la fornitura di tutti i servizi della società dell’informazione e/o di intermediazione – comunque qualificati/qualificabili – erogati a favore dei servizi online abusivi, indipendentemente dal nome a dominio o al numero di indirizzo IP da questi utilizzati.

Si tratta di una decisione innovativa, giunta all’esito di un giudizio cautelare durato oltre un anno, che ha visto totalmente accolte le domande proposte dal titolare dei diritti e dalla licenziataria esclusiva. Per la difesa delle parti ricorrenti era difatti indiscutibile che il fornitore di CDN dovesse essere destinatario del provvedimento di inibizione, come ogni altro fornitore di servizi della società dell’informazione, anche ove non rientrante nelle categorie – previste dalla direttiva Ecommerce – di fornitore di servizi di mere conduit, caching, hosting.

Peraltro, secondo la tesi delle parti ricorrenti, le attività del provider non potevano comunque rientrare nella definizione di “caching”, perché fra i servizi del fornitore erano inclusi anche attività di “memorizzazione” effettuata in modalità non transitoria, qualificabile quindi come attività di hosting.

In ogni caso, la qualificazione del provider (mere conduit, caching o hosting) non avrebbe in alcun modo modificato la sostanza dell’ordine che avrebbe dovuto essere pronunciato nei confronti dell’operatore, dal momento che – a prescindere dalla qualificazione del servizio reso dall’operatore stesso – questo deve interrompere le attività illecite non appena riceva l’ordine di cessazione da parte del giudice compente, e ciò sia sulla base della direttiva E-commerce n. 2000/31/CE che sulla base del D.lgs. 70/2003 e delle regole generali dell’ordinamento; anzi, la mancata ottemperanza all’ordine è fonte di responsabilità per l’operatore del servizio della società dell’informazione che rimanga inerte. Il provider aveva anche sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva sulla base della considerazione che la cessazione dei propri servizi non avrebbe potuto impedire del tutto la prestazione di questi ultimi, attraverso altre modalità: anche su questo punto il Tribunale ha ritenuto che l’argomento non potesse essere accolto, poiché ciò che rilevava era da un lato il coinvolgimento del provider nelle attività illecite, e dall’altro lato la circostanza che la cessazione dei servizi avrebbe comunque potuto produrre risultati utili per il titolare dei diritti, anche in termini di temporanea sospensione o di difficoltà di erogazione per il servizio online abusivo. Il Tribunale, sulla base delle evidenze fornite dalle parti ricorrenti, ha inoltre rilevato come la resistente, in diverse occasioni in Italia e all’estero, avesse effettivamente proceduto con il blocco dei servizi CDN in relazione a siti internet collegati ad illeciti autorali sulla base di ordini dell’autorità giudiziaria.

Margherita Stucchi


Il SEGNO “MESSI” E’ REGISTRABILE COME MARCHIO: LA FORTE SOMIGLIANZA CON IL MARCHIO ANTERIORE “MASSI” E L’IDENTITA’ DEI PRODOTTI NON GENERANO ALCUN RISCHIO DI CONFUSIONE SE IL MARCHIO SUCCESSIVO “MESSI” CONTIENE IL COGNOME DI UN PERSONAGGIO NOTORIO

30/09/2020

Con la sentenza del 17 settembre 2020, resa all’esito dei giudizi riuniti C-449/18 e C-474/18 (al momento disponibile in lingua francese e spagnola al link), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha respinto i ricorsi presentati dall’EUIPO e da una società spagnola avverso la pronuncia del Tribunale UE che autorizzava il calciatore Messi a registrare come marchio il proprio cognome.

 

L’antefatto.
Nel 2011 l’astro del calcio internazionale Lionel Messi depositava presso l’EUIPO domanda per la registrazione di un marchio misto contenente, nella sua parte denominativa, il proprio cognome MESSI, con riferimento a prodotti di abbigliamento, scarpe e articoli sportivi. La domanda, una volta pubblicata, era sottoposta ad opposizione da parte del titolare del marchio anteriore “MASSI”, anch’esso registrato per prodotti di abbigliamento e calzature sportive. L’opponente invocava la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni, vista l’elevata vicinanza fonetica e visiva e l’identità merceologica. Con decisione del 12 giugno 2013, l’EUIPO accoglieva l’opposizione e rigettava il marchio MESSI. La decisione era confermata in sede di ricorso avanti la Commissione dell’EUIPO. La vertenza veniva portata avanti al Tribunale dell’Unione Europea, che con sentenza del 26 aprile 2018 accoglieva il ricorso del calciatore e annullava la decisione dell’EUIPO ritenendo che la notorietà del calciatore neutralizzasse le somiglianze visive e fonetiche tra i segni e ne escludesse pertanto il rischio di confusione.
Proponevano ricorso avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sia l’EUIPO che la società titolare del marchio anteriore, contestando tra l’altro che il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione la notorietà di Messi per affermare la presenza di un rischio di confusione, anche alla luce di consolidata giurisprudenza comunitaria che afferma che per valutare se dalla somiglianza tra segni derivi un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori deve essere vagliata la notorietà del solo marchio anteriore, e che in ogni caso la notorietà deve riguardare il segno e non il suo titolare.

La decisione della Corte.
Con la sentenza in commento la CGUE, confermando la pronuncia del Tribunale, ha fatto proprie le motivazioni di quest’ultimo e nell’escludere qualsiasi rischio di confusione tra i marchi a confronto ha confermato la registrabilità del marchio MESSI.
Nell’iter argomentativo della sentenza, appare di particolare interesse il passaggio della pronuncia in cui i Giudici di Lussemburgo si soffermano sul tema principale invocato dai ricorrenti e dunque sulla rilevanza o meno, ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi, della notorietà del segno successivo e del suo titolare. Sul punto la Corte non contesta che – come sostenuto dai ricorrenti – la valutazione della reputazione del marchio anteriore sia di fondamentale importanza per la determinazione del rischio di confusione, trattandosi invero di un fattore imprescindibile. La Corte si spinge tuttavia oltre. Richiamando un precedente in termini (causa C-328/18, sentenza del 4 marzo 2020), la CGUE spiega che il giudizio di confusione tra marchi è un giudizio complesso, che deve tenere in considerazione una molteplicità di fattori ugualmente rilevanti. Tra questi è certamente rilevante la notorietà del marchio anteriore. Questo non esclude tuttavia che sia opportuno e in alcuni casi doveroso prendere in debita considerazione anche la notorietà del soggetto che chiede la registrazione del proprio nome come marchio, se ed in quanto tale reputazione possa effettivamente influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico dei consumatori.
Nel caso di specie, conclude la Corte, la reputazione in gran parte del territorio dell’UE del calciatore Messi è talmente alta (al punto da ritenerla come fatto “notorio”, vale a dire un fatto che può essere conosciuto da chiunque o di cui si può venire a conoscenza tramite fonti generalmente accessibili) da distinguere nettamente il marchio MESSI da quello anteriore sotto un profilo concettuale, con esclusione pertanto di ogni rischio di confusione.

Giorgio Rapaccini


EUIPO: LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “LANCIATORE DI FIORI” DI BANKSY È STATA DEPOSITATA IN MALAFEDE IN QUANTO IL TITOLARE INTENDEVA OTTENERE UN DIRITTO ESCLUSIVO PER “SCOPI DIVERSI DA QUELLI CHE RIENTRANO NELLE FUNZIONI DI UN MARCHIO“.

24/09/2020

La società Pest Control Office Limited di cui si dice che rappresenti il famoso ma ancora non identificato artista chiamato BANKSY ha depositato una domanda di registrazione per un marchio dell’UE, chiedendo la protezione per il “lanciatore di fiori”, l’opera più iconica dell’artista. È apparsa per la prima volta più di 15 anni fa come un graffito a Gerusalemme. La domanda di marchio è stata depositata nel febbraio 2014 e registrata nel settembre dello stesso anno. Graphic Colour Black Ltd., un produttore di cartoline postali che riprendono motivi di graffiti, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità. La divisione di annullamento dell’EUIPO ha dichiarato che il titolare aveva richiesto il marchio in malafede, in quanto lo scopo del deposito era “diverso da quelli che rientrano nella funzione di un marchio”.

 

La decisione dell’EUIPO è stata emessa nell’ambito di una procedura d’invalidità ai sensi dell’art. 59 del regolamento sul marchio dell’Unione Europea. La ricorrente, la società Graphic Colour Black Ltd, ha sostenuto che il titolare del marchio non aveva alcuna intenzione di utilizzarlo. Qualsiasi commercializzazione di prodotti, dopo la scadenza del periodo quinquennale, il cosiddetto grace period, avrebbe avuto l’unico scopo di eludere il requisito dell’uso effettivo. Il deposito sarebbe anche stato un tentativo di aggirare il limite di durata della protezione del diritto d’autore, offrendo il marchio una protezione potenzialmente eterna. Banksy, noto per la sua posizione critica verso il concetto di proprietà intellettuale, avrebbe incitato il pubblico a usare le sue opere e avrebbe rilasciato anche dichiarazioni pubbliche come la seguente “qualsiasi pubblicità in uno spazio pubblico che non ti dà la possibilità di scegliere se vederla o meno è tua. È vostra, potete prenderla, arrangiarla diversamente e riutilizzarla“.

Il titolare del marchio ha sostenuto che l’elemento della malafede non sarebbe stato provato e che l’artista non avrebbe mai autorizzato un uso commerciale dell’opera. Le dichiarazioni pubbliche di Banksy, comprese quelle che incitano a mancare di rispetto alla proprietà intellettuale altrui, non potrebbero essere di ostacolo per ottenere la protezione per un determinato segno, né potrebbero esse modificare in alcun modo la legge stessa. Inoltre, il diritto fondamentale della libertà di espressione richiederebbe che dichiarazioni pubbliche, anche quando critiche dei principi stabiliti a protezione della proprietà intellettuale, possano essere espresse senza doversi aspettare atti di ritorsione da parte di autorità pubbliche. Il regolamento sul marchio dell’Unione europea concede un periodo di grazia di cinque anni durante il quale il proprietario di un segno non avrebbe l’obbligo di decidere l’uso futuro del segno.

La divisione di annullamento dell’EUIPO ha osservato che non esiste una definizione del criterio della malafede. Sebbene l’aspetto rilevante nel tempo fosse il momento del deposito della domanda di marchio, anche gli aspetti precedenti e successivi potrebbero assumere rilevanza nella valutazione dell’intenzione del richiedente. L’EUIPO, dopo aver chiarito che gli scopi della società titolare del marchio non potrebbero essere separati da quelli dell’artista stesso, ha ritenuto che il deposito del marchio avrebbe potuto essere motivato dall’intenzione di aggirare eventuali problemi che l’artista avrebbe dovuto affrontare nell’esercitare eventuali diritti d’autore: l’anonimato dell’artista e la natura stessa delle opere di graffiti (che di solito non godono del consenso del titolare della rispettiva superficie). Inoltre, l’artista stesso aveva tollerato un uso diffuso, dichiarando apertamente che il diritto d’autore era “per i perdenti“.

La divisione di annullamento cita le considerazioni della Corte di giustizia nella decisione SKY vs Skykick (C-371/18): deve considerarsi malafede l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Tali elementi ricorrerebbero nel caso in esame: il tentativo di commercializzare prodotti in modo molto limitato ma comunque sufficiente per superare la soglia del requisito dell’uso effettivo mostrerebbe un atteggiamento incompatibile con le pratiche oneste.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale già sviluppato in precedenza che riguarda sia le opere ma anche più in generale la controversa figura dell’artista, giurisprudenza che anche alla luce dell’anonimato di Banksy, delle sue dichiarazioni e della natura stessa delle opere di graffiti, pone delle domande che toccano sia il diritto d’autore, sia il diritto dei marchi. La decisione non è definitiva e rimane da vedere come si articolerà in futuro il bilanciamento tra il sempre delicato tema dei limiti al cumulo dei vari diritti di proprietà industriale ed una definizione del criterio della “mala fede”.

Tankred Thiem