IL DIRITTO ALL’OBLIO DIGITALE: UNA TUTELA NON GLOBALE

12/11/2019

Con due pronunce del 24 settembre 2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce la portata del diritto all’oblio: i gestori dei motori di ricerca, nel prendere in considerazione una richiesta di deindicizzazione delle pagine web contenenti dati sensibili, sono chiamati ad operare un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente e diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet, non essendo inoltre obbligati ad applicare la deindicizzazione di tali contenuti su scala globale.

 

Le vicende

Le decisioni dei casi C-507/17, Google v. CNIL, e C-136/17, Google and Others v. CNIL, hanno interessato entrambe il motore di ricerca Google.

La prima sentenza (C-507/17) riguarda una multa del 2016 inflitta dall’autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) a Google, a seguito del suo rifiuto di deindicizzare un determinato contenuto da tutte le estensioni del dominio del suo motore di ricerca, limitandosi alle sole versioni relative agli Stati membri dell’UE. Google ha impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato francese, che ha deferito alla CGUE la questione relativa alla portata territoriale del diritto all’oblio.

Con la seconda decisione (C-136/17), la Corte, ancora una volta su richiesta del Consiglio di Stato francese, a seguito dell’appello di diversi soggetti avverso il rifiuto della CNIL ad agire contro Google per la rimozione di dati sensibili, è stata chiamata a pronunciarsi sulle condizioni in presenza delle quali i motori di ricerca debbano accogliere le richieste di deindicizzazione di pagine web contenenti dati sensibili.

Le decisioni della Corte

La Corte si è pronunciata stabilendo l’insussistenza di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione europea di effettuare una deindicizzazione su scala globale, limitandosi invece alle sole versioni del motore di ricerca riguardanti gli Stati membri dell’Unione.

È stata inoltre ulteriormente precisata la portata relativa del diritto all’oblio: a fronte del ricevimento di una richiesta di deindicizzazione di dati sensibili presenti su pagine web, occorrerà operare un bilanciamento con altri diritti fondamentali, quale appunto il diritto all’accessibilità dell’informazione da parte della collettività.

Gli antefatti

Il diritto all’oblio non è mai stato presentato come un diritto assoluto; affermato dalla stessa Corte nel 2014 con la storica decisione Google Spain, è stato poi precisato dal GDPR 2016/679, il regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali e privacy, che ha sottolineato come tale diritto debba essere bilanciato, applicando il principio di proporzionalità, con altri diritti fondamentali, prevedendo una limitazione del diritto alla cancellazione dei dati sensibili al fine di tutelare la libertà di espressione e di informazione.

La portata territoriale

La Corte ha puntualizzato come l’applicazione del diritto all’oblio non possa valicare i confini delimitati dalla territorialità della legge e della giurisdizione, pur ritenendo auspicabile il raggiungimento di un risultato di deindicizzazione globale, ad esempio attraverso meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali. Una simile soluzione risulta tuttavia difficilmente conseguibile, in considerazione del disarmonico riconoscimento e di una frammentaria applicazione del diritto all’oblio a livello mondiale.

L’esame delle richieste di de-indicizzazione

La normativa dell’Unione Europea non prevede un’automatica soddisfazione delle richieste di deindicizzazione. Infatti, il motore di ricerca che riceva una richiesta di deindicizzazione dovrà operare un bilanciamento tra i diritti del singolo richiedente e i diritti degli utenti digitali, ponderando fattori quali la natura dell’informazione in questione, la sua incidenza nella vita privata dell’individuo o il ruolo pubblico assunto da quest’ultimo, l’eventuale obsolescenza dell’informazione nonché la presenza di motivi d’interesse pubblici alla sua accessibilità.

Implicazioni

Entrambe le decisioni pongono la sfida della demarcazione di una linea di equilibrio tra la protezione del diritto alla privacy individuale e l’accesso alle informazioni e la libertà di espressione.

Se, da un lato, l’applicazione su scala globale del diritto all’oblio potrebbe portare ad ipotesi di limitazione della libertà di informazione, dall’altro il carattere transnazionale di Internet rischia di rendere di fatto inefficaci le misure nazionali o comunitarie volte a tutelare determinati diritti fondamentali.

Alessia Asaro e Luigi Goglia


CUBO DI RUBIK: CONFERMATO L’ANNULLAMENTO DEL MARCHIO COMUNITARIO

31/10/2019

Ennesimo capitolo giudiziario riguardante la forma del celebre “Cubo di Rubik”: con la recente decisione del 24 ottobre 2019 nella causa n. T-601/17, il Tribunale UE ha confermato che la forma del Cubo di Rubik non può essere registrata come marchio tridimensionale poiché gli elementi essenziali che lo caratterizzano sono necessari ad ottenere “il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione di tale prodotto”.

 

Le origini della vicenda

Nel 1999 la società britannica Seven Towns Ltd. ha ottenuto la registrazione della forma del Cubo di Rubik come marchio tridimensionale per la tipologia “puzzle tridimensionali” rientrante nella classe 28 dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, senza fornire alcun tipo di descrizione e senza rivendicare alcun colore particolare per il marchio.

Sette anni più tardi una società produttrice di giocattoli tedesca, la Simba Toys, presenta una domanda di nullità della predetta registrazione dinanzi all’EUIPO sostenendo che la capacità di rotazione del Cubo comportasse in realtà una soluzione ad un problema tecnico tutelabile mediante uno specifico brevetto e non attraverso un marchio (nello specifico vengono richiamati gli articoli 7 e 51 del Regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario).

La prima pronuncia del tribunale UE

Nel 2009, in seguito al rigetto della domanda di nullità, la Simba Toys ha depositato un ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione Europea volto all’annullamento della precedente decisione EUIPO.

Anche l’impugnazione è stata fermamente respinta con sentenza datata 25 novembre 2014: il Tribunale UE ha affermato, infatti, che la soluzione tecnica caratterizzante il Cubo non le impediva affatto di essere tutelata come marchio. In aggiunta lo stesso Tribunale nella sua pronuncia ha altresì sostenuto che la soluzione tecnica in questione non derivasse in realtà dalla forma bensì da un meccanismo invisibile insito nel cubo stesso.

La soluzione della CGUE e la nuova pronuncia EUIPO


Simba Toys ha quindi impugnato la decisione resa dal Tribunale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) la quale ha reso, in data 10 novembre 2016, una sentenza di annullamento, ribaltando completamente quanto statuito in precedenza. Sul punto la CGUE, nell’esaminare se la registrazione dovesse essere respinta per il motivo che la forma di cubo comportava una soluzione tecnica, ha rigettato le pronunce del Tribunale UE e dell’Ufficio Europeo rinviando nuovamente la decisione all’EUIPO stesso e affermando la necessità di considerare, ai fini della valutazione, non soltanto la mera rappresentazione del segno ma altresì gli elementi funzionali non visibili nella rappresentazione della forma, quali per esempio la capacità di rotazione dei singoli componenti di un puzzle tridimensionale

La questione è quindi tornata nuovamente in mano all’EUIPO, il quale ha constatato che la forma controversa del Cubo rivelava in sé tre elementi essenziali. Nello specifico, il riferimento era inteso alla forma globale del cubo, alle linee nere che lo delineano a livello geometrico e alla differente colorazione delle sei facce che lo compongono.
Sulla base di tale constatazione l’Ufficio Europeo ha ritenuto che ciascuna di esse, in quanto caratteristiche fondamentali, fosse indispensabile per raggiungere il risultato tecnico finale del Cubo ossia la presenza su ogni faccia, in seguito ad una serie di operazioni di rotazione in senso orizzontale e verticale, di un unico colore comune a tutti i nove quadrati. Sul punto, però, preso atto che il Regolamento comunitario n. 40/94 non permetteva affatto la registrazione di una forma le cui caratteristiche essenziali sono necessarie ad ottenere un risultato tecnico ben preciso, l’EUIPO ha inevitabilmente concluso per l’annullamento della registrazione del marchio controverso in quanto contraria alle norme comunitarie.

Alla luce di tale statuizione la Rubik’s Brand Ltd. (alla quale il marchio fu trasferito nel 2014) ha deciso di presentare ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

 La nuova decisione del Tribunale UE


Con la recente sentenza del 24 ottobre 2019, il Tribunale dell’Unione Europea ha sollevato in primis un vizio di valutazione nella pronuncia dell’EUIPO in quanto le diverse colorazioni delle sei facce che compongono il Cubo sono state erroneamente considerate come una caratteristica fondamentale. Ciò viene evidenziato alla luce di una duplice motivazione: in primo luogo, in fase di registrazione del marchio, non era mai stata enfatizzata una tale importanza in tema di varietà cromatica e inoltre, con una semplice analisi visiva della rappresentazione grafica di tale marchio non è possibile individuare la differenza di colorazione tra le diverse facce.

In aggiunta, nella sua pronuncia, il Tribunale UE si è poi allineato a quanto già affermato in precedenza dall’Ufficio Europeo, sottolineando come le linee di colore nero che ci si incrociano orizzontalmente e verticalmente dividendo ciascuna faccia del cubo in nove piccoli cubi di ugual dimensioni costituiscano un elemento fondamentale al fine di poter raggiungere il risultato tecnico previsto.
Tali suddivisioni permettono infatti di ruotare a piacimento le varie file di piccoli cubi grazie ad uno specifico meccanismo progettato all’interno del cubo stesso.

Da ultimo, Il Tribunale UE si è soffermato sulla seconda ulteriore caratteristica essenziale rappresentata dalla forma globale del Cubo di Rubik. A tal proposito la pronuncia ha chiaramente affermato come essa non possa essere altro che un “Cubo”, ossia un esaedro regolare, in quanto risulta indissociabile sia dalla struttura a griglia che dalla funzione rotatoria (orizzontale/verticale) delle file di quadrati che compongono il prodotto. Alla luce di ciò, i due elementi essenziali caratterizzano il Cubo di Rubik, correttamente qualificati anche dall’EUIPO, risultano estremamente necessari “per ottenere il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione di tale prodotto” di forma controversa. Dunque, per tale fondante ragione, non è possibile la registrazione di tale forma come marchio dell’Unione Europea.


REGISTRARE SUONI, MOVIMENTO, MULTIMEDIA E OLOGRAMMI COME MARCHI – AVVIATA LA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI PER ARRIVARE AD UNA PRASSI ARMONIZZATA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI VALIDITÀ

15/10/2019

Con la direttiva n. 2015/2436 l’Unione Europea ha fornito una cornice per la regolamentazione di nuovi tipi di marchi, rispondendo alla prassi sempre più diffusa di utilizzare nuove forme di comunicazione per il marketing. L’Italia ha implementato la direttiva con il d. lgs. 15/2019 con la quale è stato soppresso, fra l’altro, il requisito della rappresentazione grafica del marchio. Con la previsione della possibilità di registrare nuove forme di marchi si pongono una serie di domande ancora irrisolte, come, per esempio quella della distintività intrinseca ovvero della descrittività delle nuove forme di marchi. La consultazione rivolta a tutti gli interessati e diretta ad arrivare ad una prassi concordata ed armonizzata si concluderà entro la metà di novembre.

 

Nell’ambito comunitario, il regolamento attuativo n. 626/2018 del regolamento sul marchio dell’Unione Europea chiarisce che il marchio può essere rappresentato in “qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile”, purché possa essere riprodotto nel registro in modo “chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo”. Ciò deve consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare. Tuttavia, tali aspetti – noti anche come criteri Sieckmann – non sono (ancora) stati definiti in maniera precisa. Oltre all’applicazione di tali criteri ai nuovi tipi di marchi, la consultazione riguarda anche la questione relativa alle modalità di valutazione di eventuali discrepanze tra la rappresentazione e la descrizione del marchio oppure come deve avvenire l’esame delle rivendicazioni di priorità quando almeno uno dei marchi appartiene ad un nuovo tipo. La consultazione non si limita all’esame dei motivi di validità assoluti ma affronta anche l’esame dei motivi di invalidità relativi. Non sussiste, infatti, ancora una giurisprudenza consolidata in relazione alle modalità con cui deve essere condotto confronto tra due marchi di nuovo tipo o nel caso in cui uno dei marchi a confronto sia del nuovo tipo.

La consultazione, aperta sino al 14 novembre 2019, offre la possibilità di partecipare allo sviluppo di criteri condivisi. Considerando lo spazio sempre più affollato nel campo dei marchi tradizionali, la registrazione di nuovi tipi di marchi offre vantaggi importanti economici, come dimostra una recente analisi condotta dall’EUIPO in collaborazione con l’EPO.


LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IMPONE A FACEBOOK DI RIMUOVERE TUTTI I CONTENUTI ILLECITI IDENTICI ED EQUIVALENTI SU SCALA MONDIALE

08/10/2019

Con la recente decisione del 3 ottobre 2019 la Corte di Giustizia ribadisce l’obbligo di stay down, su scala mondiale, a carico degli hosting provider in relazione a tutti i contenuti “identici” ed “equivalenti” a quelli di un’informazione precedentemente dichiarata illecita.

 

La vicenda

La sig.ra Eva Glawischnig, deputata austriaca, ha chiesto che venisse ordinato a Facebook di cancellare un commento pubblicato da un utente sulla propria pagina personale, consultabile da ogni utente di Facebook, lesivo del suo onore nonché affermazioni identiche e/o dal contenuto equivalente.

Il contesto all’origine del rinvio pregiudiziale

La Corte suprema austriaca, chiamata a decidere sulla questione, ha chiesto in via pregiudiziale che la Corte di giustizia interpreti l’art. 15 della direttiva sul commercio elettronico (Direttiva n. 2000/31) che prevede il divieto di sorveglianza generale per i prestatori dei servizi. La Corte austriaca, in particolare, ha chiesto se l’articolo 15 osti in generale all’obbligo imposto a un hosting provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite ma anche altre informazioni identiche o equivalenti, a livello mondiale.

La soluzione della CGUE

La Corte di giustizia, con la sopra citata decisione, chiarisce che sebbene l’art 15, paragrafo 1, della Direttiva E-Commerce, vieti agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi di hosting un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, come emerge dal considerando 47 della direttiva, tale divieto non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici». Un caso specifico di tal genere può scaturire, come nel caso di specie, da un’informazione precisa, memorizzata dal prestatore di servizi interessato su richiesta di un determinato utente del suo social network, il cui contenuto sia stato analizzato e ritenuto illecito dal giudice dello Stato membro. È stato pertanto ritenuto legittimo che il giudice competente possa esigere dall’hosting provider di bloccare l’accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime. Lo stesso è stato riconosciuto in relazione ai contenuti equivalenti, purché contengano elementi specifici debitamente individuati, quali il nome della persona interessata, le circostanze in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito, tale da non dover costringere il prestatore di servizi di hosting interessato ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto.

Infine, la Corte di Giustizia chiarisce che occorre ricordare che l’articolo 18, paragrafo 1, della Direttiva n. 2000/31 non prevede a tal riguardo alcuna limitazione territoriale e quindi non osta a che i sopra menzionati provvedimenti ingiuntivi producano effetti a livello mondiale.


PARODY: THE UMPTEENTH “STRESS TEST” FOR THE PROTECTION OF RENOWNED BRANDS

04/10/2019

The Criminal Supreme Court held that the parodistic reproduction of well-known trademarks was legitimate given the unsuitability of the seized products to create confusion among the public as to their origin, since it did not consider integrated the offenses referred to in articles 473 and 474 of the Italian Criminal Code.

 

 

The history

The case concerns the marketing of “FAKE LAB” branded clothing in which famous brands are reproduced – ironically – without the (obvious) authorization of the rights holders. Following the seizure of products bearing said trademarks and the subsequent validation of the precautionary measure adopted for violation of Articles 473 and 474 of the Criminal Code, the question has reached the criminal section of the Supreme Court, which was faced with the tricky issue of “parodistic” reproduction of well-known trademarks.

Decision of the Court 

The Court held that the parodistic (i.e. artistic/descriptive) reproduction by “FAKE LAB” of third parties’ well-known mark was lawful, since the public would not be confused about the entrepreneurial origin of the goods in view of the unsuitability of the goods seized for confusion with the “originals”. According to the Court, the reproduction of the well-known mark of others is lawful whenever the mark is used with obvious ironic and parodistic purposes for the creation of new and original products (as in the case of “FAKE LAB”). Such forms of reproduction would be suitable to exclude the confusion between products and consequently the criminal offenses referred to in Articles 473 and 474 of the Criminal Code against the simple parodistic reproduction of well-known trademarks. This is because the primary function of the mark, i.e. the indication of origin, would not be affected (on the assumption that consumers would be able to understand that they were about to buy a parody of the original and not the original itself).

Contrasting decisions 

The decision of the Supreme Court, although made in criminal matters, is intended to rekindle the jurisprudential and doctrinal debate on the free use of trademarks for periodical/satirical purposes, especially in relation to well-known trademarks. The confirmation of the uncertainty in which the free parodistic uses of trademarks are found is given by the reading of the recent case law of the same Criminal Court of Cassation which, a few weeks before the decision in question, ruled oppositely in relation to the appeal of a items’ seizure bearing the trademark “FAKE LAB” (yes, the same trademark), considering – in contrast to the decision commented on here – that the offence under Article 474 of the Criminal Code existed (Court of Cassation, Penal Court Section II, 07.11.2018 no. 9347 in the on-line database DeJure). In said decision, the Court specified that the protection of Article 474 of the Criminal Code does not concern the determination of the individual purchaser in the purchase, but it concerns the public faith, i.e. the trust of citizens in the authenticity of the distinctive signs. It would have derived that, only in the case of gross forgery or if any danger of confusion on the part of the purchaser were totally excluded, the punishability of Article 474 of the Italian Criminal Code could have been excluded.

Parody of well-known trademarks in civil law and doctrine

The debate about the legitimacy of the periodistic/satirical use of well-known trademarks first arose in the civil path and has also recently been strengthened by some new regulations. The new EU trademark directive 2015/2436 (also mentioned by the Court of Cassation in the decision at stake) invites Member States to consider “artistic” uses of registered trademarks legitimate if their use complies with the principles of professional correctness and therefore cannot generate a danger of confusion about the entrepreneurial origin of the products (recital 27). This clarification is not yet present in the current Italian Industrial Property Code. In the absence of a normative provision, the doctrine and the jurisprudence have historically tried to make such uses fall within the legitimate ones according to the art. 21 c.p.i. (as creation of copyright). However, from the analysis of the cases submitted to the Italian Courts, it emerges that the object of the parody (as in the case of FAKE LAB) have always been well-known trademarks, i.e. trademarks protected not only against confusable uses but also against uses that could prejudice the image of the trademark or give an undue advantage to the abusive user. On this point, it is enough to recall the “AGIP/ACID” case in which the image of the famous six-legged dog was associated with the wording “ACID” on T-shirts. On that occasion, the Court of Milan (Trib. Milano 4.3.1999, in Giur. ann. dir. ind. 3987) held that, in order to determine the infringement, it should have been ascertained that the image of the notorious parodied mark had been damaged and not simply confused between the products (which, even in that case, had not been considered to exist). In the same sense, reference could be made to the decisions of the Court of Rome in the “GAMBERO ROSSO/GAMBERO ROZZO” case (Trib. Roma, 4.2.2010, in Giur. ann. dir. 2010 p. 198) or of the Court of Turin “DIESEL/PORCO DIESEL” (Trib. Torino, 9.3.2006, in Giur. ann. dir. 2007 p. 149) in which, although excluding counterfeiting, the periodical mark was considered to be detrimental to the image of the parodied mark because it was well known. Recently, the Court of Milan, in the “LOUIS VUITTON/GOLDEN BOYS” case (Trib. Milano, 14.9.2012, in the online database Darts.ip), clarified that renowned trademarks carry not only a message of entrepreneurial origin of the marked products but also a further message, namely the promise of a status, a philosophy, a luxury from which the bearer benefits. According to the Court of First Instance, this message must also be protected against periodical uses that may undermine the exclusivity of the renowned trademark by giving an unfair advantage to the sign of the parodying subject.

Parody in copyright

In this context, the typical defense of infringers is represented by the assertion that the parody of the well-known mark is lawful also based on the provisions of copyright as an “original” creation affixed in a decorative sense and not as a trademark to the product. This statement is based on the creative elaboration of a protected work (art. 4 l.a.) or in the exemption of the purpose of criticism (art. 70 l.a.) and in the freedom of expression constitutionally guaranteed under art. 21 Cost. The Italian jurisprudence (Trib. Milano 1.2.2001, in AIDA 2001 pag. 659 and Trib. Milano 13.9.2004, in AIDA 2005, pag. 551) has on several occasions considered the parody legitimate if it can be a conceptual reversal of the original work so as to prevent any assimilation to the work of derivation, or if the parody – while inspired by the original work – transforms it to such an extent as to make it creative and with a new expressive meaning. In the absence of these elements, we would not be faced with a lawful periodical use of a work but with a trivial counterfeiting, able not only to damage the economic exploitation rights of the author but also (in some cases) his moral rights.

Parody and other public interests

With regard to the infringement of the author’s moral rights or of the entrepreneur’s commercial image on the market, further consideration should be given to whether the parody, even if it is lawful on the basis of what has been discussed, is not capable of damaging the interests of third parties or whether it may be contrary to public morals. In some circumstances, in fact, parody can go beyond the boundaries of public morals, resulting in swearing, blasphemy and images contrary to any morals and capable of damaging (in case) the image of others. Just think of the aforementioned judicial case “DIESEL/PORCO DIESEL” or the proliferation of social pages dedicated to parody and satire that can be considered, in most cases, contrary to public morality (think of www.instagram.com/welcometofavelas__/?hl=it). In these cases, we can only classify the parody trademark as radically illegitimate also because it is contrary to public morality.

Conclusion

The judgment of the Court of Cassation commented does not seem to be able to put an end to the debate on the parody of the use of the trademark of others, which remains a particularly insidious terrain, in the light of the existing jurisprudential contrasts and the many issues that must be analyzed in order to assess the circumstances of the case. On the other hand, it is clear that the trend of periodical use of the trademark is constantly growing and that soon our Court will be called to a new “stress test” on the resistance of renowned trademarks against their use in parodied form. We do not yet know what the counter-promotions studied by the owners of well-known brands in court will be; from a commercial point of view, an interesting orientation seems to be emerging, according to which the owners of the brands themselves produce parodied versions , as can be seen in the recent use of the ADIDAS brand by the German fashion house:

https://www.adidas.ch/it/t-shirt-shmoo/EC7373.html