L’ECCEZIONE FRAND VERRÀ DISCUSSA NUOVAMENTE DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA: IL TRIBUNALE DI DÜSSELDORF RIMETTE ALCUNE DELLE QUESTIONI PIÙ DIBATTUTE IN CAMPO BREVETTUALE AI GIUDICI DI LUSSEMBURGO

09/12/2020

Nel procedimento che Nokia Technologies Oy ha promosso contro Daimler AG per violazione della parte tedesca di un brevetto europeo, il Tribunale di Düsseldorf (Germania) ha annunciato la scorsa settimana che non avrebbe emesso una ingiunzione contro Daimler. Il Tribunale si è invece rivolto alla Corte di Giustizia proponendo una serie di domande che riguardano l’ambito di applicazione della cosiddetta eccezione FRAND: il brevetto riguarda un metodo per l’invio di dati in un sistema di telecomunicazione, essendo il brevetto essenziale per lo standard LTE (4G). La battaglia tra la Nokia (ed altri proprietari di brevetti essenziali per lo standard) contro la Daimler ha già visto diverse decisioni dei tribunali di Mannheim e Monaco di Baviera che hanno escluso il rinvio alla Corte di Giustizia.

 

La controversia che interessa coloro che si occupano di brevetti riguarda la porzione tedesca del brevetto EP 2 087 629 B1. Il suo titolare, la società Nokia Technologies Oy ha richiesto una ingiunzione nei confronti della casa automobilistica Daimler AG. Il brevetto in parola è essenziale per lo standard LTE (4G) che prevede l’utilizzo di moduli abilitati LTE di vari fornitori, che vengono installati nelle macchine della casa Daimler. Questi moduli consentono servizi come lo streaming di musica o gli aggiornamenti via etere. Già nel settembre 2014, il predecessore dell’attrice aveva dichiarato di ritenere il proprio brevetto essenziale per lo standard LTE ed aveva rilasciato una dichiarazione FRAND, impegnandosi a concedere licenze a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tuttavia, non solo la convenuta Daimler ma anche molti altri dei suoi fornitori avevano finora utilizzato lo standard (e quindi anche il brevetto in parola) senza aver ottenuto una licenza. Nel procedimento davanti al Tribunale di Düsseldorf, la convenuta Daimler sottolinea che, sulla base delle regole del mercato interno dell’UE e della dichiarazione FRAND del settembre 2014, l’attrice debba concedere una licenza ad ogni operatore che la richiede. Per quanto riguarda la portata, la licenza dovrebbe essere illimitata per tutti i tipi di utilizzo che lo standard permette. La procedura standard nell’industria automobilistica prevedrebbe che i fornitori debbano attivarsi per ottenere delle licenze. Un aspetto centrale della controversia tra Nokia e Daimler è, infatti, la concessione di licenze in articolate catene di fornitura, composte di vari livelli. Va sottolineato che sussistono prassi diverse a seconda dei settori: nel settore delle comunicazioni mobili, le licenze vengono tradizionalmente negoziate a livello del produttore del prodotto finale. Nell’industria automobilistica, invece, le licenze vengono tradizionalmente concesse ai fornitori, portando all’esaurimento dei diritti di licenza a valle lungo la catena di fornitura. Al contrario, l’attrice Nokia argomenta che la scelta del fornitore all’interno di una catena commerciale al quale concedere una licenza spetti unicamente ad essa stessa, in quanto titolare del brevetto essenziale per lo standard.
Il Tribunale non ha rigettato l’argomentazione della convenuta Daimler e ha sollevato la questione se l’iniziativa di Nokia possa considerarsi un abuso di una posizione dominante. Le domande sottoposte alla Corte di Giustizia appartengono a due macro-tematiche. La prima riguarda la questione se sussiste un obbligo del titolare di un brevetto essenziale per uno standard di concedere in via prioritaria licenze ai fornitori. La seconda concerne specificazioni degli incombenti formulati nella sentenza del 16 luglio 2015 della Corte di Giustizia nel procedimento Huawei ./. ZTE (C-170/13).
In merito all’eventuale obbligo di concedere licenze, in via prioritaria, ai fornitori (intesi come soggetti a monte nella catena commerciale), il Tribunale ha specificato la domanda come segue: può una società che nella catena commerciale si trovi a valle, invocare l’abuso di posizione dominante nel senso dell’art. 102 TFUE se il titolare del brevetto ha rifiutato di concedere una licenza ai fornitori che si trovano a monte nella catena commerciale?

Il Tribunale di Düsseldorf – forse avendo in mente quale fattore potrebbe essere decisivo per la risposta – ha poi formulato un’ulteriore domanda: è di rilevanza per la risposta la sussistenza di una prassi commerciale – nel settore del prodotto finale – secondo cui è il fornitore ad attivarsi per ottenere le licenze eventualmente necessarie per le componenti oggetti di fornitura? Sussiste tale priorità di concedere una licenza ai fornitori di ogni livello della catena commerciale o soltanto nei confronti dell’ultimo fornitore? È decisiva anche in questo caso la prassi del commercio?
Anche in quest’ultimo caso la formulazione delle domande lascia intendere una chiara tendenza del Tribunale tedesco.

Per quanto riguarda la seconda macro-tematica, il Tribunale di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di Giustizia anche questioni più generali relative alla difesa di FRAND: in primo luogo, il Tribunale di Düsseldorf chiede se gli incombenti previsti dalla sentenza nel procedimento Huawei ./. ZTE per entrambe le parti possono essere adempiuti anche dopo l’istaurazione di un procedimento giudiziale. In secondo luogo, il Tribunale chiede quali siano i presupposti per poter qualificare una proposta come sufficiente da chi ha intenzione di utilizzare un brevetto essenziale per uno standard nell’ambito del meccanismo della decisione citata.

La decisione del Tribunale di Düsseldorf di formulare una domanda di rinvio alla Corte di Giustizia da un lato alimenta la speranza di ottenere in futuro una maggiore chiarezza ed omogeneità di applicazione. Tuttavia, in vista dei procedimenti già in corso e/o instaurati prima dell’emanazione di una decisione definitiva, la sola pendenza del giudizio di fronte alla Corte di Giustizia comporta il rischio di ulteriori decisioni di sospensione, ragione per la quale non si può che sperare in una celere definizione definitiva.

Tankred Thiem


DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE PER ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI EXTRA SEE: LA CGUE RICONOSCE IL DIRITTO ALL’EQUO COMPENSO

27/11/2020

Con decisione dell’8 settembre 2020 nella causa C-265/19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 8 Direttiva 2006/115/CE relativamente al diritto di noleggio, prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in favore degli artisti interpreti ed esecutori delle opere fissate in fonogrammi e comunicate al pubblico dalle case produttrici. In particolare la Corte ha precisato che la provenienza territoriale dell’avente diritto non può costituire una scriminante rispetto al sorgere del diritto ad ottenere l’equo compenso previsto dalla direttiva in favore di artisti interpreti esecutori a fronte della radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico delle opere musicali protette all’interno del territorio dell’Unione.

 

La vicenda
La vicenda che è approdata sino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea origina da una controversia sorta tra due società irlandesi di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi in relazione all’esigibilità del diritto all’equo compenso da parte di artisti interpreti ed esecutori provenienti da stati extra SEE (in particolare Stati Uniti d’America) a fronte della radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico delle opere musicali protette all’interno del territorio irlandese.
Nel dettaglio la Recorded Artists Actors Performers Ltd (“RAAP”) – che gestisce i diritti degli artisti interpreti ed esecutori in Irlanda – e la Phonographic Performance (Ireland) Ltd (“PPI”) – che gestisce i diritti dei produttori di fonogrammi in Irlanda – stipulavano un contratto per regolare le modalità di suddivisione dei diritti all’equo compenso esigibili dagli associati di RAAP a fronte dello sfruttamento delle opere protette da parte deli associati di PPI.
Sorgeva tuttavia una controversia in merito all’esigibilità di tali diritti da parte di soggetti provenienti da stati extra UE poiché, a detta della collecting dei produttori fonografici PPI, la legislazione nazionale irlandese in materia di diritto d’autore e diritti connessi renderebbe esigibile il diritto all’equo compenso solo in favore di un cittadino irlandese ovvero proveniente o domiciliato in uno stato dello spazio economico europeo (SEE) ovvero, infine, di un paese inserito nell’elenco degli stati con condizioni di reciprocità. Al contrario la collecting degli artisti interpreti ed esecutori RAAP riteneva che anche soggetti provenienti da territori extra SEE (come ad esempio Stati Uniti d’America) avrebbero maturato i diritti derivanti dall’equo compenso per lo sfruttamento delle opere protette poiché nel diritto dell’Unione (né in alcun trattato internazionale sottoscritto dall’Irlanda) vi sarebbe alcuna limitazione rispetto all’origine territoriale degli artisti interpreti ed esecutori.

La decisione della Corte
In prima battuta la Corte ha precisato che la definizione di “artisti interpreti o esecutori” contenuta all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretata in modo uniforme in tutta l’Unione in assenza di rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda la portata di tale definizione. Considerato che tale disposizione non precisa espressamente se i termini “artisti interpreti o esecutori” facciano riferimento ai soli artisti interpreti o esecutori che abbiano la cittadinanza di uno Stato nel cui territorio tale direttiva si applica, o se si riferiscano parimenti agli artisti interpreti o esecutori che abbiano la cittadinanza di un altro Stato, deve ritenersi esclusa qualsiasi limitazione di provenienza territoriale.
Il diritto all’equo compenso è infatti, secondo la Corte, un diritto di natura compensativa il cui fattore causale è la comunicazione al pubblico dell’interpretazione o dell’esecuzione dell’opera fissata su un fonogramma pubblicato a fini commerciali. Ne deriva che ciascuno stato membro dell’Unione dovrebbe garantire, da un lato, che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico e, dall’altro, che detta remunerazione sia suddivisa tra l’artista interprete o esecutore e il produttore del fonogramma.

Nessuna limitazione di provenienza territoriale del soggetto che può esigere detto compenso è quindi prevista.
Tale conclusione sarebbe inoltre confermata dai trattati internazionali sottoscritti dagli stati europei tra cui la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 in relazione alla protezione degli artisti interpreti o esecutori secondo cui ogni artista interprete o esecutore cittadino di uno Stato contraente di tale Convenzione deve beneficiare del trattamento nazionale accordato dagli altri Stati contraenti ai propri cittadini qualora l’esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma della Convenzione stessa.
A detta della Corte il diritto a una remunerazione equa e unica, riconosciuto dall’articolo 8 direttiva 2006/115, non può essere riservato dal legislatore nazionale ai soli cittadini degli Stati membri del SEE, con conseguente disapplicazione di qualsiasi normativa nazionale (nel caso di specie quella irlandese) che contrasti con tale definizione armonizzata.

Alessandro Bura


CORTE DI GIUSTIZIA UE: LA TRASMISSIONE DI UNA COPIA DI UNA FOTOGRAFIA NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO TRA PRIVATI NON COSTITUISCE UNA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

11/11/2020

Con sentenza del 28 ottobre 2020 la Corte di Giustizia si è pronunciata nell’ambito di una controversia (Causa C- 637/19) riguardante l’utilizzabilità di un’opera protetta dal diritto d’autore come elemento di prova all’interno di un procedimento giudiziario tra soggetti privati. La Corte, bilanciando il diritto d’autore con il diritto ad un ricorso effettivo garantito dalla Carta dei diritti fondamentali, ha sottolineato che il criterio della comunicazione “pubblica” non ricorre nell’ipotesi di un tale utilizzo in ambito giurisdizionale per fini difensivi.

 

Il fatto e il giudizio di primo grado:
Il caso qui richiamato riguarda due persone fisiche residenti in Svezia, entrambe gestori di un proprio sito internet. Nell’ambito del procedimento principale originariamente instaurato innanzi al giudice civile svedese, il convenuto era stato chiamato a rispondere della violazione del diritto d’autore del ricorrente su una fotografia: la trasmissione, al giudice adito in quel contesto, della copia della pagina di un testo estratto dal sito internet del ricorrente e contenente una fotografia sarebbe qualificabile come comunicazione al pubblico non autorizzata.
La trasmissione di tale contenuto, avvenuta mediante posta elettronica, era funzionale al suo utilizzo come elemento di prova nell’ambito del giudizio. Il ricorrente aveva contestato tale condotta, rivendicando la titolarità del proprio diritto d’autore sulla fotografia in questione, richiedendo la condanna al risarcimento dei danni per contraffazione del diritto d’autore e contestando anche la violazione della speciale normativa conferita alle fotografie dal diritto d’autore svedese. Sul punto, poiché la fotografia in questione era stata trasmessa ad un organo giurisdizionale come atto processuale, il giudice di primo grado aveva dapprima constatato che chiunque potesse richiederne la sua comunicazione. Il giudice aveva altresì qualificato l’azione posta in essere dal convenuto come una vera e propria “distribuzione al pubblico” di tale fotografia ai sensi del diritto svedese. In conclusione, quest’ultimo aveva però respinto la domanda del ricorrente, giudicando non provato il danno subito.

Le incertezze nel giudizio di appello:
A fronte di tale pronuncia, il ricorrente aveva interposto appello innanzi alla Corte d’Appello di Stoccolma. In questa sede venivano sollevati molteplici dubbi in merito alla corretta interpretazione, nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, delle nozioni di “comunicazione al pubblico” e “distribuzione al pubblico” nello specifico caso di trasmissione di un’opera protetta dal diritto d’autore ad un organo giurisdizionale. La questione di principale rilevanza riguardava la possibilità di poter considerare un organo giurisdizionale quale rientrante, a tutti gli effetti, nella nozione di “pubblico” ai sensi della direttiva 2001/29 e se il termine “pubblico” avesse lo stesso significato ai fini dell’applicazione dell’art. 3, paragrafo 1 [1] e dell’art. 4, paragrafo 1 [2] di tale direttiva. La Corte d’Appello svedese ha rinviato le questioni alla Corte di Giustizia.

La decisione della CGUE:
La Corte di Giustizia ha sottolineato come la nozione di “comunicazione al pubblico” sia caratterizzata da un duplice elemento. Il primo elemento, ovvero la comunicazione, intesa come “qualsiasi atto con il quale un utilizzatore dia accesso a opere protette, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento” ricorre nel caso in esame, dove si è verificata la trasmissione di un’opera protetta ad un organo giurisdizionale mediante posta elettronica.
Lo stesso non può dirsi per il secondo elemento che richiede che le opere protette siano effettivamente comunicate alla c.d. “gente in generale”, ossia ad un numero indeterminato di destinatari, un numero di persone piuttosto considerevole nel loro ammontare: la comunicazione era destinata ad un gruppo definito e limitato di professionisti che esercitano le loro funzioni per soddisfare un interesse di carattere pubblico. Non si tratterebbe, pertanto, di una comunicazione ad un pubblico generalizzato ed indefinito bensì ad individui ben determinati. In tale contesto, le regole nazionali che permettono l’accesso ai documenti pubblici sono senza rilievo in quanto tale accesso non viene concesso dall’utilizzatore che ha trasmesso l’opera all’organo giurisdizionale, bensì da quest’ultima ai singoli che ne fanno domanda.
La Corte ha altresì sottolineato che tale interpretazione permette di garantire, nell’ambito digitale ed elettronico, un giusto equilibrio tra l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e la protezione degli interessi di tutti coloro che utilizzano materiali protetti. In conclusione, pertanto, la Corte di Giustizia UE ha escluso che la trasmissione per via elettronica ad un organo giurisdizionale di un’opera protetta come elemento di prova in un procedimento giudiziario tra privati possa essere annoverata all’interno della nozione di “comunicazione al pubblico”, considerando anche il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo dinanzi ad un Giudice garantito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

[1] L’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva 2001/29 testualmente afferma che “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.
[2] L’art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2001/29 testualmente afferma che “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo”.

Paolo Rovera


PUBBLICATA LA PRASSI COMUNE “USE OF A TRADEMARK IN A FORM DIFFERING FROM THE ONE REGISTERED” REDATTA DALL’EUIPN

06/11/2020

In data 15 ottobre 2020, gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati Membri dell’Unione Europea hanno pubblicato la Prassi Comune relativa all’uso dei marchi in forma diversa da quella in cui sono stati registrati redatta dall’European Union Intellectual Property Network (EUIPN).

 

La problematica
La problematica riguardante l’uso dei marchi in forma diversa da quella registrata è rilevante con riguardo soprattutto all’istituto della decadenza per non uso del marchio d’impresa. La normativa nazionale (artt. 24 e 26 CPI) ed europea (artt. 18 e 54 Regolamento EU 2017/1001), infatti, sanziona con la decadenza un marchio quando esso non venga utilizzato dal titolare in maniera effettiva nei 5 anni successivi la registrazione ovvero nel caso in cui l’uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La normativa appena citata, d’altronde, prevede che sia considerato rilevante l’uso del marchio in forma modificata o differente da quella registrata salvo che non venga alterato il carattere distintivo così come registrato.
La Prassi Comune interviene su tale aspetto e si prefigge lo scopo di fornire indicazioni utili ai fini di valutare se l’uso del marchio in forma modificata ne alteri il carattere distintivo provocando come conseguenza l’irrilevanza del suo uso ai fini della decadenza. L’importanza di tale pubblicazione è dovuta dal fatto che sovente che nella prassi aziendale vengono apportate nel tempo modifiche, revisioni o attualizzazioni ai marchi registrati.
La Prassi Comune
Il testo pubblicato è il risultato di un processo di consultazione degli uffici della proprietà intellettuale nazionali dell’UE, l’EUIPO e i partner internazionali che è iniziato nell’ottobre 2017 e, come anticipato, ha l’obiettivo di individuare una serie di principi e canoni omogenei per valutare quando le modifiche di un segno comportino l’alterazione del carattere distintivo del marchio effettivamente registrato. In particolare, la Prassi Comune valuta l’impatto che le addizioni, omissioni e modifiche delle caratteristiche hanno sul carattere distintivo di un marchio denominativo, figurativo o misto.
L’EUIPN individua due passaggi fondamentali per effettuare tale valutazione. In primo luogo, occorre considerare il marchio registrato con riferimento ai suoi elementi distintivi e dominanti dal punto di vista visivo al fine di determinare quali di essi contribuiscano al carattere distintivo del segno in questione. In secondo luogo, una volta identificati tali elementi, è necessario stabilire se tali elementi sussistano nell’uso del segno che viene fatto in concreto attraverso il confronto diretto trai due segni e valutando in concreto sia le differenze sia l’effetto che le stesse hanno sul marchio originario.
Al fine di permettere una più facile comprensione, l’Ufficio procede con l’elencazione di alcuni esempi, trai quali:
La problematica
La problematica riguardante l’uso dei marchi in forma diversa da quella registrata è rilevante con riguardo soprattutto all’istituto della decadenza per non uso del marchio d’impresa. La normativa nazionale (artt. 24 e 26 CPI) ed europea (artt. 18 e 54 Regolamento EU 2017/1001), infatti, sanziona con la decadenza un marchio quando esso non venga utilizzato dal titolare in maniera effettiva nei 5 anni successivi la registrazione ovvero nel caso in cui l’uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La normativa appena citata, d’altronde, prevede che sia considerato rilevante l’uso del marchio in forma modificata o differente da quella registrata salvo che non venga alterato il carattere distintivo così come registrato.
La Prassi Comune interviene su tale aspetto e si prefigge lo scopo di fornire indicazioni utili ai fini di valutare se l’uso del marchio in forma modificata ne alteri il carattere distintivo provocando come conseguenza l’irrilevanza del suo uso ai fini della decadenza. L’importanza di tale pubblicazione è dovuta dal fatto che sovente che nella prassi aziendale vengono apportate nel tempo modifiche, revisioni o attualizzazioni ai marchi registrati.
La Prassi Comune
Il testo pubblicato è il risultato di un processo di consultazione degli uffici della proprietà intellettuale nazionali dell’UE, l’EUIPO e i partner internazionali che è iniziato nell’ottobre 2017 e, come anticipato, ha l’obiettivo di individuare una serie di principi e canoni omogenei per valutare quando le modifiche di un segno comportino l’alterazione del carattere distintivo del marchio effettivamente registrato. In particolare, la Prassi Comune valuta l’impatto che le addizioni, omissioni e modifiche delle caratteristiche hanno sul carattere distintivo di un marchio denominativo, figurativo o misto.
L’EUIPN individua due passaggi fondamentali per effettuare tale valutazione. In primo luogo, occorre considerare il marchio registrato con riferimento ai suoi elementi distintivi e dominanti dal punto di vista visivo al fine di determinare quali di essi contribuiscano al carattere distintivo del segno in questione. In secondo luogo, una volta identificati tali elementi, è necessario stabilire se tali elementi sussistano nell’uso del segno che viene fatto in concreto attraverso il confronto diretto trai due segni e valutando in concreto sia le differenze sia l’effetto che le stesse hanno sul marchio originario.
Al fine di permettere una più facile comprensione, l’Ufficio procede con l’elencazione di alcuni esempi, trai quali:

In questo primo caso, l’Ufficio sostiene che l’elemento figurativo aggiunto non interagisce con il marchio così come registrato e viene percepito dal pubblico indipendentemente dal segno utilizzato. Per questo motivo l’introduzione della parte figurativa (il pesce) non incide sul carattere distintivo del segno, che rimane inalterato.

Nel secondo esempio, invece, al marchio registrato viene aggiunto un secondo elemento figurativo che a parere dell’Ufficio ne altera il carattere distintivo. In particolare, l’aggiunta del secondo elemento figurativo comporta la creazione di un nuovo concetto (il pesce grande mangia il pesce piccolo).
Per quanto riguarda l’applicazione della Prassi Comune nei giudizi amministrativi, ciascun Stato Membro ha indicato sia la data di implementazione sia a quali procedimenti verrà applicata. Per quanto riguarda l’Italia, la Prassi Comune diverrà applicabile solamente nei procedimenti instaurati successivamente al 15 gennaio 2021. Sono di conseguenza esclusi tutti i procedimenti che seppur pendenti, siano stati introdotti precedentemente a tale data.
Conclusioni
Nonostante la valutazione circa l’uso effettivo di un marchio sia da considerare concretamente caso per caso, riteniamo che la Prassi Comune costituisca un’utile guida in grado di agevolare e omogenizzare le sia decisioni degli uffici della proprietà intellettuale nazionali, nonché dei singoli Tribunali.
Il testo completo della Prassi Comune è consultabile al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf

Paolo Passadori


PRODUCT PLACEMENT NEL VIDEOCLIP MUSICALE DI ROVAZZI: CONCLUSI I PROCEDIMENTI AVVIATI DALL’AGCM CON IMPEGNI OBBLIGATORI DEI PROFESSIONISTI

05/11/2020

Con due provvedimenti pubblicati il 2 novembre 2020, l’Antitrust ha concluso i procedimenti avviati, fra l’altro, nei confronti di LG, WINDTRE e Fabio Rovazzi, che riguardavano l’inserimento di brand commerciali nel videoclip della canzone “Senza Pensieri” in modalità non trasparente. L’artista e gli operatori coinvolti hanno presentato specifici impegni che l’Autorità ha ritenuto idonei a sanare i possibili profili di illegittimità.

 

L’avvio del procedimento
Ad inizio 2020 venivano avviati, su segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori, due separati procedimenti istruttori (PS11603 relativo a LG e PS11604 relativo a Wind) entrambi riguardanti una potenziale fattispecie di pubblicità occulta a seguito della presenza dei marchi WindTre e LG all’interno del videoclip del brano “Senza Pensieri” del cantante Fabio Rovazzi, reso disponibile dal 1° Agosto 2019 sul canale “YouTube” del cantante e rinvenibile su internet e sulle reti televisive.
In particolare, il segnalante contestava che le modalità utilizzate per evidenziare l’inserimento di marchi a fini promozionali potevano risultare inadeguate a rendere manifesta l’esistenza di un rapporto di committenza con i marchi mostrati nel video, al fine di garantire al consumatore dell’opera un adeguato spirito critico, con possibile violazione ex artt. 20 c. 2, 22 c. 2 e 23 c. 1 lett. m) del Codice del Consumo. Le avvertenze utilizzate, ovvero “Sponsor Adv WindTre&LG”, erano infatti esterne al video e di consultazione eventuale, visibili solo cliccando sulla scritta “Mostra Altro”, posta nella parte testuale sottostante al video, insieme ad altre numerose informazioni. L’Autorità peraltro accertava che la suddetta dicitura sarebbe stata inserita nella descrizione del video di YouTube soltanto in data 6 Novembre 2019, alcuni mesi dopo la pubblicazione.
Nel corso dell’attività istruttoria, l’artista riferiva che una modifica del video volta ad inserire nuove scritte e avvertenze all’interno dello stesso avrebbe richiesto il caricamento di una nuova versione del video sul canale “YouTube”, con eliminazione della versione precedente del video, con conseguente perdita di tutte le visualizzazioni conteggiate e danno economico per il professionista.

Gli impegni dei professionisti coinvolti
Fabio Rovazzi e gli altri professionisti coinvolti (fra cui anche la casa discografica Universal, le case di produzione Bmovie Italia e 9.99 Films e l’agenzia di marketing Evolution People) hanno presentato ad AGCM specifici impegni per eliminare le violazioni contestate in relazione al videoclip oggetto di istruttoria ed evitare future situazioni simili.
In particolare, Fabio Rovazzi si è impegnato ad utilizzare lo strumento messo a disposizione da YouTube denominato “Posizionamenti e approvazioni di prodotti a pagamento”, che non comporta il ricaricamento del videoclip sulla piattaforma ma fa comparire in sovraimpressione per 16 secondi all’inizio del video la scritta “include promozioni a pagamento”. Questa modifica è ora già visibile sul videoclip della canzone.
Ancora, nell’ipotesi di richiesta del video da parte di emittenti televisive, Fabio Rovazzi si è impegnato a consegnare l’opera contenente titoli di coda finali, con le specifiche avvertenze della presenza di product placement ed esplicita menzione dei partner commerciali. Inoltre, il cantante consegnerà il videoclip con le suddette avvertenze anche ad Universal Music Italia S.r.l., società licenziataria dei diritti della predetta opera.
In relazione ai videoclip di futura diffusione, Fabio Rovazzi si è anche impegnato ad inserire nei titoli di coda del videoclip specifiche avvertenze relative alla presenza di product placement, con esplicita indicazione dei marchi e dei brand presenti.
Infine, con riguardo alle future comunicazioni a mezzo social, l’artista si è impegnato ad inserire, secondo quanto indicato dall’Autorità nei propri procedimenti, hashtag quali #pubblicità, #sponsorizzato, #adversiting, #adv.
L’operatore LG, invece, si è impegnato ad inviare una comunicazione ai soggetti apicali della società per sollecitare il rispetto alla normativa ed evitare, nei rapporti con gli influencer, fattispecie di pubblicità occulta, adottando un codice di autoregolamentazione relativo al product placement, e modificando i propri contratti per rafforzare gli obblighi a carico degli influencer relativamente al rispetto delle norme del codice di condotta.
L’operatore WindTre si è impegnato, per i nuovi contratti che verranno sottoscritti e che avranno ad oggetto prestazioni artistiche coinvolgenti piattaforme internet dove sia presente uno dei marchi di WindTre, a chiedere alla controparte contrattuale di inserire una clausola negoziale con cui si preveda l’inserimento di un disclaimer per informare il fruitore dell’inserimento di messaggi commerciali. Tale avvertenza sarà inserita nella posizione scelta dall’artista, in modalità scorrevole o statica, all’inizio del video prima della visione oppure al termine del video, con inserimento della menzione dello sponsor. La controparte dovrà fornire a WindTre opportuna reportistica periodica sulle iniziative intraprese.
Simili impegni sono stati assunti dagli altri operatori coinvolti.

I provvedimenti dell’AGCM
L’AGCM ha ritenuto gli impegni presentati idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata, soddisfacendo i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. In particolare, l’Autorità ha affermato che gli impegni – riconducibili a soggetti attivi a vario titolo nell’intera filiera del processo di realizzazione del videoclip – rappresentano una comunanza di sforzi particolarmente efficace nell’assicurare il rispetto delle regole di trasparenza.
L’Autorità ha quindi chiuso i procedimenti senza accertare infrazioni, rendendo obbligatori gli impegni assunti e segnalando che, in caso di inottemperanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 5.000.000,00 euro.

Le regole della pubblicità
Secondo la direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa è “pubblicità”, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi”. La definizione è piuttosto ampia, ed è idonea a comprendere qualsiasi forma di comunicazione, incluse quelle che utilizzano Internet, come ad esempio i link, i banner, i popup, gli showcase, l’email marketing, nonché infine i post nei social e/o nei blog ed anche i videoclip musicali, quando queste forme di comunicazione siano dirette alla promozione di un consumo.
Gli articoli 18 e ss. del Codice del Consumo, applicabili anche alla pubblicità online, stabiliscono che la pubblicità è lecita se è “palese, veritiera e corretta”. In particolare, viene definito come “ingannevole” il messaggio commerciale che induce in errore il destinatario pregiudicandone il comportamento economico e causando lesione ai concorrenti, comprendendo in tale concetto anche la reticenza” e “suggestività” del messaggio. L’induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego.
Il Codice indica altresì le pratiche commerciali che devono essere considerate in ogni caso ingannevoli (come, ad esempio, esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione, e simili comportamenti) ovvero aggressive (come, ad esempio, informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio, saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista, e così via).
Altro strumento normativo importante è il d.lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole, che all’art. 5 chiarisce come la pubblicità debba essere sempre riconoscibile come tale, e come sia vietata ogni forma di pubblicità subliminale. È fra l’altro vietato il product placement occulto, ossia l’evidenziazione di un prodotto nel corso di uno “storytelling” in modo che la presenza del bene appaia essere il frutto della scelta naturale dell’autore, mentre in realtà è l’oggetto di un accordo economico fra l’influencer e l’azienda che produce il prodotto. Una particolare attenzione va riservata ai bambini e agli adolescenti, poiché ai sensi dell’art. 7 del decreto è considerata ingannevole la pubblicità che possa abusare della naturale credulità o mancanza di esperienza di questa particolare fetta del pubblico, molto numerosa nel mondo dei social e dei blog.
In caso di violazione delle norme di legge che vietano la pubblicità menzognera è previsto l’intervento del giudice civile, che può inibire la condotta, anche in sede cautelare ed urgente, nonché comminare il risarcimento dei danni eventualmente causati.
Nel settore è poi molto importante il ruolo svolto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che secondo l’art. 8 del D. lgs. N. 145/2007 può a sua volta emettere un provvedimento di inibitoria dalla continuazione e di sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole.
L’AGCM può inoltre applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Oltre alle norme di legge, esiste nell’ambito pubblicitario un codice di autodisciplina, gestito dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP): esso è un codice di condotta “privatistico”, avente natura di contratto fra le parti (principalmente, i mezzi pubblicitari) che vi aderiscono.
L’Istituto ha varato nel giugno del 2016 (e integrato nel 2017) la c.d. “Digital Chart”, un documento che svolge una ricognizione sulle più diffuse forme di comunicazione commerciale nella rete e nel mondo digitale e fissa i criteri per la riconoscibilità della comunicazione commerciale. Con riferimento alla pubblicità per mezzo di celebrity, influencer, blogger e/o vlogger, effettuata sia a mezzo di post che di video live, la Digital Chart chiarisce che, affinché il messaggio commerciale sia chiaramente riconoscibile, tali soggetti devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: “Pubblicità /Advertising”, o “Promosso da (brand)/Promoted by (brand)” o “Sponsorizzato da (brand)/Sponsored by (brand)” o “in collaborazione con (brand)”o “in partnership with (brand)”; e/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture: “#Pubblicità/#Advertising”, “#Sponsorizzato da (brand)”/“#Sponsored by (brand)” o “#ad” unitamente a “#brand”.
La violazione delle regole della Digital Chart può comportare l’emissione di un ordine di cessazione della comunicazione commerciale da parte del Giurì.

Margherita Stucchi