USO EFFETTIVO DEL MARCHIO COLLETTIVO: NUOVA IMPORTANTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

14/01/2020

Con la sentenza del 12 dicembre 2019, resa all’esito del giudizio C-143/19 (disponibile al link http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221511&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7995923), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha chiarito che un marchio collettivo, riportato sugli imballaggi dei prodotti commercializzati dalle aziende affiliate all’associazione titolare del marchio, può essere considerato come “effettivamente utilizzato” sul territorio dell’Unione Europea anche con riferimento ai singoli prodotti contenuti nell’imballaggio, non riportanti il suddetto marchio collettivo.

 

L’antefatto.
In data 12 giugno 1996 la società tedesca DGP GmbH presentava avanti l’EUIPO domanda per la registrazione come marchio collettivo del segno figurativo “rappresentazione di un cerchio con due frecce”, per i prodotti delle classi 1-34 e i servizi delle classi 35, 39, 40 e 42 della Classificazione di Nizza. Secondo il regolamento d’uso allegato alla domanda di marchio secondo l’art. 67 Reg. UE n. 207/2009 (ora sostituito dall’art. 75 Reg. UE n. 1001/2017), il marchio in questione era ideato “al fine di consentire ai consumatori e ai commercianti di riconoscere gli imballaggi che fanno parte del sistema di riciclaggio della DGP e per i quali è stato istituito un contributo al finanziamento del sistema, nonché i prodotti confezionati in tal modo, e di distinguerli dagli altri imballaggi e prodotti”.

A seguito della registrazione del marchio, in data 2 novembre 2012 una società di diritto slovacco presentava domanda di decadenza parziale per non uso del marchio. Con decisione del 26 maggio 2015, la Commissione Ricorsi dell’EUIPO accoglieva la domanda e dichiarava decaduto il marchio collettivo con riferimento a tutti i prodotti per i quali era stato registrato, con la sola eccezione dei prodotti consistenti in imballaggi.

La decadenza veniva confermata dalla Commissione di Ricorso dell’EUIPO, prima, e dal Tribunale dell’Unione Europea, dopo. Quest’ultimo, in particolare, con sentenza del 12 settembre 2018 (T-253/17) affermava che nel caso di specie il titolare del marchio collettivo aveva provato l’uso effettivo del segno solo in relazione agli imballaggi dei prodotti, e non anche ai prodotti stessi. Aggiungeva che il marchio in questione avrebbe indicato solamente che gli imballaggi sui cui era impresso il segno avrebbero potuto essere raccolti e valorizzati secondo un determinato sistema di riciclaggio, ma questo non avrebbe garantito alcuna indicazione d’origine con riferimento ai singoli prodotti. Per tale ragione il marchio collettivo veniva dichiarato parzialmente decaduto. Il Tribunale concludeva dunque che la decisione dell’EUIPO con cui era stato dichiarato decaduto il marchio collettivo di DGP sarebbe stata immune da censure sul punto.

La decisione della Corte.
Con la sentenza in commento la CGUE, ribaltando le precedenti pronunce, ha annullato tanto la sentenza del Tribunale UE quanto la decisione della Commissione Ricorsi dell’EUIPO.

L’iter argomentativo della Corte parte dal presupposto che il principio di diritto secondo il quale un marchio dell’Unione Europea è oggetto di uso effettivo “quando viene utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, al fine di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti e servizi per i quali è registrato”, si applica pacificamente anche ai marchi collettivi, la cui funzione essenziale – come noto, a differenza dei marchi individuali – è quella di distinguere i prodotti e i servizi dei soggetti affiliati all’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese.

Sulla base di tale premessa i giudici comunitari hanno censurato la sentenza del Tribunale UE nella parte in cui ha semplicemente dato atto che DGP non fosse riuscita a dimostrare che il marchio in questione mirasse a creare o conservare uno sbocco anche per i prodotti controversi (e non solo per gli imballaggi contenenti i prodotti), senza avere prima esaminato se il marchio fosse “effettivamente” utilizzato anche sul mercato dei prodotti o dei servizi interessati. Esame che, secondo la Corte, avrebbe dovuto essere realizzato valutando in particolare gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per conservare o creare quote di mercato per i prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali prodotti e servizi, le caratteristiche del mercato di riferimento, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

Nel caso di specie, dunque, il Tribunale non avrebbe dovuto arrestare il proprio giudizio sulla circostanza (considerata pacifica) che il consumatore, guardando il marchio collettivo in questione, avrebbe compreso che il sistema della DGP avrebbe riguardato la raccolta locale e il recupero degli imballaggi dei prodotti e non anche la raccolta o il recupero dei prodotti in sé. Ma avrebbe dovuto spingersi oltre, indagando altresì se l’indicazione al consumatore, al momento dell’immissione in commercio dei prodotti, della messa a disposizione di un simile sistema di raccolta locale e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, avrebbe potuto essere idonea a creare o conservare quote di mercato anche per taluni specifici prodotti.

Ed infatti – conclude la Corte – la natura di buona parte dei prodotti associati al marchio collettivo in questione, consistenti in beni di consumo quotidiano idonei a generare quotidianamente rifiuti di imballaggio, non esclude affatto (ed anzi probabilmente conferma) che l’indicazione sul loro imballaggio dell’affiliazione ad un simile sistema di raccolta locale e di trattamento ecologico dei rifiuti di imballaggio possa ben influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori e, conseguentemente, contribuire alla conservazione o alla creazione di quote di mercato relative ai prodotti. Il che è sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio collettivo, impeditivo della sua decadenza.

Giorgio Rapaccini


LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA STABILISCE CHE LA FORNITURA AL PUBBLICO DI LIBRI ELETTRONICI (cd. e-books) COSTITUISCE “ATTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO”

08/01/2020

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza Tom Kabinet C-263/18 del 19 dicembre 2019, ha stabilito che la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per uso permanente costituisce un atto di “comunicazione al pubblico” ai sensi della direttiva 2001/29 sul Diritto d’Autore.

 

L’antefatto:
La Nederlands Uitgeversverbond (infra NUV) e la Groep Algemene Uitgeversle (infra GAV), associazioni di difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi, presentavano un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Aia chiedendo che venisse vietata alla società olandese “Tom Kabinet” la riproduzione e la messa a disposizione ai membri affiliati al proprio club di lettura di libri in formato elettronico su di un apposito sito internet della medesima società.
Tale richiesta veniva motivata sulla base della allegata violazione del diritto d’autore da parte della Tom Kabinet stessa, in quanto l’offerta di ebook di seconda mano per mezzo di una piattaforma online ai membri di un club di lettura costituirebbe in realtà un atto di comunicazione al pubblico non autorizzato e, pertanto, in piena violazione dei diritti d’autore degli editori.

La decisione della Corte:
Con la decisione Tom Kabinet C-263/18 del 19 dicembre 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che la fornitura, attraverso la predisposizione al download, di un libro elettronico non può considerarsi ricompresa nel diritto di “distribuzione al pubblico” previsto ai sensi dell’art. 4, par. 1 della direttiva 2001/29. Tale attività deve invece essere considerata inclusa nella nozione di “comunicazione al pubblico”, di cui all’art. 3, par. 1 della medesima direttiva. Da qui deriverebbe la natura dell’inapplicabilità del principio dell’esaurimento, unicamente previsto per il diritto di distribuzione, ed escluso invece con riguardo al diritto di comunicazione al pubblico.
A supporto della propria statuizione la Corte sottolinea che il legislatore europeo, sulla base del Trattato sul diritto d’autore dell’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e sulla base dei lavori preparatori alla direttiva stessa, ha chiarito che il principio dell’esaurimento si applica soltanto alla distribuzione di opere tangibili, quali libri impressi su supporto materiale, escludendo del tutto le opere in formato elettronico. Queste ultime, infatti, essendo dematerializzate, non subiscono alcun deterioramento a seguito dell’uso prolungato e possono pertanto essere considerate come vere e proprie copie pari alle nuove, sul mercato secondario.

Il concetto di “comunicazione al pubblico”:
Nella sua pronuncia la Corte di Giustizia ha poi dedicato particolare attenzione al concetto di “comunicazione al pubblico”, sottolineando come esso vada inteso in senso lato, in quanto riguardante tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera.
La Corte ha poi sottolineato come la semplice predisposizione al download di un’opera attraverso un apposito sito internet per ciascun utente registrato costituisca, di per sé, un vero e proprio atto di comunicazione, senza che sia necessario che il singolo utente proceda con l’effettivo download dell’opera.
Dal punto di vista sostanziale viene ribadito come l’atto in questione debba essere considerato incluso nella facoltà di “messa a disposizione del pubblico dell’opera”, come emerge chiaramente anche dalla relazione sulla proposta di direttiva 2001/29.
In aggiunta, nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che attraverso la piattaforma gestita dalla Tom Kabinet erano molteplici gli utenti che potevano contemporaneamente o in successione avere accesso alla medesima opera. Ciò a ulteriore sostegno del fatto che la divulgazione posta in essere deve essere classificata come comunicazione effettiva al pubblico.
In conclusione, la Corte ha poi evidenziato come la messa a disposizione di un libro in formato elettronico (c.d. ebook) sia normalmente accompagnata da una licenza di utilizzo che autorizza la lettura da parte dell’utente che ha effettuato il download dell’opera.
Conseguentemente è implicito ritenere che la tipologia di comunicazione effettuata dalla società Tom Kabinet, indistintamente rivolta a tutti gli utenti registrati su un’apposita piattaforma di condivisione, si rivolga ad un pubblico completamente nuovo, non ricompreso tra quello originariamente considerato dai titolari del diritto d’autore, così come espressamente richiesto dalla nozione di “comunicazione al pubblico” delineata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Paolo Rovera


TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA: UN SEGNO CHE EVOCA LA MARIJUANA È CONTRARIO ALL’ORDINE PUBBLICO E NON PUO’ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA

27/12/2019

Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza T-683/18 del 12 dicembre 2019, ha confermato che il segno “Cannabis Store Amsterdam” contenente sullo sfondo la rappresentazione grafica di foglie di cannabis è contrario all’ordine pubblico e pertanto non può essere registrato come marchio dell’Unione Europea.

 

La vicenda
Il ricorrente presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea per prodotti e servizi relativi a cibi e bevande. A seguito del rifiuto da parte dell’esaminatore per contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. f) del Regolamento UE 2007/1001, il titolare della domanda ricorreva dinanzi alla Commissione di ricorso dell’EUIPO. Anche la Commissione, con decisione del 31 agosto 2018, confermava la decisione dell’esaminatore rigettando il ricorso. Il ricorrente proponeva quindi ricorso al Tribunale dell’Unione Europea.

La decisione del Tribunale dell’Unione Europea
Con la sentenza T-683/18 del 12 dicembre 2019, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso, nella quale aveva ritenuto che, seppur la foglia di canapa non contenga alcuna sostanza psicoattiva, viene spesso utilizzata come simbolo mediatico della marijuana. Inoltre, la parola “Amsterdam” richiama il fatto che nella capitale olandese sono presenti numerosi punti vendita di prodotti a base di marijuana, in ragione della tolleranza alla commercializzazione di tale sostanza nei Paesi Bassi. Ulteriormente, l’uso della parola “store”, che significa “negozio”, ha come effetto che il pubblico potrebbe aspettarsi che i prodotti e i servizi commercializzati con tale segno corrispondano a quelli offerti da un negozio di sostanze stupefacenti.

Con riferimento al concetto di ordine pubblico, il Tribunale ha confermato che il criterio dirimente al fine di valutarne la contrarietà di un segno è la percezione che di esso ha il pubblico di riferimento. Tale percezione può anche basarsi su nozioni imprecise da un punto di vista scientifico o tecnico, il che implica che ciò che rileva è la percezione concreta e attuale del segno, a prescindere dalla completezza delle informazioni possedute dal consumatore. La presenza nel segno delle parole “Amsterdam”, “cannabis” e “store”, unitamente alla presenza delle foglie di cannabis, comporta che il pubblico di riferimento percepisca che i prodotti e i servizi contraddistinti dal segno contengano sostanze stupefacenti, illegali in molti Stati membri.

I Giudici sottolineano il principio secondo il quale se le cause di impedimento per contrarietà all’ordine pubblico esistono solamente in alcuni territori comunitari, l’impedimento si estende a tutto il territorio dell’Unione Europea. Il diritto dell’Unione Europea, infatti, non impone una scala di valori uniforme e riconosce che le esigenze di ordine pubblico possono variare da un paese all’altro e da un’epoca all’altra, con la conseguenza che gli Stati membri restano essenzialmente liberi di determinare il contenuto di tali esigenze in funzione della loro politica interna.

In particolare, il Tribunale ha osservato che, sebbene in alcuni Stati membri sia in atto un dibattito circa la legalizzazione della marijuana anche a fini ricreativi, in molte nazioni europee l’utilizzo di tale sostanza rimane illegale. In questi territori la lotta alla diffusione della sostanza stupefacente risponde alla tutela della sanità pubblica, che è riconducibile all’ordine pubblico. Nel ritenere l’ordine pubblico tutelabile, il Tribunale osserva che nell’Unione Europea non è presente alcuna tendenza unanimemente accettata in merito alla liceità dell’uso o del consumo di prodotti derivati dalla cannabis, salvi gli artt. 83 e 168 TFUE riguardanti il traffico illecito di stupefacenti e la prevenzione e informazione circa gli effetti sulla salute delle sostanze stupefacenti.

In conclusione, tenendo in considerazione l’interesse fondamentale nazionale protetto dai singoli paesi, il Tribunale ha rigettato il ricorso confermando che il segno in oggetto non può essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento UE 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Il testo completo della sentenza è reperibile al seguente link:

Paolo Passadori


LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP: AI SENSI DEL REG. UE N. 1151/2019 SONO TUTELATI ANCHE I TERMINI NON GEOGRAFICI?

12/12/2019

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2019, ha ritenuto che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estenda all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, quali «aceto» e «balsamico».

 

Le parti e la vicenda
La pronuncia della Corte di Giustizia ha visto quali protagonisti da un lato il Consorzio di tutela dell’Aceto balsamico di Modena IGP e dall’altro la società di diritto tedesco “Balema GmbH”. Quest’ultima è stata diffidata dal Consorzio perché cessasse di utilizzare i termini “deutscher balsamico” e “balsamico”, in quanto illecite evocazioni dell’Indicazione Geografica Protetta. In risposta alla diffida, tuttavia, Balema GmbH ha adito i giudici tedeschi per far accertare il proprio diritto di utilizzare tali termini per questi prodotti.

L’iter processuale
Balema GmbH, sconfitta nel primo grado di giudizio, aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello tedesca. Questa aveva riconosciuto a Balema GmbH la facoltà di utilizzare il termine “balsamico” per contraddistinguere prodotti a base di aceto prodotti in Germania, deducendo l’assenza di violazione del divieto di usurpazione, evocazione o imitazione delle indicazioni d’origine protette in UE.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
La Corte federale di giustizia tedesca, adita dal Consorzio modenese, ha quindi operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere un’interpretazione ufficiale del Regolamento UE n. 1151/2012. In particolare, alla Corte di Giustizia è stato richiesto se la tutela di cui beneficia la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” nel suo insieme si estenda anche all’utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione (“Aceto”, “Balsamico”, “Aceto Balsamico”) ovvero se tali termini possano essere ritenuti descrittivi per quel determinato prodotto.

La decisione della Corte di Giustizia
Con sentenza del 4 dicembre 2019, la Corte ha ritenuto che la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” non si estende all’utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa. Secondo la Corte, la registrazione dell’IGP in questione riguarda la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” nel suo complesso. Di conseguenza, la protezione derivante dall’applicazione del Regolamento UE n. 1151/2012 si deve intendere accordata alla globalità della denominazione. I termini non geografici di tale IGP, ossia “Aceto”, “Balsamico”, “Aceto Balsamico”, nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, a parere della Corte, non possono beneficiare di tale protezione. Tali termini, secondo la Corte sono privi di qualsiasi connotazione geografica ed in particolare il termine “aceto” sarebbe un termine comune e il termine “balsamico” un aggettivo comunemente impiegato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce.

Valentina Cerrigone


SVOLTA IN GERMANIA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES DI GOOGLE ANALYTICS: MOLTE REGIONI DELLA GERMANIA RICHIEDERANNO IN FUTURO IL CONSENSO DELL’UTENTE, ABBANDONANDO UN MODELLO SIMILE A QUELLO ATTUALMENTE ADOTTATO IN ITALIA

03/12/2019

In Germania, ove l’attuazione delle misure per la protezione dei dati personali è di competenza dei singoli Länder, e non del governo federale, diverse autorità regionali hanno pubblicato delle raccomandazioni in relazione all’uso di strumenti come GOOGLE ANALYTICS. In base a queste raccomandazioni, l’utilizzo del servizio in questione dovrà essere subordinato alla previa acquisizione del consenso dell’utente. Le autorità competenti hanno evidenziato che nell’utilizzazione dei servizi di Google Analytics i dati raccolti vengono trasmessi anche ad un altro destinatario (Google), che li utilizza per i propri scopi. Ne discende che tale elaborazione da parte di Google non possa essere (più) considerata come mera attività del “responsabile del trattamento”.

 

Secondo le regole previgenti i servizi come GOOGLE ANALYTICS erano considerati leciti dal punto di vista del trattamento dei dati personali, nonostante il trattamento in questione avvenisse senza il previo consenso degli interessati. A questo riguardo alcune autorità tedesche regionali (come per esempio quella di Amburgo) avevano ritenuto lecito il trattamento in questione, pur in assenza del consenso, al ricorrere di alcuni specifici requisiti, come i seguenti:

• la creazione di profili pseudonimizzati;
• il diritto di opposizione (con una procedura di opt-out);
• la conclusione di un contratto con Google;
• la presenza di informazioni per l’utente sull’utilizzo di Google Analytics;
• la parziale cancellazione dell’indirizzo IP nelle impostazioni di Google (anonimizzazione IP).

Per molti aspetti, tali criteri assomigliano a quanto previsto dal Garante Italiano per la protezione dei dati personali nei provvedimenti pubblicati negli anni 2014 e 2015.

La decisione presa dai Länder è stata motivata in considerazione delle modifiche e dello sviluppo tecnico del prodotto Google Analytics: “Il prodotto Google Analytics è stato sviluppato negli ultimi anni in modo tale da non rappresentare più un’elaborazione come mero responsabile del trattamento. Piuttosto, il fornitore si fa concedere il diritto di utilizzare i dati dei visitatori dei siti web per i propri scopi.”

Essendo la materia della protezione dei dati armonizzata e considerando che la motivazione posta alla base della decisione assunta dalle autorità tedesche muove proprio dall’analisi delle caratteristiche tecniche del servizio, si può ritenere che il tema venga presto posto all’attenzione anche di altre autorità nazionali preposte alla tutela dei dati personali, con la possibile conseguenza che il previo consenso dell’interessato diventi un requisito necessario anche in altri Stati membri dell’Unione Europea o – per meglio dire – in tutto il territorio dell’Unione Europea (così che i vari Länder tedeschi avrebbero in questo caso agito da “apripista”).

Tankred Thiem