REGISTRARE SUONI, MOVIMENTO, MULTIMEDIA E OLOGRAMMI COME MARCHI – AVVIATA LA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI PER ARRIVARE AD UNA PRASSI ARMONIZZATA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI VALIDITÀ

15/10/2019

Con la direttiva n. 2015/2436 l’Unione Europea ha fornito una cornice per la regolamentazione di nuovi tipi di marchi, rispondendo alla prassi sempre più diffusa di utilizzare nuove forme di comunicazione per il marketing. L’Italia ha implementato la direttiva con il d. lgs. 15/2019 con la quale è stato soppresso, fra l’altro, il requisito della rappresentazione grafica del marchio. Con la previsione della possibilità di registrare nuove forme di marchi si pongono una serie di domande ancora irrisolte, come, per esempio quella della distintività intrinseca ovvero della descrittività delle nuove forme di marchi. La consultazione rivolta a tutti gli interessati e diretta ad arrivare ad una prassi concordata ed armonizzata si concluderà entro la metà di novembre.

 

Nell’ambito comunitario, il regolamento attuativo n. 626/2018 del regolamento sul marchio dell’Unione Europea chiarisce che il marchio può essere rappresentato in “qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile”, purché possa essere riprodotto nel registro in modo “chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo”. Ciò deve consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare. Tuttavia, tali aspetti – noti anche come criteri Sieckmann – non sono (ancora) stati definiti in maniera precisa. Oltre all’applicazione di tali criteri ai nuovi tipi di marchi, la consultazione riguarda anche la questione relativa alle modalità di valutazione di eventuali discrepanze tra la rappresentazione e la descrizione del marchio oppure come deve avvenire l’esame delle rivendicazioni di priorità quando almeno uno dei marchi appartiene ad un nuovo tipo. La consultazione non si limita all’esame dei motivi di validità assoluti ma affronta anche l’esame dei motivi di invalidità relativi. Non sussiste, infatti, ancora una giurisprudenza consolidata in relazione alle modalità con cui deve essere condotto confronto tra due marchi di nuovo tipo o nel caso in cui uno dei marchi a confronto sia del nuovo tipo.

La consultazione, aperta sino al 14 novembre 2019, offre la possibilità di partecipare allo sviluppo di criteri condivisi. Considerando lo spazio sempre più affollato nel campo dei marchi tradizionali, la registrazione di nuovi tipi di marchi offre vantaggi importanti economici, come dimostra una recente analisi condotta dall’EUIPO in collaborazione con l’EPO.


LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IMPONE A FACEBOOK DI RIMUOVERE TUTTI I CONTENUTI ILLECITI IDENTICI ED EQUIVALENTI SU SCALA MONDIALE

08/10/2019

Con la recente decisione del 3 ottobre 2019 la Corte di Giustizia ribadisce l’obbligo di stay down, su scala mondiale, a carico degli hosting provider in relazione a tutti i contenuti “identici” ed “equivalenti” a quelli di un’informazione precedentemente dichiarata illecita.

 

La vicenda

La sig.ra Eva Glawischnig, deputata austriaca, ha chiesto che venisse ordinato a Facebook di cancellare un commento pubblicato da un utente sulla propria pagina personale, consultabile da ogni utente di Facebook, lesivo del suo onore nonché affermazioni identiche e/o dal contenuto equivalente.

Il contesto all’origine del rinvio pregiudiziale

La Corte suprema austriaca, chiamata a decidere sulla questione, ha chiesto in via pregiudiziale che la Corte di giustizia interpreti l’art. 15 della direttiva sul commercio elettronico (Direttiva n. 2000/31) che prevede il divieto di sorveglianza generale per i prestatori dei servizi. La Corte austriaca, in particolare, ha chiesto se l’articolo 15 osti in generale all’obbligo imposto a un hosting provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite ma anche altre informazioni identiche o equivalenti, a livello mondiale.

La soluzione della CGUE

La Corte di giustizia, con la sopra citata decisione, chiarisce che sebbene l’art 15, paragrafo 1, della Direttiva E-Commerce, vieti agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi di hosting un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, come emerge dal considerando 47 della direttiva, tale divieto non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici». Un caso specifico di tal genere può scaturire, come nel caso di specie, da un’informazione precisa, memorizzata dal prestatore di servizi interessato su richiesta di un determinato utente del suo social network, il cui contenuto sia stato analizzato e ritenuto illecito dal giudice dello Stato membro. È stato pertanto ritenuto legittimo che il giudice competente possa esigere dall’hosting provider di bloccare l’accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime. Lo stesso è stato riconosciuto in relazione ai contenuti equivalenti, purché contengano elementi specifici debitamente individuati, quali il nome della persona interessata, le circostanze in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito, tale da non dover costringere il prestatore di servizi di hosting interessato ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto.

Infine, la Corte di Giustizia chiarisce che occorre ricordare che l’articolo 18, paragrafo 1, della Direttiva n. 2000/31 non prevede a tal riguardo alcuna limitazione territoriale e quindi non osta a che i sopra menzionati provvedimenti ingiuntivi producano effetti a livello mondiale.


PARODY: THE UMPTEENTH “STRESS TEST” FOR THE PROTECTION OF RENOWNED BRANDS

04/10/2019

The Criminal Supreme Court held that the parodistic reproduction of well-known trademarks was legitimate given the unsuitability of the seized products to create confusion among the public as to their origin, since it did not consider integrated the offenses referred to in articles 473 and 474 of the Italian Criminal Code.

 

 

The history

The case concerns the marketing of “FAKE LAB” branded clothing in which famous brands are reproduced – ironically – without the (obvious) authorization of the rights holders. Following the seizure of products bearing said trademarks and the subsequent validation of the precautionary measure adopted for violation of Articles 473 and 474 of the Criminal Code, the question has reached the criminal section of the Supreme Court, which was faced with the tricky issue of “parodistic” reproduction of well-known trademarks.

Decision of the Court 

The Court held that the parodistic (i.e. artistic/descriptive) reproduction by “FAKE LAB” of third parties’ well-known mark was lawful, since the public would not be confused about the entrepreneurial origin of the goods in view of the unsuitability of the goods seized for confusion with the “originals”. According to the Court, the reproduction of the well-known mark of others is lawful whenever the mark is used with obvious ironic and parodistic purposes for the creation of new and original products (as in the case of “FAKE LAB”). Such forms of reproduction would be suitable to exclude the confusion between products and consequently the criminal offenses referred to in Articles 473 and 474 of the Criminal Code against the simple parodistic reproduction of well-known trademarks. This is because the primary function of the mark, i.e. the indication of origin, would not be affected (on the assumption that consumers would be able to understand that they were about to buy a parody of the original and not the original itself).

Contrasting decisions 

The decision of the Supreme Court, although made in criminal matters, is intended to rekindle the jurisprudential and doctrinal debate on the free use of trademarks for periodical/satirical purposes, especially in relation to well-known trademarks. The confirmation of the uncertainty in which the free parodistic uses of trademarks are found is given by the reading of the recent case law of the same Criminal Court of Cassation which, a few weeks before the decision in question, ruled oppositely in relation to the appeal of a items’ seizure bearing the trademark “FAKE LAB” (yes, the same trademark), considering – in contrast to the decision commented on here – that the offence under Article 474 of the Criminal Code existed (Court of Cassation, Penal Court Section II, 07.11.2018 no. 9347 in the on-line database DeJure). In said decision, the Court specified that the protection of Article 474 of the Criminal Code does not concern the determination of the individual purchaser in the purchase, but it concerns the public faith, i.e. the trust of citizens in the authenticity of the distinctive signs. It would have derived that, only in the case of gross forgery or if any danger of confusion on the part of the purchaser were totally excluded, the punishability of Article 474 of the Italian Criminal Code could have been excluded.

Parody of well-known trademarks in civil law and doctrine

The debate about the legitimacy of the periodistic/satirical use of well-known trademarks first arose in the civil path and has also recently been strengthened by some new regulations. The new EU trademark directive 2015/2436 (also mentioned by the Court of Cassation in the decision at stake) invites Member States to consider “artistic” uses of registered trademarks legitimate if their use complies with the principles of professional correctness and therefore cannot generate a danger of confusion about the entrepreneurial origin of the products (recital 27). This clarification is not yet present in the current Italian Industrial Property Code. In the absence of a normative provision, the doctrine and the jurisprudence have historically tried to make such uses fall within the legitimate ones according to the art. 21 c.p.i. (as creation of copyright). However, from the analysis of the cases submitted to the Italian Courts, it emerges that the object of the parody (as in the case of FAKE LAB) have always been well-known trademarks, i.e. trademarks protected not only against confusable uses but also against uses that could prejudice the image of the trademark or give an undue advantage to the abusive user. On this point, it is enough to recall the “AGIP/ACID” case in which the image of the famous six-legged dog was associated with the wording “ACID” on T-shirts. On that occasion, the Court of Milan (Trib. Milano 4.3.1999, in Giur. ann. dir. ind. 3987) held that, in order to determine the infringement, it should have been ascertained that the image of the notorious parodied mark had been damaged and not simply confused between the products (which, even in that case, had not been considered to exist). In the same sense, reference could be made to the decisions of the Court of Rome in the “GAMBERO ROSSO/GAMBERO ROZZO” case (Trib. Roma, 4.2.2010, in Giur. ann. dir. 2010 p. 198) or of the Court of Turin “DIESEL/PORCO DIESEL” (Trib. Torino, 9.3.2006, in Giur. ann. dir. 2007 p. 149) in which, although excluding counterfeiting, the periodical mark was considered to be detrimental to the image of the parodied mark because it was well known. Recently, the Court of Milan, in the “LOUIS VUITTON/GOLDEN BOYS” case (Trib. Milano, 14.9.2012, in the online database Darts.ip), clarified that renowned trademarks carry not only a message of entrepreneurial origin of the marked products but also a further message, namely the promise of a status, a philosophy, a luxury from which the bearer benefits. According to the Court of First Instance, this message must also be protected against periodical uses that may undermine the exclusivity of the renowned trademark by giving an unfair advantage to the sign of the parodying subject.

Parody in copyright

In this context, the typical defense of infringers is represented by the assertion that the parody of the well-known mark is lawful also based on the provisions of copyright as an “original” creation affixed in a decorative sense and not as a trademark to the product. This statement is based on the creative elaboration of a protected work (art. 4 l.a.) or in the exemption of the purpose of criticism (art. 70 l.a.) and in the freedom of expression constitutionally guaranteed under art. 21 Cost. The Italian jurisprudence (Trib. Milano 1.2.2001, in AIDA 2001 pag. 659 and Trib. Milano 13.9.2004, in AIDA 2005, pag. 551) has on several occasions considered the parody legitimate if it can be a conceptual reversal of the original work so as to prevent any assimilation to the work of derivation, or if the parody – while inspired by the original work – transforms it to such an extent as to make it creative and with a new expressive meaning. In the absence of these elements, we would not be faced with a lawful periodical use of a work but with a trivial counterfeiting, able not only to damage the economic exploitation rights of the author but also (in some cases) his moral rights.

Parody and other public interests

With regard to the infringement of the author’s moral rights or of the entrepreneur’s commercial image on the market, further consideration should be given to whether the parody, even if it is lawful on the basis of what has been discussed, is not capable of damaging the interests of third parties or whether it may be contrary to public morals. In some circumstances, in fact, parody can go beyond the boundaries of public morals, resulting in swearing, blasphemy and images contrary to any morals and capable of damaging (in case) the image of others. Just think of the aforementioned judicial case “DIESEL/PORCO DIESEL” or the proliferation of social pages dedicated to parody and satire that can be considered, in most cases, contrary to public morality (think of www.instagram.com/welcometofavelas__/?hl=it). In these cases, we can only classify the parody trademark as radically illegitimate also because it is contrary to public morality.

Conclusion

The judgment of the Court of Cassation commented does not seem to be able to put an end to the debate on the parody of the use of the trademark of others, which remains a particularly insidious terrain, in the light of the existing jurisprudential contrasts and the many issues that must be analyzed in order to assess the circumstances of the case. On the other hand, it is clear that the trend of periodical use of the trademark is constantly growing and that soon our Court will be called to a new “stress test” on the resistance of renowned trademarks against their use in parodied form. We do not yet know what the counter-promotions studied by the owners of well-known brands in court will be; from a commercial point of view, an interesting orientation seems to be emerging, according to which the owners of the brands themselves produce parodied versions , as can be seen in the recent use of the ADIDAS brand by the German fashion house:

https://www.adidas.ch/it/t-shirt-shmoo/EC7373.html


PARODIA: ENNESIMO “STRESS TEST” PER LA TUTELA DEI MARCHI RINOMATI

04/10/2019

La Cassazione penale ha ritenuto legittima la riproduzione parodistica di marchi notori a fronte dell’inidoneità dei prodotti sequestrati ad ingenerare confusione presso il pubblico circa l’origine imprenditoriale degli stessi, non ritenendo integrati i reati di cui agli articoli 473 e 474 c.p.

 

La vicenda

La vicenda in esame riguarda la commercializzazione di capi di abbigliamento a marchio “FAKE LAB” in cui vengono riprodotti – in chiave ironica – marchi famosi senza l’autorizzazione (ovviamente) dei titolari dei diritti. A seguito di sequestro probatorio dei prodotti recanti i detti marchi e della successiva convalida della misura cautelare adottata per violazione degli articoli 473 e 474 c.p., la questione è giunta sino alla sezione penale della Suprema Corte che si è trovata ad affrontare la spinosa questione della riproduzione “parodistica” di marchi notori.

Decisione della Corte

La Corte ha ritenuto legittima la riproduzione parodistica (ovvero artistica/descrittiva) dell’altrui marchio notorio da parte di “FAKE LAB” poiché il pubblico non sarebbe confuso circa l’origine imprenditoriale dei prodotti a fronte dell’inidoneità dei prodotti sequestrati a confondersi con gli “originali”. A detta della Corte, la riproduzione dell’altrui marchio notorio sarebbe legittima ogniqualvolta il marchio sia utilizzato con palesi finalità ironiche e parodistiche per la creazione di prodotti nuovi ed originali (come nel caso di “FAKE LAB”). Tali forme di riproduzione sarebbero idonee ad escludere la confondibilità tra prodotti e di conseguenza l’integrazione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 c.p. a fronte della semplice riproduzione parodistica dei marchi notori. Ciò poiché non verrebbe lesa la funzione primaria del marchio, ossia l’indicazione d’origine (sulla base del presupposto che i consumatori sarebbero in grado di comprendere che essi starebbero per acquistare una parodia dell’originale e non l’originale stesso).

Contrasto di decisioni

La decisione della Suprema Corte, seppur resa in materia penale, è destinata a riaccendere il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia di libere utilizzazioni dei marchi a fini parodistici/satirici, soprattutto in relazione ai marchi notori. La conferma dell’incertezza in cui versano le libere utilizzazioni parodistiche in materia di marchi è data dalla lettura della recente giurisprudenza della stessa Cassazione penale che, poche settimane prima della decisione qui in commento, si era espressa in senso opposto in relazione all’impugnazione di un provvedimento di sequestro di capi a marchio “FAKE LAB” (ebbene sì, il medesimo marchio), ritenendo – all’opposto rispetto alla decisione qui commentata – che fosse verificata un ipotesi di reato reato ai sensi dell’art. 474 c.p. (Cass. pen. Sez. II, 07.11.2018 n. 9347 in banca dati on-line DeJure). In quella sede la Corte precisava che la tutela dell’art. 474 c.p. riguarda non già la determinazione del singolo acquirente nell’acquisto ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nella genuinità dei segni distintivi. Ne sarebbe derivato che, solo in caso di falso grossolano o qualora fosse totalmente escluso ogni pericolo di confondibilità dell’acquirente, la punibilità dell’art. 474 c.p. avrebbe potuto essere esclusa.

Parodia di marchi notori nella dottrina e giurisprudenza civile

Il dibattito circa la legittimità dell’uso in senso parodistico/satirico di marchi notori è dapprima sorto in ambito civilistico, ed è stato anche recentemente rinvigorito da alcune novità normative. La nuova direttiva marchi Ue 2015/2436 (ricordata anche dalla Corte di Cassazione nella decisone in commento) invita infatti gli Stati Membri a ritenere legittime le utilizzazioni “artistiche” di marchi registrati qualora il loro uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi non possa generare un pericolo di confusione circa l’origine imprenditoriale dei prodotti (considerando 27). Tale precisazione non è tuttora presente nell’attuale Codice di Proprietà Industriale italiano. In assenza di una disposizione normativa, la dottrina e la giurisprudenza hanno storicamente cercato di far ricadere tali utilizzi in quelli legittimi ai sensi dell’art. 21 c.p.i. (come creazione di diritto d’autore). Tuttavia, dall’analisi dei casi sottoposti al vaglio delle Corti italiane, emerge che l’oggetto della parodia (come nel caso di FAKE LAB) sono sempre stati marchi notori, ossia marchi protetti non solo avverso utilizzi confondibili ma anche contro utilizzi che possano pregiudicare l’immagine del marchio ovvero far ottenere un indebito vantaggio all’abusivo utilizzatore. Sul punto basti ricordare il caso “AGIP/ACID” in cui l’immagine del celebre cane a sei zampe è stato associato alla scritta “ACID” su magliette. In quell’occasione il Tribunale di Milano (Trib. Milano 4.3.1999, in Giur. ann. dir. ind. 3987) ha ritenuto che per determinare la contraffazione avrebbe dovuto essere accertata la lesione dell’immagine del marchio notorio parodiato e non la semplice confondibilità tra prodotti (che anche in quel caso non era stata ritenuta sussistente). Nello stesso senso si potrebbero citare le decisioni del Tribunale di Roma nel caso “GAMBERO ROSSO/GAMBERO ROZZO” (Trib. Roma, 4.2.2010, in Giur. ann. dir. ind. 2010 pag. 198) ovvero del Tribunale di Torino “DIESEL/PORCO DIESEL” (Trib. Torino, 9.3.2006, in Giur. ann. dir. ind. 2007 pag. 149) in cui, sebbene esclusa la contraffazione, il marchio parodistico è stato ritenuto lesivo dell’immagine del marchio parodiato poiché notorio. Recentemente il Tribunale di Milano, nel caso “LOUIS VUITTON/GOLDEN BOYS” (Trib. Milano, 14.9.2012, in banca dati on-line Darts.ip), ha chiarito che i marchi rinomati sono portatori non solo di un messaggio di origine imprenditoriale dei prodotti contrassegnati ma anche di un messaggio ulteriore, ossia la promessa di uno status, di una filosofia, di un lusso di cui il portatore beneficia. Tale messaggio, secondo il Tribunale, deve essere tutelato anche avverso utilizzi parodistici che possano minare l’esclusività del marchio rinomato facendo ottenere un ingiusto vantaggio al segno del soggetto parodiante.

Parodia nel diritto d’autore

In questo contesto, la difesa tipica del parodiante è rappresentata dall’affermazione secondo cui la ripresa a scopo parodistico del marchio notorio sarebbe legittima anche sulla base delle disposizioni del diritto d’autore in quanto creazione “originale” apposta sul prodotto in senso decorativo e non in funzione di marchio. Tale affermazione trova le sue basi normative nelle elaborazioni creative di un’opera protetta (art. 4 l.a.) ovvero nella scriminante della finalità di critica (art. 70 l.a.) e nella libertà d’espressione costituzionalmente garantita ai sensi dell’art. 21 Cost. La giurisprudenza italiana (Trib. Milano 1.2.2001, in AIDA 2001 pag. 659 e Trib. Milano 13.9.2004, in AIDA 2005, pag. 551) ha in più occasioni ritenuto legittima la parodia qualora si possa trattare di un rovesciamento concettuale rispetto all’opera originaria tanto da impedire qualsiasi assimilazione all’opera di derivazione, ovvero qualora la parodia – pur ispirandosi all’opera originale – la trasformi a tal punto da renderla creativa e con un significato espressivo nuovo. In assenza di questi elementi, non saremmo difronte ad un utilizzo lecito parodistico di un’opera ma ad una banale contraffazione, in grado non solo di ledere i diritti di sfruttamento economico dell’autore ma anche (in alcuni casi) i suoi diritti morali.

Parodia e altri interessi pubblici

Circa la lesione dei diritti morali dell’autore ovvero dell’immagine commerciale dell’imprenditore sul mercato è opportuno introdurre un’ulteriore riflessione, ossia se la parodia, anche qualora lecita sulla base di quanto discusso, non sia in grado di ledere interessi di terzi ovvero essa possa essere contraria alla morale pubblica. In talune circostanze infatti la parodia può spingersi oltre il confine della morale pubblica, sfociando in parolacce, bestemmie e immagini contrarie a qualsiasi morale ed in grado di ledere (in ipotesi) l’immagine altrui. Basti pensare al già citato caso giudiziale “DIESEL/PORCO DIESEL” ovvero alla proliferazione di pagine social dedicate alla parodia e satira che si possono essere considerate, nella maggior parte dei casi, contrarie alla morale pubblica (si pensi a www.instagram.com/welcometofavelas__/?hl=it). In questi casi non si potrà che classificare il marchio parodistico come radicalmente illegittimo anche per contrarietà alla morale pubblica.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione qui commentata non sembra poter porre la parola fine al dibattito in tema di utilizzo parodistico del marchio altrui, che resta un terreno particolarmente insidioso, alla luce dei contrasti giurisprudenziali esistenti e dei molteplici temi che debbono essere analizzati al fine di valutare le circostanze di fatto. D’altro canto, è evidente che il trend dell’uso parodistico del marchio è in costante crescita e che presto le nostre Corte saranno chiamate ad un nuovo “stress test” relativo alla resistenza dei marchi rinomati nei confronti del loro utilizzo in forma parodiata. Non sappiamo ancora quali saranno le contromosse studiate dai titolari dei marchi notori in sede giudiziaria; dal punto di vista commerciale sembra affermarsi un interessante orientamento secondo cui gli stessi titolari dei marchi ne realizzano versioni parodiate, come si può vedere nel recente utilizzo del marchio ADIDAS da parte della casa di moda tedesca:

https://www.adidas.ch/it/t-shirt-shmoo/EC7373.html


PARODIA: ENNESIMO “STRESS TEST” PER LA TUTELA DEI MARCHI RINOMATI

04/10/2019

La Cassazione penale ha ritenuto legittima la riproduzione parodistica di marchi notori a fronte dell’inidoneità dei prodotti sequestrati ad ingenerare confusione presso il pubblico circa l’origine imprenditoriale degli stessi, non ritenendo integrati i reati di cui agli articoli 473 e 474 c.p.

 

La vicenda

La vicenda in esame riguarda la commercializzazione di capi di abbigliamento a marchio “FAKE LAB” in cui vengono riprodotti – in chiave ironica – marchi famosi senza l’autorizzazione (ovviamente) dei titolari dei diritti. A seguito di sequestro probatorio dei prodotti recanti i detti marchi e della successiva convalida della misura cautelare adottata per violazione degli articoli 473 e 474 c.p., la questione è giunta sino alla sezione penale della Suprema Corte che si è trovata ad affrontare la spinosa questione della riproduzione “parodistica” di marchi notori.

Decisione della Corte

La Corte ha ritenuto legittima la riproduzione parodistica (ovvero artistica/descrittiva) dell’altrui marchio notorio da parte di “FAKE LAB” poiché il pubblico non sarebbe confuso circa l’origine imprenditoriale dei prodotti a fronte dell’inidoneità dei prodotti sequestrati a confondersi con gli “originali”. A detta della Corte la riproduzione dell’altrui marchio notorio sarebbe legittima ogniqualvolta il marchio sia utilizzato con palesi finalità ironiche e parodistiche per la creazione di prodotti nuovi ed originali (come nel caso di “FAKE LAB”). Tali forme di riproduzione sarebbero idonee ad escludere la confondibilità tra prodotti e di conseguenza l’integrazione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 c.p. a fronte della semplice riproduzione parodistica dei marchi notori. Ciò poiché non verrebbe lesa la funzione primaria del marchio, ossia l’indicazione d’origine (sulla base del presupposto che i consumatori sarebbero in grado di comprendere che essi starebbero per acquistare una parodia dell’originale e non l’originale stesso).

Contrasto di decisioni

La decisione della Suprema Corte, seppur resa in materia penale, è destinata a riaccendere il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia di libere utilizzazioni dei marchi a fini parodistici/satirici, soprattutto in relazione ai marchi notori. La conferma dell’incertezza in cui versano le libere utilizzazioni parodistiche in materia di marchi è data dalla lettura della recente giurisprudenza della stessa Cassazione penale che, poche settimane prima della decisione qui in commento, si era espressa in senso opposto in relazione all’impugnazione di un provvedimento di sequestro di capi a marchio “FAKE LAB” (ebbene sì, il medesimo marchio), ritenendo – all’opposto rispetto alla decisione qui commentata – che fosse verificata un ipotesi di reato reato ai sensi dell’art. 474 c.p. (Cass. pen. Sez. II, 07.11.2018 n. 9347 in banca dati on-line DeJure). In quella sede la Corte precisava che la tutela dell’art. 474 c.p. riguarda non già la determinazione del singolo acquirente nell’acquisto ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nella genuinità dei segni distintivi. Ne sarebbe derivato che, solo in caso di falso grossolano o qualora fosse totalmente escluso ogni pericolo di confondibilità dell’acquirente, la punibilità dell’art. 474 c.p. avrebbe potuto essere esclusa.

Parodia di marchi notori nella dottrina e giurisprudenza civile

Il dibattito circa la legittimità dell’uso in senso parodistico/satirico di marchi notori è dapprima sorto in ambito civilistico, ed è stato anche recentemente rinvigorito da alcune novità normative. La nuova direttiva marchi Ue 2015/2436 (ricordata anche dalla Corte di Cassazione nella decisone in commento) invita infatti gli Stati Membri a ritenere legittime le utilizzazioni “artistiche” di marchi registrati qualora il loro uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi non possa generare un pericolo di confusione circa l’origine imprenditoriale dei prodotti (considerando 27). Tale precisazione non è tuttora presente nell’attuale Codice di Proprietà Industriale italiano. In assenza di una disposizione normativa, la dottrina e la giurisprudenza hanno storicamente cercato di far ricadere tali utilizzi in quelli legittimi ai sensi dell’art. 21 c.p.i. (come creazione di diritto d’autore). Tuttavia, dall’analisi dei casi sottoposti al vaglio delle Corti italiane, emerge che l’oggetto della parodia (come nel caso di FAKE LAB) sono sempre stati marchi notori, ossia marchi protetti non solo avverso utilizzi confondibili ma anche contro utilizzi che possano pregiudicare l’immagine del marchio ovvero far ottenere un indebito vantaggio all’abusivo utilizzatore. Sul punto basti ricordare il caso “AGIP/ACID” in cui l’immagine del celebre cane a sei zampe è stato associato alla scritta “ACID” su magliette. In quell’occasione il Tribunale di Milano (Trib. Milano 4.3.1999, in Giur. ann. dir. ind. 3987) ha ritenuto che per determinare la contraffazione avrebbe dovuto essere accertata la lesione dell’immagine del marchio notorio parodiato e non la semplice confondibilità tra prodotti (che anche in quel caso non era stata ritenuta sussistente). Nello stesso senso si potrebbero citare le decisioni del Tribunale di Roma nel caso “GAMBERO ROSSO/GAMBERO ROZZO” (Trib. Roma, 4.2.2010, in Giur. ann. dir. ind. 2010 pag. 198) ovvero del Tribunale di Torino “DIESEL/PORCO DIESEL” (Trib. Torino, 9.3.2006, in Giur. ann. dir. ind. 2007 pag. 149) in cui, sebbene esclusa la contraffazione, il marchio parodistico è stato ritenuto lesivo dell’immagine del marchio parodiato poiché notorio. Recentemente il Tribunale di Milano, nel caso “LOUIS VUITTON/GOLDEN BOYS” (Trib. Milano, 14.9.2012, in banca dati on-line Darts.ip), ha chiarito che i marchi rinomati sono portatori non solo di un messaggio di origine imprenditoriale dei prodotti contrassegnati ma anche di un messaggio ulteriore, ossia la promessa di uno status, di una filosofia, di un lusso di cui il portatore beneficia. Tale messaggio, secondo il Tribunale, deve essere tutelato anche avverso utilizzi parodistici che possano minare l’esclusività del marchio rinomato facendo ottenere un ingiusto vantaggio al segno del soggetto parodiante.

Parodia nel diritto d’autore

In questo contesto, la difesa tipica del parodiante è rappresentata dall’affermazione secondo cui la ripresa a scopo parodistico del marchio notorio sarebbe legittima anche sulla base delle disposizioni del diritto d’autore in quanto creazione “originale” apposta sul prodotto in senso decorativo e non in funzione di marchio. Tale affermazione trova le sue basi normative nelle elaborazioni creative di un’opera protetta (art. 4 l.a.) ovvero nella scriminante della finalità di critica (art. 70 l.a.) e nella libertà d’espressione costituzionalmente garantita ai sensi dell’art. 21 Cost. La giurisprudenza italiana (Trib. Milano 1.2.2001, in AIDA 2001 pag. 659 e Trib. Milano 13.9.2004, in AIDA 2005, pag. 551) ha in più occasioni ritenuto legittima la parodia qualora si possa trattare di un rovesciamento concettuale rispetto all’opera originaria tanto da impedire qualsiasi assimilazione all’opera di derivazione, ovvero qualora la parodia – pur ispirandosi all’opera originale – la trasformi a tal punto da renderla creativa e con un significato espressivo nuovo. In assenza di questi elementi, non saremmo difronte ad un utilizzo lecito parodistico di un’opera ma ad una banale contraffazione, in grado non solo di ledere i diritti di sfruttamento economico dell’autore ma anche (in alcuni casi) i suoi diritti morali.

Parodia e altri interessi pubblici

Circa la lesione dei diritti morali dell’autore ovvero dell’immagine commerciale dell’imprenditore sul mercato è opportuno introdurre un’ulteriore riflessione, ossia se la parodia, anche qualora lecita sulla base di quanto discusso, non sia in grado di ledere interessi di terzi ovvero essa possa essere contraria alla morale pubblica. In talune circostanze infatti la parodia può spingersi oltre il confine della morale pubblica, sfociando in parolacce, bestemmie e immagini contrarie a qualsiasi morale ed in grado di ledere (in ipotesi) l’immagine altrui. Basti pensare al già citato caso giudiziale “DIESEL/PORCO DIESEL” ovvero alla proliferazione di pagine social dedicate alla parodia e satira che si possono essere considerate, nella maggior parte dei casi, contrarie alla morale pubblica (si pensi a www.instagram.com/welcometofavelas__/?hl=it). In questi casi non si potrà che classificare il marchio parodistico come radicalmente illegittimo anche per contrarietà alla morale pubblica.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione qui commentata non sembra poter porre la parola fine al dibattito in tema di utilizzo parodistico del marchio altrui, che resta un terreno particolarmente insidioso, alla luce dei contrasti giurisprudenziali esistenti e dei molteplici temi che debbono essere analizzati al fine di valutare le circostanze di fatto. D’altro canto, è evidente che il trend dell’uso parodistico del marchio è in costante crescita e che presto le nostre Corte saranno chiamate ad un nuovo “stress test” relativo alla resistenza dei marchi rinomati nei confronti del loro utilizzo in forma parodiata. Non sappiamo ancora quali saranno le contromosse studiate dai titolari dei marchi notori in sede giudiziaria; dal punto di vista commerciale sembra affermarsi un interessante orientamento secondo cui gli stessi titolari dei marchi ne realizzano versioni parodiate, come si può vedere nel recente utilizzo del marchio ADIDAS da parte della casa di moda tedesca:

https://www.adidas.ch/it/t-shirt-shmoo/EC7373.html