E-COMMERCE: AMAZON RITENUTA RESPONSABILE PER I DANNI CAUSATI DA PRODOTTO DIFETTOSO VENDUTO SULLA PROPRIA PIATTAFORMA ONLINE

09/09/2020

Con la storica decisione Cal. Ct. App., 4th Dist., No. D075738 – Bolger vs Amazon.com LLC (consultabile integralmente al seguente link: https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/2020/d075738.html), in data 13 agosto 2020 la Quarta Sezione della Corte d’Appello del Distretto dello Stato della California ha per la prima volta affermato che l’azienda di e-commerce è responsabile dei difetti e degli eventuali danni causati dai prodotti venduti sulla propria piattaforma.

 

IL CASO
La vicenda trae origine dall’acquisto sulla piattaforma online Amazon, effettuato dalla Signora Angela Bolger, di una batteria di ricambio per un computer portatile. L’ordine in questione è stato commissionato al venditore Lenoge Technology (HK) Ltd e preso in carico da Amazon stessa, la quale ha provveduto alla gestione, elaborazione e finalizzazione della consegna presso l’acquirente. Alcuni mesi dopo l’acquisto, la batteria si è rivelata difettosa generando un’inaspettata esplosione che ha causato serie lesioni sul corpo della donna. Quest’ultima ha agito in giudizio citando Amazon e il terzo venditore Lenoge – rimasto contumace – al fine di chiedere la restituzione della somma pagata per l’acquisto del prodotto e un cospicuo risarcimento per il danno subito. Nel corso del giudizio di primo grado i Giudici statunitensi hanno accolto le difese di Amazon, sottolineando come l’azienda costituisca un semplice “marketplace online” che tuttavia non produce, distribuisce o commercializza direttamente il prodotto in questione. Di conseguenza, proseguivano i Giudici, nulla può essere alle stesse imputato in relazione alla difettosità del prodotto. Al giudizio di primo grado ha fatto seguito il ricorso in appello, nell’ambito del quale la decisione iniziale veniva completamente ribaltata sulla base di una motivazione – al momento unica nel panorama giuridico globale – che individua una chiara responsabilità oggettiva anche nei confronti della piattaforma di e-commerce.

IL RAGIONAMENTO LOGICO-GIURIDICO DELLA CORTE
A differenza di quanto affermato in primo grado, nella sentenza della Corte di Appello statunitense Amazon viene identificata come una vera e propria figura di intermediazione tra il terzo venditore da un lato (Lenoge Technology) e l’acquirente finale dall’altro (Sig.ra Bolger). Di fatto viene evidenziata l’importanza di Amazon all’interno della catena di distribuzione del prodotto, al di là della mera qualificazione terminologica che possa essere alle stesse attribuita quale semplice “intermediario”, “facilitatore” o vero e proprio “distributore”. Gli elementi salienti che caratterizzano il ragionamento logico-giuridico sviluppato nell’ambito del procedimento di secondo grado riguardano in primis il fatto che Amazon abbia autorizzato il venditore a proporre in vendita i propri prodotti all’interno della piattaforma di e-commerce, mettendo quindi a disposizione lo spazio digitale necessario per l’offerta al pubblico dei consumatori. Inoltre il prodotto in questione è rimasto depositato in uno dei c.d. “fulfillment center” di Amazon e successivamente spedito da quest’ultima all’acquirente. Di fatto, secondo quanto sostenuto dalla Corte d’Appello statunitense, sin dal momento in cui si è manifestata la volontà di procedere con l’acquisto del prodotto, l’acquirente non ha mai avuto un contatto diretto con il terzo venditore, interagendo semplicemente e unicamente con un unico soggetto, ossia la piattaforma di e-commerce. Inoltre, ulteriore elemento posto in evidenza dalla Corte riguarda il pagamento corrisposto per l’acquisto del prodotto: nello specifico viene sottolineato come la transazione in sé non abbia minimamente coinvolto il terzo produttore, il quale è rimasto totalmente ignaro di ciò che è stato acquistato fino a quando Amazon stessa non ha deciso di inoltrargli una comunicazione ufficiale. Sulla base di tali molteplici elementi la Corte d’Appello giunge ad affermare che Amazon è “parte integrante dell’intero complesso produttivo e di distribuzione che dovrebbe sostenere il corso delle lesioni derivanti da prodotti difettosi”[1]. Di fatto, agli occhi del consumatore, Amazon risulta come il vero e proprio venditore del prodotto, il vero protagonista del processo di vendita e, pertanto, trattandosi di un apporto fondamentale non può escludersi la piena responsabilità in caso di prodotto difettoso venduto sulla propria piattaforma di e-commerce.

LE POSSIBILI IMPLICAZIONI
La decisione in commento costituisce un vero e proprio “unicum” nel suo genere e potrebbe aprire la strada a decisioni analoghe sul tema della responsabilità civile del venditore online nei confronti del consumatore per vizio del prodotto venduto. A tal proposito va debitamente contestualizzato il fatto che tale decisione sia stata pronunciata in territorio statunitense, ove è particolarmente frequente e consolidato l’utilizzo della giurisprudenza per far fronte a carenze dal punto di vista interpretativo e per cercare di classificare dal punto di vista normativo le nuove figure e modalità commerciali sempre più utilizzate nel quotidiano.
Volendo cercare (per quanto possibile) di trasporre a livello europeo quanto sancito dalla Corte Californiana, sembrerebbe al momento poco plausibile l’accoglimento di un’interpretazione di tale portata innovativa. Al momento è fortemente consolidata, in dottrina e in giurisprudenza, la figura giuridica del c.d. “provider”, categoria all’interno della quale possono essere ricondotti i c.d. colossi marketplace quali, tra gli altri, Facebook, Ebay nonché lo stesso Amazon. Tali prestatori di servizi, ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2000/31 CE (c.d. “Direttiva sul commercio elettronico”), recepita nel nostro ordinamento mediante Decreto Legislativo n. 70 del 2003, non sono chiamati ad adempiere un “obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”, essendo tuttalpiù tenuti ad “informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi”. È evidente però che l’attuale regolamentazione sul punto, se osservata attentamente, non va ad intercettare la fattispecie trattata dai Giudici californiani nella sentenza qui presa in considerazione, la quale fa riferimento alla responsabilità civile da prodotto difettoso in capo al venditore e non al compimento di attività illecite come invece riporta il dettato normativo. Ciò lascia indubbiamente intendere la portata innovativa di quanto statuito dalla Corte d’Appello californiana, che potrebbe condurre all’individuazione di una nuova figura giuridica anche in territorio europeo, del tutto differente rispetto alla semplice nozione di “provider” e in grado di regolare in modo completo il rapporto che sempre più spesso ormai sorge tra il semplice utente-acquirente da un lato e i grandi marketplace dall’altro, veri e propri protagonisti attivi nei processi di vendita dei prodotti offerti. In ogni caso, in attesa di conoscere se vi possa essere, nei fatti, una vera e propria evoluzione normativa in tal senso, è impensabile che una tale evoluzione possa essere accolta oltreoceano e introdotta a livello normativo senza l’intervento fondamentale del legislatore europeo.

[1] Sul punto si veda il testo originale della decisione, in cui si afferma che “Amazon is an integral part of the overall producing and marketing enterprise that should bear the cost of injuries resulting from defective products.” (Vandermark, 61 Cal.2d at p. 262).

Paolo Rovera


USO DEL MARCHIO NEL COMMERCIO: LA CGUE SI PRONUNCIA SULL’ATTIVITÀ DI CONDIVISIONE DI CONTENUTI LESIVI DEI DIRITTI DI MARCHIO ALTRUI OPERATA DAI GESTORI DI SITI WEB CONTENT DIRECTORY

15/07/2020

Con decisione del 2 luglio scorso nella causa C-684/19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito la portata dell’espressione di uso di marchio nel commercio attraverso internet contenuta nell’art. 5, par. 1, Direttiva 2008/95/CE – dal 2019 sostituita dall’art. 10, Direttiva UE 2015/2436. La Corte ha affermato che la pubblicazione on-line di un annuncio contenente il marchio altrui ad opera di gestori di siti web content directory non costituisce uso del segno identico al marchio altrui da parte dell’originario soggetto richiedente la pubblicazione ai sensi della Direttiva qualora i gestori dei siti web abbiano ricondiviso l’inserzione di propria iniziativa e a nome proprio e senza che vi sia alcun rapporto con l’originario soggetto richiedente la pubblicazione.

 

La vicenda
La domanda pregiudiziale di cui è stata investita la Corte è sorta nell’ambito di una controversia tra le società tedesche di avvocati mk advokaten GbR e MBK Rechtsanwälte GbR in merito al divieto impartito alla mk advokaten di usare nel commercio il gruppo di lettere “mbk”. Il quesito posto dal giudice di rinvio ha riguardato l’interpretazione dell’articolo 5, par. 1 della Direttiva 2008/95/CE, su cui si fonda il diritto del titolare di un marchio registrato di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un segno identico o simile al proprio marchio di impresa per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui esso è stato registrato.

Il procedimento principale
La società MBK Rechtsanwälte, titolare del marchio omonimo rispetto alla sua denominazione sociale e registrato per servizi giuridici, proponeva nel 2016 un’azione per contraffazione nei confronti della mk advokaten, a quel tempo anch’essa operante con la denominazione “mbk rechtsanwälte”. Il Tribunale del Land di Düsseldorf statuiva sul punto vietando alla mk advokaten – dietro comminatoria di un’ammenda – di usare nel commercio il gruppo di lettere “mbk” per servizi giuridici.
Nonostante tale provvedimento, perdurava il reindirizzamento della voce “mbk Rechtsanwälte” a diversi siti internet di referenziamento di imprese che proponevano un annuncio per i servizi giuridici della mk advokaten. La MBK Rechtsanwälte, ritenendo dimostrato il mancato rispetto del divieto imposto, chiedeva al giudice di infliggere un’ammenda alla mk advokaten. Quest’ultima, a sua difesa, sosteneva di aver puntualmente adempiuto all’ordine del giudice con la rimozione dell’annuncio pubblicato su sua commissione presso l’annuario on-line Das Örtliche. Non avendo mai chiesto di figurare su altri siti Internet, la società di avvocati era dell’avviso che nessun ulteriore obbligo si ponesse a suo carico.
Il Tribunale del Land, costatando che gli annunci presenti sul web andavano a beneficio della mk advokaten e si basavano sul contenuto fatto inserire dalla stessa nell’annuario Das Örtliche, le infliggeva un’ammenda a motivo della sua mancata spettante attività di vigilanza su eventuali ricondivisioni dell’annuncio cancellato da parte di gestori di siti terzi e omessa attivazione per la soppressione di tutte le occorrenze su internet dell’annuncio in parola.

La questione pregiudiziale
La mk advokaten proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale superiore del Land di Düsseldorf il quale, reputando decisiva ai fini di causa l’interpretazione del termine “usare” ai sensi dell’art. 5, par. 1 della richiamata direttiva, sospendeva il procedimento e domandava alla Corte di chiarire se fosse riscontrabile un utilizzo del marchio conforme all’art. 5 della Direttiva qualora l’inserzione recante pregiudizio al marchio altrui non fosse stata pubblicata per volontà del terzo, ma essa fosse stata ripresa dal gestore del sito internet da un annuncio non più esistente; quest’ultimo sì commissionato dal soggetto interessato a riceverne un vantaggio economico.

La decisione della Corte
La Corte veniva in sostanza chiamata a stabilire chi fosse, nel caso della condivisione di un annuncio arrecante pregiudizio al marchio altrui, il soggetto a cui imputare l’uso del segno identico o simile a tale marchio.
Rappresentati due differenti scenari, venivano fornite dalla Corte altrettante conclusioni.
Infatti, nel caso in cui un soggetto operante nel commercio ordini presso il gestore di un sito Internet di inserzioni la pubblicazione di un annuncio contenente al suo interno un segno identico o simile al marchio altrui, si dovrà ritenere che questi faccia uso di detto segno ai sensi dell’art. 5, par. 1 della Direttiva 2008/95. Diversamente, a quest’ultimo non potranno essere imputati atti autonomi compiuti da altri operatori economici, quali i gestori di siti internet di referenziamento che agiscono di loro propria iniziativa e in nome proprio e senza alcun rapporto contrattuale con l’originario inserzionista.
Il termine “usare” di cui all’art. 5, par. 1 della Direttiva 2008/95 implica pertanto un comportamento attivo e il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso: ciò non accade se tale atto viene effettuato da un operatore indipendente senza il consenso dell’inserzionista.
Tale assunto esclude che la norma sia interpretabile nel senso che un soggetto possa essere considerato autore dell’uso di un segno identico o simile al marchio altrui indipendentemente dal suo comportamento, per il solo motivo che tale uso sia idoneo a procurargli un vantaggio economico.

Implicazioni
Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio verificare l’eventuale esistenza di una relazione diretta o indiretta tra la mk advokaten e i gestori dei siti Internet in parola e ricostruire se quest’ultimi avessero messo l’annuncio on-line su commissione e per conto della società di avvocati.
Ove nessuna connessione esista, si dovrebbe concludere che la MBK Rechtsanwälte non è legittimata ad agire contro la mk advokaten in forza del diritto di esclusiva previsto dall’art. 5, par. 1 della Direttiva 2008/95 per la pubblicazione dell’inserzione su siti Internet diversi da quello dell’annuario Das Örtliche, effettuata dai gestori di siti internet di loro stessa iniziativa e a nome proprio.
In ogni caso, quanto detto non pregiudicherebbe l’eventuale possibilità per la MBK Rechtsanwälte di reclamare dalla mk advokaten la restituzione di vantaggi economici sulla base della normativa nazionale tedesca né quella di agire contro i gestori dei siti Internet in questione sulla base dello stesso art. 5, par. 1 oggetto dell’attività interpretativa della Corte, la cui ratio consiste proprio nel fornire al titolare del marchio uno strumento legale che gli consenta di vietare – e di conseguenza far cessare – qualsiasi uso del proprio marchio posto in essere da terzi senza consenso.

Alessia Asaro


VIOLAZIONI TRAMITE PIATTAFORME ONLINE. IL TITOLARE PUO’ CHIEDERE ALL’HOSTING PROVIDER SOLO L’INDIRIZZO POSTALE. UN PASSO INDIETRO NELLA LOTTA ALLA PIRATERIA ONLINE?

15/07/2020

Con la recente decisione del 9 luglio 2020, nel caso Constantin Film v YouTube, C-264/19, la CGUE ha affermato che You Tube e Google sono tenuti a fornire unicamente l’indirizzo postale, e non anche indirizzo e-mail e indirizzo IP di un utente che viola i diritti di proprietà intellettuale.

 

Si veda la news del 21 aprile 2020 sulla domanda pregiudiziale e le conclusioni dell’Avvocato Generale (disponibile al link: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c6f8500e-344e-47e6-a1df-8ce50d60f840)

La decisione in commento ha accolto le argomentazioni svolte dall’Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe, nelle proprie conclusioni presentate il 2 aprile 2020, e ha dunque affermato che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE (Direttiva Enforcement), dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente, ma unicamente all’indirizzo postale.

Questa interpretazione, che è possibile definire eccessivamente formalistica, si basa sulle seguenti argomentazioni della Corte:
• la Direttiva Enforcement non definisce la nozione indirizzo e pertanto la determinazione del significato e della portata della stessa deve essere operata conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente che, a dire della Corte, riguarderebbe unicamente l’indirizzo postale, vale a dire il luogo di domicilio o di residenza di una determinata persona;
• tale termine nella normativa comunitaria non si riferisce pertanto all’indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o all’indirizzo IP;
• dall’esame di altri atti di diritto dell’Unione che fanno riferimento all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo IP emergerebbe che nessuno di essi utilizza il termine «indirizzo», senza ulteriori precisazioni, per designare il numero di telefono, l’indirizzo IP o l’indirizzo di posta elettronica;
• l’interpretazione così data è altresì conforme alla finalità perseguita dall’articolo 8 della direttiva, tenuto conto dell’obiettivo generale di detta direttiva.

Come si è già avuto modo di chiarire qui, l’interpretazione fornita dall’Avvocato Generale prima e dalla Corte poi risulta, a parere di chi scrive, eccessivamente restrittiva. È infatti discutibile che il significato comune di “indirizzo” sia unicamente quello di indirizzo fisico e non anche quello di indirizzo elettronico. Peraltro, nel caso di specie si tratta di violazioni avvenute in un ambiente online ove è anche ragionevole ritenere che in effetti il luogo in cui raggiungere un soggetto possa essere determinato anche dall’indirizzo email e dall’indirizzo IP. Si consideri poi che, nella maggior parte dei casi, i dati in possesso dei provider non sono attendibili, soprattutto i dati dell’indirizzo postale (spesso infatti vengono forniti dati falsi che non vengono adeguatamente verificati). Ne deriva che solamente tramite la conoscenza – quantomeno – dell’indirizzo IP, il titolare dei diritti avrebbe più chance di individuare i responsabili dell’illecito.

La sentenza in commento chiarisce in ogni caso che gli Stati membri hanno comunque facoltà di concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ricevere un’informazione più ampia, purché, tuttavia, sia garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e siano rispettati gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità.

Vi sono infatti molti precedenti delle Corti Italiane (soprattutto del Tribunale di Milano e di Roma) che hanno disposto ordini di disclosure nei confronti di hosting provider ben più ampi, che includevano dati quali nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo di residenza, codice fiscale, ovvero ragione e sede sociale e numero di identificazione ai fini fiscali o di registrazione nel registro delle imprese, o analoghi, in caso di persona giuridica (si vedano a titolo esemplificativo le decisioni del Tribunale di Roma, , sezione specializzata in materia di Impresa, del 13 marzo 2019, e del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di Impresa, del 23 maggio 2019). L’art. 156bis della legge sul diritto di autore, di fatti, ha una portata più ampia rispetto all’art. 8 della Direttiva Enforcement, prevedendo espressamente la possibilità di richiedere agli intermediari di fornire “gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge”.

Va anche considerato che la decisione della Corte di giustizia riguarda i dati identificativi di utenti di servizi user generated, quindi generalmente persone fisiche che non traggono un utile dalle loro attività di condivisione. È un dato di fatto che in questo settore l’Unione Europea si stia dirigendo verso una maggiore responsabilizzazione dell’intermediario: l’art. 17 della direttiva 2019/790/CE, c.d. “Digital Single Market”, ancora non implementata in Italia, prevede infatti che sia il provider a dover concludere licenze con i titolari dei diritti e implementare tecnologie di riconoscimento, a tal fine anche “coprendo” le attività degli utenti del servizio.
Si confida dunque che la sentenza qui commentata non muti nella sostanza la ormai consolidata giurisprudenza, quantomeno delle Corti Italiane, in merito alla disclosure dei dati dei soggetti responsabili di illeciti, soprattutto ove si tratti non di singoli utenti, ma di vere e proprie associazioni criminose con evidenti intenti di lucro.

Margherita Stucchi


VARIETÀ VEGETALI: IL RUOLO CRESCENTE DEL BOARD OF APPEAL DELL’UCVV (UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI) ALLA LUCE DEL RECENTE CASO “SIBERIA”

08/07/2020

Nel recente caso portato all’attenzione della sesta sezione della General Court (cfr Trib. primo grado UE, Sez. VI 25 giugno 2020, causa T-737/18 – Siberia Oriental BV c. Ufficio comunitario delle varietà vegetali), quest’ultima ha ribadito due importanti principi che governano la procedura amministrativa di valutazione della registrabilità di una varietà vegetale.

 

Il fatto
La società olandese Siberia Oriental BV proponeva ricorso avverso la decisione del Board of Appeal dell’UCVV del 15 ottobre 2018, riguardante una domanda di modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali della varietà Siberia, della specie Lilium L.
La suddetta privativa comunitaria veniva concessa dall’UCVV il 2 agosto 1996 e la data di scadenza veniva fissata al 1° febbraio 2018.
Nell’agosto 2017 la ricorrente chiedeva all’UCVV di modificare la data di scadenza della privativa, sostituendo la data inizialmente fissata con quella del 30 aprile 2020. Riteneva la ricorrente che, in primo luogo, la durata della privativa avrebbe dovuto essere calcolata dall’UCVV sulla base dell’articolo 19 del Regolamento UE n. 2100/94 e che, in secondo luogo, l’UCVV avrebbe dovuto ridurre la durata della privativa in conformità all’articolo 116 paragrafo 4 del medesimo regolamento, in considerazione del periodo intercorso tra la prima commercializzazione della varietà vegetale in questione e la data di entrata in vigore del menzionato regolamento.

La decisione del Board of Appeal dell’UCVV
Il Board of Appeal dichiarava irricevibile la domanda ritenendo, in primo luogo, che il termine di due mesi previsto dall’articolo 69 del Regolamento UE n. 2100/94 per la presentazione di un ricorso contro la decisione dell’UCVV fosse già scaduto. In secondo luogo, il Board of Appeal riteneva che il ricorso non potesse essere fondato sull’articolo 67 in combinato disposto con l’articolo 87 del Regolamento UE n. 2100/94, in quanto tali disposizioni riguarderebbero l’iscrizione iniziale della data di scadenza della privativa comunitaria concessa e non la modifica di tale iscrizione. In terzo luogo, il Board of Appeal riteneva che l’articolo 53 paragrafi 4 e 5 del Regolamento attuativo n. 874/2009 della Commissione Europea – riguardante la procedura di correzione delle decisioni dell’UCVV in caso di errori linguistici, di trascrizione o di errori manifesti – non potesse trovare applicazione nel caso di specie, non sussistendone i presupposti.

Il ricorso davanti al giudice dell’Unione
La Siberia Oriental BV impugnava la decisione del Board of Appeal davanti al giudice europeo.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduceva due motivi: il primo relativo alla violazione delle forme sostanziali previste dal Regolamento UE n. 2100/94. In particolare, la ricorrente affermava che la decisione dell’UCVV fosse affetta da un difetto di motivazione. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la violazione da parte del Board of Appeal del Regolamento UE n. 2100/94 e di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, compresi il TUE e il TFUE. In particolare, la ricorrente sosteneva che il Board of Appeal avesse erroneamente ritenuto: 1) che il ricorso non potesse essere basato sull’articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 87, del Regolamento UE n. 2100/94; 2) che il ricorso non potesse essere basato sull’articolo 53, paragrafo 4, del Regolamento attuativo n. 874/2009.
In conclusione, la ricorrente chiedeva alla General Court di riformare la decisione dell’UCVV modificando essa stessa la data di scadenza della privativa in esame.

La decisione del Tribunale Europeo
La General Court, chiamata ad annullare la decisione dell’UCVV, ha affrontato il tema del ruolo che essa deve esercitare rispetto alle decisioni di un organo amministrativo, nello specifico il Board of Appeal dell’UCVV.
In primo luogo, il Tribunale ha affermato che nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione del Board of Appeal dell’UCVV, quest’ultimo è tenuto, conformemente all’articolo 73, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 2100/94, ad adottare tutte le misure necessarie per ottemperare la sentenza del giudice dell’Unione, traendo le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza, senza che il giudice europeo possa condannare l’organo amministrativo a compiere una determinata attività.
La General Court ha dichiarato, dunque, irricevibile il ricorso della ricorrente nella parte in cui chiedeva a quest’ultima di modificare la data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
In secondo luogo, la General Court ha indicato i parametri in base ai quali una decisione dell’UCVV possa ritenersi sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento UE n. 2100/94 e dell’art. 296 del TFUE. Come rilevato più volte dalla giurisprudenza europea, l’obbligo di motivazione risponde a un duplice obiettivo: da un lato, quello di permettere agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato dall’organo amministrativo; dall’altro lato quello di permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione amministrativa.
Nello specifico, il Tribunale ha affermato che l’obbligo di motivazione “può essere soddisfatto senza che sia necessario rispondere espressamente e in modo esaustivo alla totalità degli argomenti addotti da una parte ricorrente, a condizione che l’UCVV esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (…) La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al tenore di tale atto, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata”.
Con riferimento al caso di specie, la General Court ha ritenuto che il Board of Appeal dell’UCVV avesse correttamente motivato la propria decisione affermando che il rifiuto di esercitare il potere di correzione della data di scadenza della privativa in questione non fosse impugnabile ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento UE n. 2100/94 e aggiungendo che un siffatto rifiuto non costituisce una decisione relativa all’iscrizione o alla soppressione di dati nel registro ai sensi dell’articolo 87 del Regolamento suddetto.

Conclusioni
La recente pronuncia della General Court contribuisce a dilatare il ruolo che il Board of Appeal eserciterà in futuro nella materia afferente alle varietà vegetali. Ponendo in capo a quest’ultimo l’obbligo di motivare puntualmente la propria decisione, il giudice europeo ha imposto all’organo amministrativo di svolgere un’attività di sempre più simile a quella di una Corte che a quella di un semplice ufficio di concessione o rigetto delle richieste di registrazione per le privative da ritrovati vegetali.

Luigi Goglia, Camilla Macrì


UN SECCO NO AL NOSECCO! L’ALTA CORTE PER L’INGHILTERRA E GALLES RIGETTA L’APPELLO IN UN NUOVO CAPITOLO DELLA PARTITA DELLE BOLLICINE. LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA “PROSECCO” È DI OSTACOLO ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “NOSECCO”.

02/07/2020

Con decisione del 24 giugno, l’Alta Corte ha confermato il previo rigetto della domanda di marchio Nosecco da parte dell’Intellectual property Office del Regno Unito, ritenendo evidente l’interferenza con la parola “Prosecco”, protetta come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento dell’Unione Europea n. 1308/2013 e ritenendo, inoltre, palese il rischio che il segno potesse fuorviare il pubblico inglese.

 

La domanda di marchio contestata
La nota società francese Les Grand Chais de France, produttrice di uno spumante analcolico, aveva depositata nel gennaio 2018 la domanda per il seguente marchio internazionale per vini non alcoolici:

La procedura di opposizione
Contro la domanda di marchio sopra raffigurata il “Consorzio italiano per la Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco” ha proposto con successo opposizione davanti all’Intellectual Property Office del Regno Unito: l’ufficio ha sottolineato che il Regolamento UE n. 1308/2013 protegge le denominazioni di origine protette esplicitamente contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione” e ciò anche qualora l’origine effettiva del prodotto sia indicata (come è avvenuto nel caso di specie). L’ufficio britannico ha anche sottolineato che il termine “evocazione” non richiede alcun rischio di confusione: sarebbe sufficiente l’aggancio al termine protetto per veicolare un nuovo messaggio al consumatore. Inoltre, il marchio sarebbe decettivo per il consumatore che ben potrebbe aspettarsi che il prodotto così indicato deriverebbe, in qualche modo, dall’elaborazione di un autentico Prosecco.

L’appello
La decisione è stata appellata dalla società francese. La combinazione della negazione iniziale “No” con l’aggettivo “secco” assumerebbe il significato di un’indicazione spiritosa ad una bevanda non secca e quindi dolce. Punto di partenza dell’argomentazione era che la conoscenza del termine italiano “secco” potrebbe essere data per scontata e ciò anche da parte di un pubblico di madre lingua inglese. Semmai la creazione fantasiosa “Nosecco” sarebbe da considerare alla stregua di una lecita parodia del termine Prosecco. Il gioco di parole potrebbe quindi essere anche interpretato come un “no” al “prosecco”, interpretazione che, per cosi dire, allontanerebbe il consumatore dal termine protetto. Per descrivere tale linea argomentativa l’appellante aveva usato il termine suggestivo “teach away”, e quindi l’espressione nota nel campo brevettuale per evidenziare l’inconciliabile distanza concettuale tra due idee. Notando che vi sarebbero “molte ragioni per cui le persone scelgono bevande analcoliche, tra cui motivi di religione, salute, basso fabbisogno calorico, serena partecipazione al traffico motorizzato”, l’appellante francese aveva insinuato implicitamente anche alla possibile rilevanza di diritti fondamentali per il presente caso. Inoltre, la decisione di rigetto si sarebbe ingiustificatamente basata sulla “presunta percezione da parte dei consumatori”, non ritenendo necessario avere una prova concreta in merito a quest’ultima.

La decisione della Alta Corte per l’Inghilterra e Galles
L’Alta Corte ha rigettato l’appello, confermando la precedente decisione di rigetto: ciò che conta non sarebbe l’intenzione dell’ideatore del segno ma, come correttamente osservato dall’ufficio, la presunta percezione da parte del pubblico. La prima associazione del pubblico, nel caso del segno “Nosecco” sarebbe il noto “Prosecco”, mentre il possibile secondo pensiero sarebbe quello derivante dalla negazione ovvero che non si tratti di un Prosecco e che non si tratti di una bevanda del gusto secco. Non vi sarebbe quindi spazio per l’applicazione di una dottrina del “teach away” nel settore dei segni distintivi. È stato inoltre ribadito come l’applicazione del criterio della “presunta percezione da parte dei consumatori”, anche senza ricorrere ad una consulenza tecnica d’ufficio, deve considerarsi confermata dalla giurisprudenza consolidata della Corte.

Nota
Da un punto di vista sistematico – concettuale, la decisione dell’Alta Corte non può sorprendere: il testo del regolamento UE n. 1308/2013 che vieta espressamente qualsiasi “evocazione”, spesso è stato severamente applicato con rigore anche nella giurisprudenza precedente della Corte di Giustizia che riguardava i conflitti tra i segni Cognac / Konjakkia; Gorgonzola / Cambozola oppure Calvados / Verlados. Anche l’applicazione del criterio della “presunta percezione del pubblico”, da determinare direttamente dal Giudice, può basarsi su una giurisprudenza consolidata. Ciò nonostante, per determinare correttamente tale percezione del pubblico, occorrerà osservare con molta attenzione il modificarsi delle consuetudini. La presente controversia può essere inquadrata in un contesto più ampio in cui spesso si può osservare come l’utilizzo di segni per cibi e bevande non tradizionali si scontra con segni storici-tradizionali. La sempre crescente domanda per nuovi tipi di cibo, idonei a soddisfare esigenze e richieste sempre più stravaganti e disomogenee, a volte supportate da motivi come il benessere oppure la religione, e dall’altro la possibilità di consumare cibi di provenienze sempre più disparati, modificherà inevitabilmente il tipo di percezione che il consumatore avrà in relazione ai segni utilizzati in questo settore.

Tankred Thiem