LA RESPONSABILITÀ DEI GESTORI DELLE PIATTAFORME E-COMMERCE – LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE SUL CASO LOUBOUTIN – AMAZON

16/06/2022

Lo scorso 2 giugno 2022 l’Avvocato Generale Szpunar della Corte di Giustizia UE ha espresso le proprie conclusioni riguardo le cause riunite C-148/ 21 e C-184/21, relative al caso Louboutin/Amazon, esponendo le motivazioni secondo cui il gestore di una piattaforma e-commerce non debba essere ritenuto responsabile per le violazioni dei diritti dei titolari di marchi, compiute sulla propria piattaforma.

 

Entrambe le controversie sorgevano nel 2019, quando lo stilista francese Christian Louboutin invocava, nei confronti del colosso dell’e-commerce Amazon, una lesione dei propri diritti esclusivi vantati sul marchio n. 0874489 registrato nel Benelux, e sul marchio n. 8845539 dell’Unione europea. L’oggetto dei diritti di privativa riguarda la “semelle rouge”, ovvero quel particolare punto di rosso (N. Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di calzature di lusso, che dai primi anni ‘90 contraddistingue e rende note in tutto il mondo le collezioni della maison calzaturiera parigina.

In entrambi i procedimenti promossi contro Amazon, Louboutin ha lamentato che tra i vari annunci presenti sulla piattaforma, vi fossero offerte in vendita numerose scarpe con la suola rossa, asserendo che il gestore avesse agito in violazione dei suoi diritti esclusivi, avendo pubblicizzato e commercializzato – senza il suo consenso – prodotti identici a quelli per cui è registrato il suo marchio.

Le corti nazionali adite – del Lussemburgo per la causa C-148/21, e del Belgio per la causa C-184/21 – hanno entrambe rimesso la questione alla Corte di Giustizia tramite rinvio pregiudiziale, allo scopo di chiedere al giudice comunitario di fare luce sulla questione della responsabilità dei gestori di piattaforme di vendita online.

Nello specifico, tramiti i suddetti rinvii, è stato richiesto alla Corte se fosse ipotizzabile imputare una responsabilità diretta in capo ai gestori di piattaforme di e-commerce, relativamente alla pubblicazione di annunci di vendita di prodotti contraffatti, pur se offerti da terzi. In più, nelle domande di rinvio, vi era altresì la richiesta di interpretare la nozione di “uso” del marchio disciplinata ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2 del Regolamento europeo n. 2017/1001.

Nell’esporre le proprie conclusioni sul tema, l’AG Szpunar ha fatto espresso riferimento alla funzione ed all’attività compiuta da Amazon nel mondo dell’e-commerce, il quale opera come intermediario su un mercato “ibrido” offrendo ai consumatori prodotti sia propri che per conto di terzi, ed altresì servizi di spedizione e di stoccaggio. A tal proposito, l’AG Szpunar ha sostenuto che la presenza del logo di Amazon, in qualità di distributore negli annunci di vendita di terzi, non costituisca connessione con i prodotti offerti. Di conseguenza, anche le violazioni eventualmente commesse non sarebbero attribuibili al gestore della piattaforma, a condizione che nessun elemento induca l’utente normalmente informato a confondere la provenienza dell’annuncio, ed a percepire il marchio del prodotto come parte integrante della pubblicità offerta dal gestore.

In riferimento all’interpretazione dell’Art. 9 del Regolamento europeo, inoltre, l’AG ha ritenuto che l’attività di comunicazione commerciale, effettuata dall’intermediario digitale e gestore di piattaforme e-commerce, non sia configurabile tra le ipotesi di “uso” di un marchio, e che quindi non sia parimenti ravvisabile la responsabilità dello stesso per eventuali violazioni commesse sulla sua piattaforma.

Dunque, per tali ragioni l’AG ha espressamente concluso che Amazon “non può essere ritenuta direttamente responsabile per le violazioni dei diritti dei proprietari di marchi che avvengono sulla sua piattaforma a seguito di offerte commerciali di terzi”.

Seppur non vincolanti per la decisione che spetterà alla Corte, le conclusioni dell’Avvocato Generale rappresentano un rilevante spunto di riflessione in relazione ai criteri di attribuzione della responsabilità in capo ai gestori delle piattaforme e-commerce, soprattutto in vista – e nell’attesa – dell’entrata in vigore del Digital Service Act, e del Digital Markets Act.

Federica Schiavone

IL MARCHIO TRIDIMENSIONALE DELLE CAPSULE NESPRESSO È STATO DICHIARATO NULLO PERCHE’ LA FORMA È TECNICAMENTE NECESSARIA AD OTTENERE UN RISULTATO TECNICO

01/06/2022

Il Tribunale Federale svizzero ha dichiarato la nullità del marchio tridimensionale delle capsule Nespresso. La forma delle stesse, infatti, è stata considerata dal giudice elvetico necessaria ad ottenere un risultato tecnico.

 

Il lungo procedimento che ha visto contrapposte la multinazionale con sede in Svizzera ed Ethical Coffee SA. si è recentemente concluso con una dichiarazione di nullità del marchio 3D delle capsule contenenti il caffè macinato della nota azienda produttrice controllata da Nestlé SA.

La controversia nasceva dall’azione di contraffazione del marchio tridimensionale registrato esercitata da Nestlé nei confronti di Ethical Coffee. La società attrice sosteneva, infatti, che la produzione e la commercializzazione da parte di Ethical Coffee di capsule compatibili con le macchine da caffè Nespresso costituisse una violazione del marchio di forma. Nestlé aveva, infatti, provveduto alla registrazione del segno distintivo a tre dimensioni dapprima in sede interna, presso L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) e, successivamente, anche a livello di Unione europea ed internazionale.

Per questi motivi, già nel 2011 Nestlé aveva instaurato un procedimento cautelare nei confronti di Ethical Coffee, chiedendo l’inibizione della condotta di fabbricazione e di vendita, ritenuta in contrasto con i diritti di privativa dell’attrice.

La causa, che si era protratta nel tempo, anche per ragioni dovute al fallimento della società convenuta, veniva decisa nel merito dal Tribunale di Vaud con il rigetto della domanda attorea. Il giudice di primo grado accoglieva, per contro, la domanda riconvenzionale proposta da Ethical Coffee, e dichiarava la nullità del titolo azionato da Nestlé. Secondo il giudice di prime istanze, infatti, il marchio in questione era diventato di pubblico dominio.

La soccombente impugnava il provvedimento in questione, ma anche in secondo grado il giudice dichiarava la nullità del marchio tridimensionale. La motivazione addotta dal Tribunale Federale sottolineava, tuttavia, un aspetto differente rispetto alla decisione del giudice di primo grado, focalizzandosi sulla nozione di forma “tecnicamente causale e sufficiente”.

Secondo l’art. 7, paragrafo 1, lettera e) RMUE, non è possibile registrare un marchio caratterizzato solamente dalla forma o altro componente del prodotto che risulti necessario a pervenire ad una soluzione di un problema tecnico.

La ratio sottostante alla disposizione del legislatore europeo è evitare che vengano tutelate con una protezione potenzialmente rinnovabile all’infinito, come avviene nel caso dei marchi, soluzioni tecniche che dovrebbero, invece, essere oggetto di brevettazione e quindi sottoposte a decadenza decorso il limitato periodo di protezione conferito dal titolo brevettuale.

In conformità con quanto sancito nelle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea CGUE, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, 18 giugno 2002, C-299/99 e CGUE, Lego Juris A/S v. Mega Brands Inc., 14 settembre 2010, C‑48/09, la decisione di secondo grado ha sostenuto che la forma si considera “tecnicamente necessaria”, qualora non risulti possibile per i concorrenti ricorrere a soluzioni differenti per risolvere il medesimo problema tecnico, il quale, nel caso di specie, è costituito dalla compatibilità delle capsule con le macchine da caffè Nespresso.

Le perizie tecniche effettuate durante il procedimento, hanno, in effetti, dimostrato che esistono diverse soluzioni presenti sul mercato, ma che esse risultano peggiori in termini di costi di fabbricazione, di inserimento nelle macchine Nespresso e di quantità di caffè contenuta all’interno delle capsule.

Ne deriva, in conclusione, che la dichiarazione di nullità del marchio tridimensionale in questione si è fondata sulla considerazione che la forma delle capsule sia tecnicamente necessaria per permettere l’introduzione delle stesse all’interno di una macchina Nespresso.

Alfredo Bergolo


L’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IN DETERMINATE CIRCOSTANZE PUÒ IMPEDIRE L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ESAURIMENTO DEL MARCHIO

25/05/2022

Il titolare di un marchio di lusso può opporsi alla vendita dei propri prodotti, anche attraverso siti online, ad opera di un rivenditore esterno alla rete di distribuzione selettiva che avvenga con modalità lesive del prestigio e della reputazione del marchio stesso. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano in un caso che ha riguardato una nota società di prodotti di alta moda operante nel settore del lusso.

 

Con ordinanza n. 2635/2022 del 28 febbraio 2022, il Tribunale di Milano ha confermato, in sede di reclamo, il provvedimento cautelare con il quale era stato accolto il ricorso proposto da Chanel nei confronti di una società estranea alla propria rete di distribuzione selettiva – Trilab s.r.l. – che rivendeva, tramite e-commerce per parrucchieri, profumi e cosmetici della nota maison francese.

In particolare, il Giudice ha ritenuto sussistenti i “motivi legittimi” ostativi all’esaurimento dei diritti di marchio, sia sotto il profilo della conformità alla normativa Antitrust dei contratti di distribuzione selettiva di Chanel, sia sotto il profilo del prestigio dei prodotti oggetto di tutela, qualificabili come beni di lusso.

Occorre precisare che la distribuzione selettiva è un sistema basato su accordi tra il fornitore e il distributore, in cui il fornitore s’impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri determinati. I distributori s’impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato al sistema. Tale sistema viene in genere utilizzato per beni di elevato livello tecnologico per i quali l’acquirente necessiti di specifica e qualificata assistenza oppure per beni di lusso, al fine di tutelare gli investimenti effettuati dal titolare in termini di prestigio del marchio.

Questo particolare sistema di vendita è astrattamente idoneo a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ma, secondo la giurisprudenza italiana e comunitaria, può essere considerato legittimo a condizione che: (i) sia limitata a prodotti di elevata tecnicità o di lusso e di prestigio, al fine di conservarne la qualità e garantirne un utilizzo corretto; (ii) la scelta del rivenditore autorizzato sia basata su criteri oggettivi; (iii) i limiti imposti alla libera circolazione non vadano oltre il necessario.

Nel caso di specie, il  giudice, dopo aver riconosciuto legittimo il sistema di distribuzione selettiva di Chanel (in quanto le clausole contenute nei relativi accordi erano destinate unicamente a salvaguardare il prestigio e l’alta rinomanza del marchio) si è soffermato sulla possibilità di considerare la distribuzione selettiva un legittimo motivo idoneo a derogare al principio dell’esaurimento, consentendo al titolare del marchio di lusso d’impedire la circolazione del bene commercializzato da un terzo in violazione delle clausole concordate con il distributore autorizzato.

Il principio dell’esaurimento ai sensi dell’art. 5 c.p.i. prevede che le facoltà esclusive attribuite al titolare si esauriscono con la prima immissione in commercio dei prodotti da parte del titolare o con il suo consenso a meno che sussistano “motivi legittimi” che giustifichino l’opposizione del titolare del marchio all’ulteriore commercializzazione dei propri prodotti.

Secondo Chanel, Trilab commercializzava i prodotti a marchio Chanel al di fuori della rete di distribuzione selettiva con grave pregiudizio in danno alla stessa perché le modalità di vendita e offerta in vendita, per le caratteristiche che presentavano, erano lesive della reputazione della maison.

Tali modalità, estranee agli standard qualitativi di Chanel, consistevano nell’offerta dei prodotti su un sito e-commerce per parrucchieri, con immagini sfocate e con affollamento di contenuti accanto a prodotti di diversa natura merceologica e con marchi di profilo più basso. I prodotti venivano quindi presentati sul sito e-commerce per parrucchieri in contrasto con il messaggio di esclusività e lusso elitario dell’alta profumeria che Chanel intende comunicare.

Alle modalità di vendita descritte si affiancava anche l’alterazione dei prodotti originali attraverso la rimozione dei codici identificativi: la manipolazione dei prodotti costituisce un ulteriore e diverso elemento idoneo ad escludere l’applicazione del principio di esaurimento del marchio.

Chanel ha sostenuto che il packaging alterato non soltanto pregiudica agli occhi del consumatore l’immagine di qualità e di prestigio che contraddistingue i prodotti Chanel, ma impedisce anche a quest’ultima di identificare la genuinità dei prodotti e la loro fonte di provenienza vanificando l’intero sistema di tracciamento predisposto da Chanel nell’ambito dei controlli necessari per la tutela della rete di distribuzione selettiva.

Il collegio ha dunque ritenuto le argomentazioni di Chanel tutte condivisibili e ha pertanto disposto l’inibitoria, assistita da penale, all’ulteriore commercializzazione, offerta in vendita, promozione e pubblicizzazione dei prodotti a marchio Chanel sul sito di e-commerce di Trilab, nonché la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza sul sito della stessa.

L’ordinanza qui in commento mette in luce che il sistema di distribuzione selettiva deve essere visto non solo in un’ottica di tutela del titolare del marchio, ma anche del consumatore che può fare affidamento sugli elevati standard qualitativi dei prodotti distribuiti e sulla professionalità dei distributori.

Anna Colmegna


LA COMMISSIONE DEI RICORSI DA’ RAGIONE AD LGV:

“VZ PORTALE FINANZIARIO” È DISTINTIVO E REGISTRABILE COME MARCHIO

20/05/2022

Con sentenza n. 49/22 depositata il 16 maggio 2022, la Commissione dei Ricorsi accoglie il ricorso n. 7852 presentato da LGV Avvocati nell’interesse della banca svizzera VZ Depotbank AG e annulla la precedente decisione dell’UIBM che rifiutava la protezione del marchio “VZ PORTALE FINANZIARIO” per servizi finanziari di cui alla Classe 36 della Classificazione di Nizza.

 

La vicenda

Nel 2019 l’UIBM rifiutava la protezione in Italia della registrazione internazionale “VZ PORTALE FINANZIARIO” per i servizi finanziari e assicurativi di cui alla classe 36, ritenendo il marchio descrittivo dei servizi rivendicati all’interno di tale classe e perciò privo di qualsiasi carattere distintivo ex art. 7 c.p.i.
Contro tale decisione LGV proponeva ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi.

Il ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi

Secondo LGV l’UIBM aveva erroneamente ritenuto che l’elemento dominante del marchio denominativo in parola risiedesse nell’elemento “PORTALE FINANZIARIO”, non prendendo in considerazione l’acronimo “VZ” posto all’inizio del segno.
La parte dominante – e distintiva – del segno avrebbe dovuto essere invece individuata nell’acronimo “VZ”, in ragione del suo posizionamento nella parte iniziale del marchio e poiché sigla da anni distintiva delle attività della ben nota società richiedente VZ Depotbank, oltre che priva di alcun significato evocativo dei servizi finanziari.

La decisione della Commissione dei Ricorsi

Con decisione resa il 28 febbraio 2022 e depositata in data 16 maggio 2022, la Commissione dei Ricorsi ha fatto proprie le argomentazioni avanzate da LGV Avvocati, censurando come erronea la precedente decisione di rifiuto del marchio emessa dall’UIBM.
Secondo la Commissione, infatti, “come giustamente rivendica la parte ricorrente – è proprio l’acronimo “VZ”, presente all’interno del segno, che deve essere considerato la parte dominante (e distintiva) del segno”.
Ancora, precisa la Commissione, “una volta individuato nell’acronimo “VZ” l’elemento dominante del marchio, appare evidente la lontananza di significato dell’espressione “VZ” rispetto ai prodotti/servizi contraddistinti dallo stesso agli occhi dei consumatori italiani, dimostrando ciò, anche sotto il profilo merceologico, la sicura sussistenza in capo al marchio dei requisiti minimi richiesti dall’art. 7 c.p.i. per ottenere la registrazione”.
Il caso posto all’attenzione della Commissione è stato definito dalla stessa una “novità” nel panorama dei precedenti casi esaminati.

Alessia Asaro


QUALE TUTELA A FAVORE DEI MARCHI C.D. “RINOMATI”: IL CASO GUCCI

04/11/2021

I marchi rinomati godono di una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di confusione tra i prodotti. Ad affermarlo è un’interessante pronuncia della corte di Cassazione riguardante la nota maison Gucci.

 

Con ordinanza n.27217/2021, depositata in data 7 ottobre 2021, la Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso di Gucci che chiedeva l’annullamento per difetto di novità della registrazione da parte di una società cinese di due marchi simili a quelli della famosa casa di moda. La Corte di Appello di Firenze, precedentemente investita della questione, pur riconoscendo la somiglianza dei segni in conflitto e la rinomanza dei marchi Gucci, aveva rigettato le domande di nullità limitando la propria analisi al rischio di confusione tra i segni medesimi, osservando che l’elevata rinomanza non solo non rileva ai fini della valutazione del rischio confusorio, ma costituisce piuttosto un ulteriore argomento a sostegno della sua insussistenza. A parere della Corte di Appello, proprio la notorietà del marchio ed il suo far presa nella mente dei consumatori escludono la possibilità che questi ultimi vengano indotti in errore, “non potendosi ritenere che il potere di attrattiva del marchio anteriore rinomato possa essere compromesso da un segno successivo (del contraffattore)” inidoneo a generare un rischio di confusione in un pubblico di acquirenti attenti e informati come quelli dei prodotti Gucci.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato sul punto che la mancanza di confondibilità è un elemento “del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della disciplina dei marchi di rinomanza”. I marchi che godono di notorietà, a differenza dei marchi non rinomati, godono infatti di una tutela particolare e rafforzata prevista dal Dlgs 30/2005, in attuazione della direttiva CE 89/104. Pertanto, ai fini della esclusione della novità del segno posteriore ai sensi dell’art. 12 lett. f) del CPI e affinché il titolare di un marchio rinomato abbia il diritto di vietare a terzi l’uso del segno medesimo ai sensi dell’art. 20 lett. c) del CPI non è necessario che vi sia un rischio di confusione nel pubblico dei consumatori. Secondo la Cassazione è infatti sufficiente a tali fini che “il contraffattore possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore ovvero che l’uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza”, generando la c.d. «diluizione» rispetto alla distintività e la c.d. «corrosione» rispetto alla notorietà del marchio. Il «vantaggio indebitamente tratto», detto anche «parassitismo», si riferisce invece non tanto al pregiudizio subito dal titolare del marchio anteriore che gode di rinomanza, quanto piuttosto al vantaggio indebito tratto dal titolare del marchio contraffatto. Tale è il caso in cui il contraffattore, ponendosi nel solco del marchio notorio, beneficia della sua reputazione, del suo potere attrattivo e del suo prestigio senza di fatto versare alcun compenso economico. Quanto al pubblico dei consumatori, la Corte di Cassazione ha osservato che a nulla rileva il fatto che coloro i quali sono soliti acquistare i prodotti Gucci possano non cadere in errore, ben potendo i prodotti contraffatti essere scelti consapevolmente da una fetta di consumatori non per le loro caratteristiche, decorative o di materiale, intrinseche, ma esclusivamente per la loro forte somiglianza con i prodotti “celebri”, magari per “spacciarli” per originali.

Spetterà dunque al giudice del rinvio, sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, accertare se l’utilizzo del marchio posteriore sia privo di giusta causa che consenta di trarre indebitamente vantaggio e profitto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio Gucci ovvero arrechi pregiudizio alle caratteristiche di tale marchio. Di certo si tratta di una pronuncia rilevante in materia di marchi rinomati e che si pone sulla falsariga di altri precedenti giurisprudenziali in materia (si veda, ad esempio, la sentenza L’Oréal del 18/6/2009 ripresa dalla Cassazione nella decisione qui in commento).

Margherita Corrado