News

L’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IN DETERMINATE CIRCOSTANZE PUÒ IMPEDIRE L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ESAURIMENTO DEL MARCHIO

25/05/2022

Il titolare di un marchio di lusso può opporsi alla vendita dei propri prodotti, anche attraverso siti online, ad opera di un rivenditore esterno alla rete di distribuzione selettiva che avvenga con modalità lesive del prestigio e della reputazione del marchio stesso. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano in un caso che ha riguardato una nota società di prodotti di alta moda operante nel settore del lusso.

 

Con ordinanza n. 2635/2022 del 28 febbraio 2022, il Tribunale di Milano ha confermato, in sede di reclamo, il provvedimento cautelare con il quale era stato accolto il ricorso proposto da Chanel nei confronti di una società estranea alla propria rete di distribuzione selettiva – Trilab s.r.l. – che rivendeva, tramite e-commerce per parrucchieri, profumi e cosmetici della nota maison francese.

In particolare, il Giudice ha ritenuto sussistenti i “motivi legittimi” ostativi all’esaurimento dei diritti di marchio, sia sotto il profilo della conformità alla normativa Antitrust dei contratti di distribuzione selettiva di Chanel, sia sotto il profilo del prestigio dei prodotti oggetto di tutela, qualificabili come beni di lusso.

Occorre precisare che la distribuzione selettiva è un sistema basato su accordi tra il fornitore e il distributore, in cui il fornitore s’impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri determinati. I distributori s’impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato al sistema. Tale sistema viene in genere utilizzato per beni di elevato livello tecnologico per i quali l’acquirente necessiti di specifica e qualificata assistenza oppure per beni di lusso, al fine di tutelare gli investimenti effettuati dal titolare in termini di prestigio del marchio.

Questo particolare sistema di vendita è astrattamente idoneo a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ma, secondo la giurisprudenza italiana e comunitaria, può essere considerato legittimo a condizione che: (i) sia limitata a prodotti di elevata tecnicità o di lusso e di prestigio, al fine di conservarne la qualità e garantirne un utilizzo corretto; (ii) la scelta del rivenditore autorizzato sia basata su criteri oggettivi; (iii) i limiti imposti alla libera circolazione non vadano oltre il necessario.

Nel caso di specie, il  giudice, dopo aver riconosciuto legittimo il sistema di distribuzione selettiva di Chanel (in quanto le clausole contenute nei relativi accordi erano destinate unicamente a salvaguardare il prestigio e l’alta rinomanza del marchio) si è soffermato sulla possibilità di considerare la distribuzione selettiva un legittimo motivo idoneo a derogare al principio dell’esaurimento, consentendo al titolare del marchio di lusso d’impedire la circolazione del bene commercializzato da un terzo in violazione delle clausole concordate con il distributore autorizzato.

Il principio dell’esaurimento ai sensi dell’art. 5 c.p.i. prevede che le facoltà esclusive attribuite al titolare si esauriscono con la prima immissione in commercio dei prodotti da parte del titolare o con il suo consenso a meno che sussistano “motivi legittimi” che giustifichino l’opposizione del titolare del marchio all’ulteriore commercializzazione dei propri prodotti.

Secondo Chanel, Trilab commercializzava i prodotti a marchio Chanel al di fuori della rete di distribuzione selettiva con grave pregiudizio in danno alla stessa perché le modalità di vendita e offerta in vendita, per le caratteristiche che presentavano, erano lesive della reputazione della maison.

Tali modalità, estranee agli standard qualitativi di Chanel, consistevano nell’offerta dei prodotti su un sito e-commerce per parrucchieri, con immagini sfocate e con affollamento di contenuti accanto a prodotti di diversa natura merceologica e con marchi di profilo più basso. I prodotti venivano quindi presentati sul sito e-commerce per parrucchieri in contrasto con il messaggio di esclusività e lusso elitario dell’alta profumeria che Chanel intende comunicare.

Alle modalità di vendita descritte si affiancava anche l’alterazione dei prodotti originali attraverso la rimozione dei codici identificativi: la manipolazione dei prodotti costituisce un ulteriore e diverso elemento idoneo ad escludere l’applicazione del principio di esaurimento del marchio.

Chanel ha sostenuto che il packaging alterato non soltanto pregiudica agli occhi del consumatore l’immagine di qualità e di prestigio che contraddistingue i prodotti Chanel, ma impedisce anche a quest’ultima di identificare la genuinità dei prodotti e la loro fonte di provenienza vanificando l’intero sistema di tracciamento predisposto da Chanel nell’ambito dei controlli necessari per la tutela della rete di distribuzione selettiva.

Il collegio ha dunque ritenuto le argomentazioni di Chanel tutte condivisibili e ha pertanto disposto l’inibitoria, assistita da penale, all’ulteriore commercializzazione, offerta in vendita, promozione e pubblicizzazione dei prodotti a marchio Chanel sul sito di e-commerce di Trilab, nonché la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza sul sito della stessa.

L’ordinanza qui in commento mette in luce che il sistema di distribuzione selettiva deve essere visto non solo in un’ottica di tutela del titolare del marchio, ma anche del consumatore che può fare affidamento sugli elevati standard qualitativi dei prodotti distribuiti e sulla professionalità dei distributori.

Anna Colmegna


LA COMMISSIONE DEI RICORSI DA’ RAGIONE AD LGV:

“VZ PORTALE FINANZIARIO” È DISTINTIVO E REGISTRABILE COME MARCHIO

20/05/2022

Con sentenza n. 49/22 depositata il 16 maggio 2022, la Commissione dei Ricorsi accoglie il ricorso n. 7852 presentato da LGV Avvocati nell’interesse della banca svizzera VZ Depotbank AG e annulla la precedente decisione dell’UIBM che rifiutava la protezione del marchio “VZ PORTALE FINANZIARIO” per servizi finanziari di cui alla Classe 36 della Classificazione di Nizza.

 

La vicenda

Nel 2019 l’UIBM rifiutava la protezione in Italia della registrazione internazionale “VZ PORTALE FINANZIARIO” per i servizi finanziari e assicurativi di cui alla classe 36, ritenendo il marchio descrittivo dei servizi rivendicati all’interno di tale classe e perciò privo di qualsiasi carattere distintivo ex art. 7 c.p.i.
Contro tale decisione LGV proponeva ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi.

Il ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi

Secondo LGV l’UIBM aveva erroneamente ritenuto che l’elemento dominante del marchio denominativo in parola risiedesse nell’elemento “PORTALE FINANZIARIO”, non prendendo in considerazione l’acronimo “VZ” posto all’inizio del segno.
La parte dominante – e distintiva – del segno avrebbe dovuto essere invece individuata nell’acronimo “VZ”, in ragione del suo posizionamento nella parte iniziale del marchio e poiché sigla da anni distintiva delle attività della ben nota società richiedente VZ Depotbank, oltre che priva di alcun significato evocativo dei servizi finanziari.

La decisione della Commissione dei Ricorsi

Con decisione resa il 28 febbraio 2022 e depositata in data 16 maggio 2022, la Commissione dei Ricorsi ha fatto proprie le argomentazioni avanzate da LGV Avvocati, censurando come erronea la precedente decisione di rifiuto del marchio emessa dall’UIBM.
Secondo la Commissione, infatti, “come giustamente rivendica la parte ricorrente – è proprio l’acronimo “VZ”, presente all’interno del segno, che deve essere considerato la parte dominante (e distintiva) del segno”.
Ancora, precisa la Commissione, “una volta individuato nell’acronimo “VZ” l’elemento dominante del marchio, appare evidente la lontananza di significato dell’espressione “VZ” rispetto ai prodotti/servizi contraddistinti dallo stesso agli occhi dei consumatori italiani, dimostrando ciò, anche sotto il profilo merceologico, la sicura sussistenza in capo al marchio dei requisiti minimi richiesti dall’art. 7 c.p.i. per ottenere la registrazione”.
Il caso posto all’attenzione della Commissione è stato definito dalla stessa una “novità” nel panorama dei precedenti casi esaminati.

Alessia Asaro


QUALE TUTELA A FAVORE DEI MARCHI C.D. “RINOMATI”: IL CASO GUCCI

04/11/2021

I marchi rinomati godono di una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di confusione tra i prodotti. Ad affermarlo è un’interessante pronuncia della corte di Cassazione riguardante la nota maison Gucci.

 

Con ordinanza n.27217/2021, depositata in data 7 ottobre 2021, la Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso di Gucci che chiedeva l’annullamento per difetto di novità della registrazione da parte di una società cinese di due marchi simili a quelli della famosa casa di moda. La Corte di Appello di Firenze, precedentemente investita della questione, pur riconoscendo la somiglianza dei segni in conflitto e la rinomanza dei marchi Gucci, aveva rigettato le domande di nullità limitando la propria analisi al rischio di confusione tra i segni medesimi, osservando che l’elevata rinomanza non solo non rileva ai fini della valutazione del rischio confusorio, ma costituisce piuttosto un ulteriore argomento a sostegno della sua insussistenza. A parere della Corte di Appello, proprio la notorietà del marchio ed il suo far presa nella mente dei consumatori escludono la possibilità che questi ultimi vengano indotti in errore, “non potendosi ritenere che il potere di attrattiva del marchio anteriore rinomato possa essere compromesso da un segno successivo (del contraffattore)” inidoneo a generare un rischio di confusione in un pubblico di acquirenti attenti e informati come quelli dei prodotti Gucci.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato sul punto che la mancanza di confondibilità è un elemento “del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della disciplina dei marchi di rinomanza”. I marchi che godono di notorietà, a differenza dei marchi non rinomati, godono infatti di una tutela particolare e rafforzata prevista dal Dlgs 30/2005, in attuazione della direttiva CE 89/104. Pertanto, ai fini della esclusione della novità del segno posteriore ai sensi dell’art. 12 lett. f) del CPI e affinché il titolare di un marchio rinomato abbia il diritto di vietare a terzi l’uso del segno medesimo ai sensi dell’art. 20 lett. c) del CPI non è necessario che vi sia un rischio di confusione nel pubblico dei consumatori. Secondo la Cassazione è infatti sufficiente a tali fini che “il contraffattore possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore ovvero che l’uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza”, generando la c.d. «diluizione» rispetto alla distintività e la c.d. «corrosione» rispetto alla notorietà del marchio. Il «vantaggio indebitamente tratto», detto anche «parassitismo», si riferisce invece non tanto al pregiudizio subito dal titolare del marchio anteriore che gode di rinomanza, quanto piuttosto al vantaggio indebito tratto dal titolare del marchio contraffatto. Tale è il caso in cui il contraffattore, ponendosi nel solco del marchio notorio, beneficia della sua reputazione, del suo potere attrattivo e del suo prestigio senza di fatto versare alcun compenso economico. Quanto al pubblico dei consumatori, la Corte di Cassazione ha osservato che a nulla rileva il fatto che coloro i quali sono soliti acquistare i prodotti Gucci possano non cadere in errore, ben potendo i prodotti contraffatti essere scelti consapevolmente da una fetta di consumatori non per le loro caratteristiche, decorative o di materiale, intrinseche, ma esclusivamente per la loro forte somiglianza con i prodotti “celebri”, magari per “spacciarli” per originali.

Spetterà dunque al giudice del rinvio, sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, accertare se l’utilizzo del marchio posteriore sia privo di giusta causa che consenta di trarre indebitamente vantaggio e profitto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio Gucci ovvero arrechi pregiudizio alle caratteristiche di tale marchio. Di certo si tratta di una pronuncia rilevante in materia di marchi rinomati e che si pone sulla falsariga di altri precedenti giurisprudenziali in materia (si veda, ad esempio, la sentenza L’Oréal del 18/6/2009 ripresa dalla Cassazione nella decisione qui in commento).

Margherita Corrado


ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INDUSTRIAL PROPERTY LAW: GRANTED IN AUSTRALIA THE FIRST PATENT ‘INVENTED’ BY A MACHINE

14/10/2021

With a groundbreaking decision of July 30, 2021 (available at https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879), the Federal Court of Australia has ruled – for the first time in the world – that an artificial intelligence system can be named as the inventor of a patented invention. As a result, the owner of the AI system can legitimately be named as the patent’s applicant and enjoy the exclusive rights arising from its registration.

 

The case

The dispute comes from a patent application filed by Dr. Stephen Thaler, developer and owner of an artificial intelligence system called “DABUS”, able to generate ideas by modifying the interconnections between different neural networks and to analyse the most critical consequences of such ideas. According to Thaler himself, DABUS developed entirely on its own the invention underlying the patent application, relating to a heterogeneous set of products and processes concerning containers, devices and methods for attracting enhanced attention using convex and concave fractal elements.

The patent application, filed by Dr. Thaler (among others) with the Australian Patent Office, did not name a natural person as the inventor, but “DABUS”. For that reason, the Office rejected the application on the ground that the applicable legislation was not compatible with the possibility of designating a non-natural person as the inventor of the patent. Dr. Thaler appealed this decision before the Australian Federal Court.

The decision

With the commented decision, the Australian Court, while confirming that the applicant for a patent registration must necessarily be a natural person (or a person with legal personality), excluded the existence of a valid legal ground to prevent an artificial intelligence system from being named as the inventor of the patent.

This is because, in the first place, there is no definition of inventor in the Australian legal context that unequivocally links that status to a natural person: in the Court’s view, the term ‘invent’ has been used to describe actions directly attributable to men only because – historically – such actions could not (yet) be performed by machines: ‘however, now that artificial intelligence systems can perform the same functions, the word [invent] can also refer to them‘.

Secondly, the Court continues, the argument put forward by the Australian Patent Office according to which an AI system could not be identified as an inventor because – being it an artificial intelligence system – it could not be considered as the owner of a title to be transferred to the applicant-physical person (in this case Dr. Thaler), cannot be accepted. In fact, Art. 15(1)(c) of the Patents Act 1990, in providing that “a patent for an invention may only be granted to a person who [… ] derives title to the inventor or a person mentioned in paragraph (b)“, when it refers to “deriving title to the inventor”, would not necessarily require an act of assignment from the inventor/AI system to the applicant/individual, since the applicant, in his capacity as owner of the AI system, would be the owner of all inventions created by that system at the very moment those inventions came into his possession.

Finally, in conclusion of its reasoning, the Court points out that extending the definition of inventor in a way of including an AI system not only wouldn’t be contrary to the applicable legislation, but would also be in line with the objective set in section 2A of the Patents Act to promote technological innovation and its dissemination: otherwise, a disincentive for investments would be generated and owners of AI systems would be forced to protect patentable inventions as trade secrets.

Conclusions

The Australian decision, which is not yet definitive being it subject to appeal, could mark a turning point in the global panorama with regard to the increasingly discussed and topical issue of the relationship between artificial intelligence and industrial property law. For the time being, however, this is an almost isolated case which, in fact, appears to be in contrast with some other decisions (most recently the one of the Court of Appeal of England rendered on September 21, 2021, available at https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf), which in front of similar cases, confirm that the status of inventor of a patent can only be attributed to a natural person.

Giorgio Rapaccini


INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE: CONCESSO IN AUSTRALIA IL PRIMO BREVETTO “INVENTATO” DA UNA MACCHINA

14/10/2021

Con un’innovativa decisione del 30 luglio 2021 (consultabile al link https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879), la Corte Federale Australiana ha statuito – prima nel panorama mondiale – che un sistema di intelligenza artificiale può essere indicato quale inventore di un trovato oggetto di brevetto. Di conseguenza, il proprietario del sistema di AI può legittimamente essere indicato quale richiedente il brevetto e godere dei diritti esclusivi che derivano dalla sua registrazione.

 

Il caso

La controversia origina dalla domanda di brevetto depositata dal Dott. Stephen Thaler, sviluppatore e proprietario di un sistema di intelligenza artificiale denominato “DABUS”, in grado di generare idee modificando le interconnessioni tra diverse reti neurali, nonché di analizzare le conseguenze critiche di tali idee. Secondo quanto riferito dallo stesso Thaler, DABUS ha sviluppato in modo del tutto autonomo l’invenzione posta alla base della domanda di brevetto, relativa ad una serie eterogenea di prodotti e procedimenti riguardanti contenitori, dispositivi e metodi per attirare una maggiore attenzione utilizzando elementi frattali convessi e concavi.

La domanda di brevetto, depositata dal Dott. Thaler tra l’altro anche avanti l’Ufficio brevetti australiano, indicava quale inventore non una persona fisica bensì “DABUS”. Proprio per tale ragione, l’Ufficio rigettava la domanda, sul presupposto che la normativa applicabile non sarebbe compatibile con la possibilità di indicare quale inventore del trovato una persona non fisica. Avverso tale decisione, il Dott. Thaler promuoveva appello di fronte alla Corte Federale Australiana.

La decisione

Con la decisione in commento, la Corte Australiana, se da un lato ha confermato che il richiedente la registrazione di un brevetto deve necessariamente corrispondere con una persona fisica (o comunque dotata di personalità giuridica), dall’altro lato ha escluso la sussistenza di un valido fondamento giuridico per impedire ad un sistema di intelligenza artificiale di essere indicato quale inventore del brevetto.

Questo perché, in primo luogo, non esiste nel contesto normativo australiano una definizione di inventore che ricolleghi univocamente tale status ad una persona fisica: ad opinione della Corte, infatti, il termine “inventare” è stato storicamente utilizzato per descrivere azioni direttamente riconducibili all’uomo solo perché – storicamente – simili azioni non potevano (ancora) essere realizzate da macchine: “tuttavia, ora che i sistemi di intelligenza artificiale possono assolvere alle medesime funzioni, la parola [inventare] può anche riferirsi ad essi”.

In secondo luogo, prosegue la Corte, non è accoglibile l’argomento fatto proprio dall’Ufficio Brevetti australiano secondo cui un sistema di AI non potrebbe essere identificato quale inventore perché – trattandosi appunto di un sistema di intelligenza artificiale – non potrebbe essere considerato quale proprietario di un titolo da traferire in capo al richiedente-persona fisica (nella specie il Dott. Thaler). Sul punto i giudici australiani rilevano che l’art. 15(1)(c) del Patents Act del 1990, nel disporre che “un brevetto per invenzione può essere concesso esclusivamente ad una persona che […] abbia ottenuto il titolo dall’inventore ovvero da una persona indicata alla lettera (b)”, quando parla di “ottenimento del titolo dall’inventore”, non richiede necessariamente un atto di trasferimento (“assignment”) del titolo da parte dell’inventore/sistema AI in favore del richiedente/persona fisica, dal momento che il richiedente, nella sua qualità di proprietario del sistema di AI, sarebbe proprietario di tutte le invenzioni create da tale sistema nel momento stesso in cui tali invenzioni entrano in suo possesso.

A conclusione del proprio ragionamento la Corte precisa, infine, che l’estensione della definizione di inventore sino al punto di abbracciare anche un sistema AI non solo non sarebbe contraria alla legislazione applicabile, ma si porrebbe in linea con l’obiettivo dichiarato dall’art. 2A del Patents Act di promuovere l’innovazione tecnologica e la sua diffusione: diversamente operando, infatti, si produrrebbe un disincentivo agli investimenti e si costringerebbero i proprietari di sistemi AI a tentare di proteggere le rispettive invenzioni brevettabili come segreti commerciali.

Conclusioni

La decisione australiana, ad ora non definitiva in quanto suscettibile di impugnazione, potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama mondiale con riferimento al tema, sempre più discusso e attuale, del rapporto tra intelligenza artificiale e diritto industriale. Si tratta tuttavia, per il momento, di un caso pressoché isolato ed anzi a ben vedere contrastante con alcuni precedenti (da ultimo la decisione della Corte d’Appello inglese del 21 settembre 2021, consultabile al link https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf) che, di fronte a situazioni analoghe, confermano che la qualità di inventore di un brevetto possa essere attribuita esclusivamente ad una persona fisica.

Giorgio Rapaccini