L’antefatto.
Nel 2011 l’astro del calcio internazionale Lionel Messi depositava presso l’EUIPO domanda per la registrazione di un marchio misto contenente, nella sua parte denominativa, il proprio cognome MESSI, con riferimento a prodotti di abbigliamento, scarpe e articoli sportivi. La domanda, una volta pubblicata, era sottoposta ad opposizione da parte del titolare del marchio anteriore “MASSI”, anch’esso registrato per prodotti di abbigliamento e calzature sportive. L’opponente invocava la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni, vista l’elevata vicinanza fonetica e visiva e l’identità merceologica. Con decisione del 12 giugno 2013, l’EUIPO accoglieva l’opposizione e rigettava il marchio MESSI. La decisione era confermata in sede di ricorso avanti la Commissione dell’EUIPO. La vertenza veniva portata avanti al Tribunale dell’Unione Europea, che con sentenza del 26 aprile 2018 accoglieva il ricorso del calciatore e annullava la decisione dell’EUIPO ritenendo che la notorietà del calciatore neutralizzasse le somiglianze visive e fonetiche tra i segni e ne escludesse pertanto il rischio di confusione.
Proponevano ricorso avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sia l’EUIPO che la società titolare del marchio anteriore, contestando tra l’altro che il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione la notorietà di Messi per affermare la presenza di un rischio di confusione, anche alla luce di consolidata giurisprudenza comunitaria che afferma che per valutare se dalla somiglianza tra segni derivi un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori deve essere vagliata la notorietà del solo marchio anteriore, e che in ogni caso la notorietà deve riguardare il segno e non il suo titolare.

La decisione della Corte.
Con la sentenza in commento la CGUE, confermando la pronuncia del Tribunale, ha fatto proprie le motivazioni di quest’ultimo e nell’escludere qualsiasi rischio di confusione tra i marchi a confronto ha confermato la registrabilità del marchio MESSI.
Nell’iter argomentativo della sentenza, appare di particolare interesse il passaggio della pronuncia in cui i Giudici di Lussemburgo si soffermano sul tema principale invocato dai ricorrenti e dunque sulla rilevanza o meno, ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi, della notorietà del segno successivo e del suo titolare. Sul punto la Corte non contesta che – come sostenuto dai ricorrenti – la valutazione della reputazione del marchio anteriore sia di fondamentale importanza per la determinazione del rischio di confusione, trattandosi invero di un fattore imprescindibile. La Corte si spinge tuttavia oltre. Richiamando un precedente in termini (causa C-328/18, sentenza del 4 marzo 2020), la CGUE spiega che il giudizio di confusione tra marchi è un giudizio complesso, che deve tenere in considerazione una molteplicità di fattori ugualmente rilevanti. Tra questi è certamente rilevante la notorietà del marchio anteriore. Questo non esclude tuttavia che sia opportuno e in alcuni casi doveroso prendere in debita considerazione anche la notorietà del soggetto che chiede la registrazione del proprio nome come marchio, se ed in quanto tale reputazione possa effettivamente influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico dei consumatori.
Nel caso di specie, conclude la Corte, la reputazione in gran parte del territorio dell’UE del calciatore Messi è talmente alta (al punto da ritenerla come fatto “notorio”, vale a dire un fatto che può essere conosciuto da chiunque o di cui si può venire a conoscenza tramite fonti generalmente accessibili) da distinguere nettamente il marchio MESSI da quello anteriore sotto un profilo concettuale, con esclusione pertanto di ogni rischio di confusione.

Giorgio Rapaccini