L’EUIPO DICHIARA LA NULLITA’ PER DECADENZA DEL MARCHIO “BIG MAC” DI MCDONALDS

22/01/2019

Con la decisione resa in data 16 gennaio 2019, l’EUIPO ha dichiarato la nullità per decadenza del marchio “BIG MAC”, di titolarità di McDonald’s. Quest’ultima rischia dunque di non poter utilizzare, all’interno dell’Unione Europea, in via esclusiva il marchio contestato.

 

La recente decisione dell’EUIPO segna un risultato importante nella battaglia incominciata dalla catena di fastfood irlandese Supermac, che ha presentato una domanda ai sensi dell’art. 58, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio dell’Unione Europea, chiedendo la decadenza – nella sua interezza – del marchio di titolarità di McDonald’s, “BIG MAC”, che non sarebbe stato effettivamente utilizzato per un periodo continuativo di cinque anni.

Trattandosi di una domanda di decadenza per mancato uso, l’onere della prova idonea a dimostrare l’effettivo utilizzo del marchio per tutti i prodotti e sevizi per i quali la registrazione è stata ottenuta incombe al titolare del marchio e non al richiedente. Nel caso di specie, il marchio “BIG MAC” era stato registrato per le classi 29, 30 e 42 della Classificazione di Nizza e dunque McDonald’s ha fornito delle prove d’uso alla Divisione di Annullamento dell’Ufficio Europeo. In particolare, sono state prodotte le seguenti prove: tre affidavit firmati da rappresentanti di McDonald’s che illustrano in dettaglio i dati di vendita per il periodo 2011-2016; brochure e stampe di manifesti pubblicitari, datate tra il 2011 e il 2016; stampe di alcuni siti web di McDonald’s, datate tra il 7/1/2014 e il 3/10/2016; una stampa da una voce di Wikipedia (in inglese) che fornisce informazioni sul famoso panino di McDonald’s, c.d. Big Mac. Inoltre, McDonald’s non ha presentato prove di terzi che attestassero l’uso effettivo del marchio in questione, nel periodo di riferimento, non è stata data alcuna indicazione su come le brochure siano state diffuse né sono stati forniti dati dai quali potesse ricavarsi che quelle brochure avessero portato ad acquisti effettivi da parte del pubblico dei consumatori. La Divisione di Annullamento ha inoltre ritenuto di scarso rilievo probatorio la voce di Wikipedia, osservando che chiunque può modificarne le voci.

In conclusione, la Divisione di Annullamento ha ritenuto le prove prodotte da McDonald’s – a seguito di una valutazione globale delle stesse – non sufficienti né idonee a dimostrare l’uso effettivo durante il periodo di tempo in questione (11/4/2012 – 10/4/2017). Pertanto, l’EUIPO ha dichiarato il marchio “BIG MAC” nullo, per non uso. Tuttavia, McDonald’s potrà proporre appello avverso tale decisione entro due mesi dalla data in cui questa è stata resa.