THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE SHALL DECIDE ON THE CORRECT APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF THE TRADE MARK

16/01/2018

With a recent ruling, the Court of Justice of the European Union has settled the long-standing dispute between Schweppes International and the Spanish company Red Paralela over the use of the trademark “Schweppes”

 

Schweppes International owns the trade mark “Schweppes” in Spain, where the Spanish company Schweppes has the exclusive right to use that trade mark. In 2014, Red Paralela filed infringement proceedings against Red Paralela for importing and marketing in Spain tonic water bottles bearing the’ Schweppes’ mark from the United Kingdom, where the trade mark “Schweppes” is owned by Coca-Cola, which has acquired the rights following a transfer.

Schweppes claims that these acts are unlawful, since the bottles of tonic water were produced and marketed not by itself or with its consent but by Coca-Cola, which has no relationship with the Orangina Schweppes group. Schweppes also considers that, in view of the identity of the signs and products for which it is responsible, the acts referred to above are misleading for the consumer, who would not be able to distinguish the commercial origin of those bottles. Red Paralela, in its defence in that infringement action, pleaded exhaustion of the trade mark right which, in respect of goods bearing the trade mark’ Schweppes’ from Member States of the Union in which Coca-Cola is the proprietor of that trade mark, results from tacit consent. According to Red Paralela, between Coca-Cola and Schweppes International, the existence of legal and economic links cannot be denied in the joint exploitation of the sign’ Schweppes’ as a universal mark.

It is in this context that the Court of First Instance n. 8 of Barcelona decided to refer the matter to the Court of Justice in order to determine whether, in the light of the conduct of Schweppes and Coca-Cola following the territorially limited transfer of the trade mark’ Schweppes’, EU law precludes Schweppes from invoking its exclusive right under Spanish law to oppose the importation and marketing in Spain of’ Schweppes’ products from the United Kingdom. That court points out, in particular, that Schweppes International has strengthened the overall image of the trade mark’ Schweppes’, even though it is the proprietor of parallel marks in only a part of the Member States.

In its judgment of 20 December 2017, the Court ruled that “The Spanish company Schweppes cannot oppose the importation of bottles of tonic water bearing the trade markSchweppesfrom the United Kingdom if it itself has given the impression that it is a single, global trade mark”. The Courts of Luxembourg then dismissed the question on the ground that the Spanish General Court made a reference for a preliminary ruling, stating that’ European Union law precludes the proprietor of a national trade mark from opposing the importation of identical goods bearing the same trade mark from another Member State, where that trade mark, which was originally the property of the same proprietor, is currently held by a third party who acquired the rights of that trade mark by transfer, whereas, as a result of that transfer, the owner of that trade mark.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DECIDE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO DEL MARCHIO

16/01/2018

Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dirime l’annosa controversia sorta tra Schweppes International e la società spagnola Red Paralela circa l’uso del marchio “Schweppes”

 

La società Schweppes International è titolare del marchio «Schweppes» sul territorio spagnolo, paese nel quale la società spagnola Schweppes possiede il diritto esclusivo di sfruttamento di tale marchio. Nel 2014, detta società ha proposto un’azione per contraffazione contro la Red Paralela per aver importato e commercializzato in Spagna bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito. In questo paese, il marchio «Schweppes» è detenuto dalla Coca-Cola, che ne ha acquisiti i diritti all’esito di una cessione.

La società Schweppes sostiene che tali atti siano illeciti, dal momento che le bottiglie di acqua tonica sono state prodotte e immesse in commercio non da essa stessa o con il suo consenso, bensì dalla Coca- Cola, la quale non avrebbe alcun rapporto con il gruppo Orangina Schweppes. La Schweppes ritiene inoltre che, tenuto conto dell’identità dei segni e dei prodotti per cui è causa, gli atti di cui sopra siano ingannevoli per il consumatore, il quale non sarebbe in grado di distinguere l’origine commerciale di tali bottiglie. La Red Paralela, nella sua difesa in detta azione per contraffazione, ha invocato l’esaurimento del diritto di marchio che risulterebbe, per quanto riguarda i prodotti recanti il marchio «Schweppes» provenienti da Stati membri dell’Unione nei quali la Coca-Cola è titolare di tale marchio, da un consenso tacito. Secondo la Red Paralela poi, tra la Coca-Cola e la Schweppes International non si può negare la sussistenza di collegamenti giuridici ed economici nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» come marchio universale.

È esattamente in tale contesto, che il Tribunale di commercio n. 8 di Barcellona ha deciso di interpellare la Corte di giustizia per determinare se, alla luce del comportamento della società Schweppes e della Coca-Cola a seguito della cessione territorialmente limitata del marchio «Schweppes», il diritto dell’Unione osti a che la Schweppes invochi il diritto esclusivo di cui gode in forza della normativa spagnola per opporsi all’importazione, nonchè alla commercializzazione in Spagna dei prodotti «Schweppes» provenienti dal Regno Unito, paese in cui il marchio è detenuto dalla Coca-Cola. Detto giudice rileva, segnatamente, che la Schweppes International ha rafforzato, pur essendo titolare dei marchi paralleli solo in una parte degli Stati membri, un’immagine globale del marchio «Schweppes».

Con la sentenza del 20 dicembre 2017, la Corte ha stabilito che “La società spagnola Schweppes non può opporsi all’importazione di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito se essa stessa ha dato l’impressione che si tratti di un marchio unico e globale”. I giudici del Lussemburgo hanno quindi sciolto la questione, motivo del rinvio pregiudiziale operato da parte del Tribunale spagnolo, sancendo che “il diritto dell’Unione osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici recanti il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione, il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando la confusione nel pubblico pertinente circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio”.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DECIDE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO DEL MARCHIO

16/01/2018

Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dirime l’annosa controversia sorta tra Schweppes International e la società spagnola Red Paralela circa l’uso del marchio “Schweppes”

 

La società Schweppes International è titolare del marchio «Schweppes» sul territorio spagnolo, paese nel quale la società spagnola Schweppes possiede il diritto esclusivo di sfruttamento di tale marchio. Nel 2014, detta società ha proposto un’azione per contraffazione contro la Red Paralela per aver importato e commercializzato in Spagna bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito. In questo paese, il marchio «Schweppes» è detenuto dalla Coca-Cola, che ne ha acquisiti i diritti all’esito di una cessione.

La società Schweppes sostiene che tali atti siano illeciti, dal momento che le bottiglie di acqua tonica sono state prodotte e immesse in commercio non da essa stessa o con il suo consenso, bensì dalla Coca- Cola, la quale non avrebbe alcun rapporto con il gruppo Orangina Schweppes. La Schweppes ritiene inoltre che, tenuto conto dell’identità dei segni e dei prodotti per cui è causa, gli atti di cui sopra siano ingannevoli per il consumatore, il quale non sarebbe in grado di distinguere l’origine commerciale di tali bottiglie. La Red Paralela, nella sua difesa in detta azione per contraffazione, ha invocato l’esaurimento del diritto di marchio che risulterebbe, per quanto riguarda i prodotti recanti il marchio «Schweppes» provenienti da Stati membri dell’Unione nei quali la Coca-Cola è titolare di tale marchio, da un consenso tacito. Secondo la Red Paralela poi, tra la Coca-Cola e la Schweppes International non si può negare la sussistenza di collegamenti giuridici ed economici nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» come marchio universale.

È esattamente in tale contesto, che il Tribunale di commercio n. 8 di Barcellona ha deciso di interpellare la Corte di giustizia per determinare se, alla luce del comportamento della società Schweppes e della Coca-Cola a seguito della cessione territorialmente limitata del marchio «Schweppes», il diritto dell’Unione osti a che la Schweppes invochi il diritto esclusivo di cui gode in forza della normativa spagnola per opporsi all’importazione, nonchè alla commercializzazione in Spagna dei prodotti «Schweppes» provenienti dal Regno Unito, paese in cui il marchio è detenuto dalla Coca-Cola. Detto giudice rileva, segnatamente, che la Schweppes International ha rafforzato, pur essendo titolare dei marchi paralleli solo in una parte degli Stati membri, un’immagine globale del marchio «Schweppes».

Con la sentenza del 20 dicembre 2017, la Corte ha stabilito che “La società spagnola Schweppes non può opporsi all’importazione di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito se essa stessa ha dato l’impressione che si tratti di un marchio unico e globale”. I giudici del Lussemburgo hanno quindi sciolto la questione, motivo del rinvio pregiudiziale operato da parte del Tribunale spagnolo, sancendo che “il diritto dell’Unione osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici recanti il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione, il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando la confusione nel pubblico pertinente circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio”.


ALDI VINCE LA LOTTA CONTRO I PRODUTTORI DI CHAMPAGNE FRANCESI PER L’USO DEL SEGNO “CHAMPAGNER SORBET”

09/01/2018

Aldi Süd, la gigantesca catena di supermercati discount tedesca, è stata autorizzata a continuare a vendere i propri prodotti a marchio “Champagner sorbet, nonostante la tutela della denominazione d’origine da parte dell’UE.

 

Il Comité Inteprofessionnel du Vin de Champagne (“CIPV”), un’associazione francese di produttori di champagne, ha intrapreso avanti i tribunali tedeschi un’azione contro il supermercato tedesco Aldi Süd per vietare a quest’ultimo di vendere un sorbetto con la denominazione “Champagner Sorbet”. Questo sorbetto, che Aldi Süd ha iniziato a vendere alla fine del 2012, contiene il 12% di champagne. Ritenendo che la distribuzione del prodotto sotto tale denominazione costituisse una violazione della DOP “Champagne”, l’associazione dei produttori di champagne, ha proposto un ricorso basato sugli artt. 118 quaterdecies del regolamento n. 1234/2007 e 103 del regolamento n. 1308/2013, chiedendo che venisse inibito ad Aldi di utilizzare tale denominazione nel mercato dei prodotti congelate. Secondo il CIPV, la distribuzione del sorbetto con tale denominazione violerebbe la denominazione di origine protetta (di seguito DOP)”Champagne”. La Corte Federale di Giustizia Tedesca ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea in relazione alla corretta interpretazione delle norme UE sulla protezione delle DOP.

Dopo aver analizzato le norme pertinenti, la Corte di Giustizia Europea ha confermato che Aldi può continuare a chiamare il suo prodotto “Champagner Sorbet”, in quanto non sfrutta indebitamente la notorietà della denominazione iconica. Secondo la Corte, nella presente causa, l’uso della denominazione “Champagner Sorbet” per designare un sorbetto contenente champagne è idoneo ad estendere a tale prodotto la notorietà della DOP “Champagne”, che conferisce un’immagine di qualità e prestigio e quindi a trarre vantaggio da tale notorietà. Tuttavia, se il prodotto in questione presenta, tra le sue caratteristiche essenziali, il gusto attribuibile allo champagne, l’uso della denominazione “Champagner Sorbet” non crea un indebito vantaggio e, di conseguenza, non costituisce un indebito sfruttamento della reputazione della DOP “Champagne”.

Ne consegue che l’impiego di una DOP come parte della denominazione di vendita di un prodotto alimentare – che non corrisponde al disciplinare della DOP in questione, ma contiene un ingrediente che corrisponde a tale disciplinare – non può essere considerato un uso scorretto e, pertanto, un uso vietato dagli art. 118 quaterdecies, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’art. 103, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1308/2013. Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali determinare, caso per caso, se l’uso contestato è volta a sfruttare indebitamente la notorietà di una DOP.

Inoltre, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato che, se il sorbetto in questione non avesse avuto come caratteristica essenziale il gusto attribuibile allo champagne, allora sarebbe stato possibile concludere che la denominazione “Champagner Sorbet” sull’imballaggio interno o esterno del prodotto costituiva un’indicazione falsa o fuorviante ed era pertanto illegittima. La DOP è protetta non solo dalle indicazioni false o fuorvianti che possono creare un‘errata impressione circa l’origine del prodotto in questione, ma anche dalle indicazioni false o fuorvianti relative alla natura o alle qualità essenziali del prodotto. Nel caso in esame invece la DOP “Champagne” è utilizzata direttamente, mediante incorporazione nella denominazione del prodotto in questione, per rivendicare apertamente una qualità gustativa ad essa connessa; tale uso non costiuisce un abuso, un’imitazione o un’evocazione ai sensi della normativa comunitaria in materia di protezione delle DOP.


THE BUSINESS DIVISION OF THE COURT OF MILAN DECLARES ITS COMPETENCE IN THE FIELD OF FRANCHISING

19/12/2017

With decision published on November 28, 2017, the Court of Milan – business division – ruled in favor of the plaintiff, rejecting among others the exception of territorial incompetence of the defendants.

 

The present judgment has been rendered at the end of a dispute deriving from the conclusion of a franchising agreement between the defendants and the plaintiff. The plaintiff, in particular, complained that the franchisee had continued to use, for at least two months, its distinctive signs, despite the fact that the agreement was terminated due to breach, by the franchisee itself, of the obligation to pay the amount due. For these reasons, the franchisor summoned the counterparty requesting, in addition to the order of payment of the not paid sum, also the order to pay a consistent amount as a penalty for the unlawful use of the plaintiff’s distinctive signs.

In this scenario, the appealed Court of Milan, business division, rejected the preliminary exception of incompetence raised by the defendant, underlining the existence of the competence of the business divisions in a dispute concerning a franchising agreement, when it does not only concern the execution of the contract, but also the exercise of industrial property rights, or the unlawful use of registered exclusive rights. In this case, the Milanese judges pointed out, the IP infringement attracts the competence on the request for fulfilment of the contract with regard to the payment due, with consequent application of the criteria indicated by Legislative Decree no. n. 30/2005 and following amendments.