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THE GENERAL COURT ANNULS THE REFUSAL TO REGISTER, AS AN EU TRADE MARK, A FIGURATIVE MARK INCLUDING THE CURRENCY SYMBOLS ‘€’ AND ‘$’

15/03/2018

L’EUIPO non ha motivato sufficientemente la sua decisione di rifiuto in merito alla registrazione del marchio UE recante i simboli della valuta “€” e “$” e la Corte di Giustizia, annullando il rifiuto dell’EUIPO, ha ribadito che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’Ufficio deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati

 

In 2015, the Polish company Cinkciarz.pl asked the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) to register an EU trade mark for software, financial services, including foreign exchange, and publications, containing the ‘€’ and ‘$’ currency symbols.

EUIPO refused to register that sign as an EU trade mark because of its descriptive character and because it lacked distinctive character. According to EUIPO, the figurative elements consisting of round shapes are not sufficiently significant to distract the public’s attention from the message which the ‘€’ and ‘$’ currency symbols convey in relation to the goods and services concerned. Cinkciarz.pl brought an action before the General Court for annulment of that decision.

By the judgment dated 8 March 2018, the General Court annuls EUIPO’s decision. The General Court first points out that any refusal of registration by EUIPO must, in principle, be reasoned for each of the goods or services concerned. Although EUIPO may confine itself to providing general reasoning for all of the goods or services concerned in the case where the same ground of refusal is given for a category or group of goods or services, such an option extends only to goods and services which have a sufficiently direct and specific relationship to each other, to the point where they form a sufficiently homogeneous category or group of goods or services. Next, the General Court specifies that the distribution of the goods and services in question into one or more groups or categories must be carried out based on the characteristics which are common to them. The General Court finds that EUIPO examined the descriptive character of the sign at issue without referring to each of the goods and services covered by that sign and that it adopted general reasoning in their regard. The General Court therefore examines whether the goods and services covered by the mark applied for all have a common characteristic. It observes in this regard that the mark applied for covers more than 80 goods and services, falling into three very different distinct classes, whereas EUIPO, however, confined itself to finding that all the goods and services covered by the mark were related to foreign exchange transactions.

The General Court holds that the characteristic upheld by EUIPO is not common to all the goods and services at issue. According to the General Court, the general reasoning adopted by EUIPO is therefore not relevant for all the goods and services concerned. It was for EUIPO to provide additional reasoning for the goods and services which are not characterized as being related to foreign exchange transactions, to explain why registration of the mark applied for had to be refused. Since the contested decision does not contain any such additional reasoning, the General Court finds that there was a failure to state reasons.

In conclusion, with regards to the distinctive character of the mark applied for, the General Court states that EUIPO’s conclusion is vitiated by the same failure to state reasons.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA ANNULLA IL RIFIUTO DI REGISTRARE UN MARCHIO FIGURATIVO RECANTE I SIMBOLI DELLA VALUTA “€” E “$

15/03/2018

L’EUIPO non ha motivato sufficientemente la sua decisione di rifiuto in merito alla registrazione del marchio UE recante i simboli della valuta “€” e “$” e la Corte di Giustizia, annullando il rifiuto dell’EUIPO, ha ribadito che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’Ufficio deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati

 

Nel 2015 la società polacca Cinkciarz. pl chiedeva all’EUIPO di registrare un marchio UE per software, servizi finanziari, compresi i servizi finanziari esteri, scambi e pubblicazioni recante i simboli della valuta “€” e “$”.

L’ EUIPO rifiutava di registrare tale segno come marchio UE a causa del suo carattere descrittivo, nonché per la mancanza di carattere distintivo. Secondo l’EUIPO, gli elementi figurativi consistenti in forme rotonde, al cui interno sono raffigurati i simboli delle valute di cui sopra, non sono sufficientemente significative da distogliere l’attenzione del pubblico dal messaggio che i simboli valutari “€” e “$” trasmettono in relazione ai prodotti e servizi interessati.

La Cinkciarz. pl proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia diretto all’ annullamento della decisione dell’EUIPO. Con sentenza resa in data 8 marzo 2018, la Corte annullava la decisione dell’EUIPO. La Corte sottolineava anzitutto che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’EUIPO deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati. Anche se l’EUIPO può limitarsi a fornire una motivazione generale per tutti i prodotti o servizi interessati nel caso in cui il motivo di rifiuto sia addotto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, tale opzione si estende solo a beni e servizi che hanno una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro, formando una categoria o un gruppo di prodotti o servizi sufficientemente omogenei.

La mancata distinzione da parte dell’EUIPO tra le diverse classi di beni e servizi e la mancata spiegazione del fatto che i prodotti e i servizi in questione avessero una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro è risultata nella dichiarazione da parte della Corte che il ragionamento generale adottato dall’EUIPO non fosse pertinente per tutti i prodotti e servizi in questione. In particolare, la Corte osservava che il marchio richiesto copriva più di 80 prodotti e servizi, suddivisi in tre categorie molto diverse e tra loro distinte, mentre l’EUIPO si era meramente limitato a constatare che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio fossero collegati a transazioni in valuta estera. Spetta quindi ora all’EUIPO fornire ulteriori spiegazioni per i prodotti e i servizi che non sono caratterizzati come connessi alle transazioni in valuta estera, al fine di spiegare perché la registrazione del marchio richiesto dovesse essere rifiutata.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA ANNULLA IL RIFIUTO DI REGISTRARE UN MARCHIO FIGURATIVO RECANTE I SIMBOLI DELLA VALUTA “€” E “$

15/03/2018

L’EUIPO non ha motivato sufficientemente la sua decisione di rifiuto in merito alla registrazione del marchio UE recante i simboli della valuta “€” e “$” e la Corte di Giustizia, annullando il rifiuto dell’EUIPO, ha ribadito che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’Ufficio deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati

 

Nel 2015 la società polacca Cinkciarz. pl chiedeva all’EUIPO di registrare un marchio UE per software, servizi finanziari, compresi i servizi finanziari esteri, scambi e pubblicazioni recante i simboli della valuta “€” e “$”.

L’ EUIPO rifiutava di registrare tale segno come marchio UE a causa del suo carattere descrittivo, nonché per la mancanza di carattere distintivo. Secondo l’EUIPO, gli elementi figurativi consistenti in forme rotonde, al cui interno sono raffigurati i simboli delle valute di cui sopra, non sono sufficientemente significative da distogliere l’attenzione del pubblico dal messaggio che i simboli valutari “€” e “$” trasmettono in relazione ai prodotti e servizi interessati.

La Cinkciarz. pl proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia diretto all’ annullamento della decisione dell’EUIPO. Con sentenza resa in data 8 marzo 2018, la Corte annullava la decisione dell’EUIPO. La Corte sottolineava anzitutto che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’EUIPO deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati. Anche se l’EUIPO può limitarsi a fornire una motivazione generale per tutti i prodotti o servizi interessati nel caso in cui il motivo di rifiuto sia addotto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, tale opzione si estende solo a beni e servizi che hanno una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro, formando una categoria o un gruppo di prodotti o servizi sufficientemente omogenei.

La mancata distinzione da parte dell’EUIPO tra le diverse classi di beni e servizi e la mancata spiegazione del fatto che i prodotti e i servizi in questione avessero una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro è risultata nella dichiarazione da parte della Corte che il ragionamento generale adottato dall’EUIPO non fosse pertinente per tutti i prodotti e servizi in questione. In particolare, la Corte osservava che il marchio richiesto copriva più di 80 prodotti e servizi, suddivisi in tre categorie molto diverse e tra loro distinte, mentre l’EUIPO si era meramente limitato a constatare che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio fossero collegati a transazioni in valuta estera. Spetta quindi ora all’EUIPO fornire ulteriori spiegazioni per i prodotti e i servizi che non sono caratterizzati come connessi alle transazioni in valuta estera, al fine di spiegare perché la registrazione del marchio richiesto dovesse essere rifiutata.


DRAFT BREXIT AGREEMENT: CONTINUED PROTECTION IN THE UK OF IP RIGHTS

07/03/2018

The draft Brexit Withdrawal Agreement between the EU and the UK, which was published by the European Commission on 28 February 2018, provides for continued protection in the UK of registered or granted IP rights

 

The EU Commission Draft Withdrawal Agreement provides that holders of registered EU trademark rights, Community Design rights or Community plant variety rights shall become holders of corresponding rights in the UK after Brexit (Art. 50 of the draft agreement, hereafter ‘the draft’). Article 50 (1) of the draft states that the holder of a EU trade mark, design or plant variety right, “which have been registered or granted before the end of the transition period shall, without any re-examination, become the holder of a comparable registered and enforceable intellectual property right in the United Kingdom, as provided for by the law of the United Kingdom”. The Article 50 (2) provides for the same rights with in relation to the geographical indications, designations of origin and traditional specialties.  Such registration of corresponding UK rights will be free of charge and will require no administrative procedure, including no requirement for a UK address-for-service, at least up to first renewal of the right (Art. 51 of the draft).

Designations of the EU in a Madrid system or Hague system application before the end of the transition period shall benefit from the protection in the UK for their marks or designs (draft Art. 52). Unregistered Community design rights will become enforceable UK rights (draft Art. 53) and database rights will likewise become enforceable UK rights (draft Art. 54).

Article 55 of the draft proposes that pending applications for EU trade mark rights, as well as applications for Community plant variety rights, shall be dealt with by giving rise to an ad hoc right of priority in the UK for the same mark in respect of the same or similar goods or services, for a 6-month period from the end of the transition period.

With regards to the supplementary protection certificate (SPC), article 56 of the draft clarifies that where an application for an SPC is made in the UK before the end of the transition period but the procedure for grant of the certificate is ongoing at the end of that period, the applicable EU SPC regulations shall apply, and any subsequent granted certificate shall have the level of protection provided for by those regulations.

Finally, article 57 of the draft maintains that the rights that were exhausted in the EU and the UK before the end of the transition period under the conditions provided for by EU law shall remain exhausted both in the EU and in the UK.

These provisions of the draft agreement reflect the Commission’s current negotiating position on mutual recognition arrangements of IP rights.


PROGETTO DI ACCORDO BREXIT: MANTENIMENTO DELLA PROTEZIONE NEL REGNO UNITO DEI DIRITTI IP

07/03/2018

Il progetto di accordo per regolare l’uscita del Regno Unito dall’UE, pubblicato dalla Commissione Europea il 28 febbraio 2018, prevede la protezione continua nel Regno Unito dei diritti di proprietà intellettuale registrati o concessi a livello comunitario

 

Il progetto di accordo della Commissione dell’UE (di seguito “il progetto”) prevede che i titolari di un marchio comunitario registrato, di un disegno o modello comunitario o di una privativa comunitaria per varietà vegetale diventino, dopo la Brexit, titolari di diritti corrispondenti nel Regno Unito. L’articolo 50, paragrafo 1 del progetto stabilisce che il titolare di un marchio, disegno o modello o di una privativa UE per ritrovati vegetali “che è stato registrato o concesso prima della fine del periodo transitorio diventa, senza essere riesaminato, titolare di un diritto di proprietà intellettuale analogo registrato ed esecutivo nel Regno Unito, come previsto dalla legislazione del Regno Unito”. L’articolo 50, paragrafo 2, prevede gli stessi diritti per quanto riguarda le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le specialità tradizionali. Tale registrazione dei corrispondenti diritti del Regno Unito sarà gratuita e non richiederà alcuna procedura amministrativa, compreso l’obbligo di elezione di domicilio per la notificazione o comunicazione nel Regno Unito, almeno fino al primo rinnovo del diritto (articolo 51 del progetto).

Le designazioni dell’UE nelle domande di marchio o design tramite il sistema di Madrid o tramite il sistema de L’Aia effettuate prima della fine del periodo transitorio beneficiano della protezione anche nel Regno Unito (cfr. articolo 52 del progetto). I diritti su disegni e modelli comunitari non registrati diventeranno esecutivi nel Regno Unito (articolo 53 del progetto) e i diritti sulle banche dati troveranno anch’ essi tutela nel Regno Unito (articolo 54).

L’ articolo 55 del progetto propone che le domande pendenti di marchio comunitario, nonché le domande di privativa comunitaria per varietà vegetali, siano trattate creando un diritto di priorità ad hoc nel Regno Unito per lo stesso marchio per prodotti o servizi identici o simili, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo transitorio.

Per quanto riguarda il certificato di protezione complementare (CPC), l’articolo 56 del progetto chiarisce che, qualora una domanda di CPC sia presentata nel Regno Unito prima della fine del periodo transitorio ma la procedura per il rilascio del certificato sia ancora in corso alla fine di tale periodo, si applicano i regolamenti CPC dell’UE e ogni successivo certificato concesso deve avere il livello di protezione previsto da tali regolamenti.

Infine, l’articolo 57 del progetto propone che i diritti esauriti nell’ UE e nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione alle condizioni previste dal diritto dell’UE resteranno esauriti sia nell’ UE che nel Regno Unito.

Queste disposizioni del progetto di accordo riflettono l’attuale posizione negoziale della Commissione sulle modalità di riconoscimento reciproco dei diritti di proprietà intellettuale.