Il 6 maggio 2013, il titolare ha depositato una domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea per il segno

per capi di abbigliamento (classe 25) e per alcuni altri prodotti, quali coperture per letti (classe 24) e borse in pelle e da viaggio (classe 18), per citare alcuni esempi. Il marchio è stato registrato il 31 ottobre 2014.
Negli anni ‘30 “NEHERA” era un marchio molto noto in Cecoslovacchia, utilizzato da un’azienda fondata dal signor Jan Nehera. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il marchio non è stato più utilizzato a seguito della nazionalizzazione e del rebranding dell’azienda.
Il 17 giugno 2019, i nipoti del fondatore, la sig.ra Isabel Nehera, il sig. Jean-Henri Nehera e la sig.ra Natacha Sehnal, hanno depositato una domanda di nullità del marchio in quanto esso sarebbe stato depositato in malafede. Con decisione del 22 aprile 2020, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda per mancanza di prove circa la malafede dell’attuale titolare del marchio. Detta decisione è stata impugnata e la seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso presentato dai nipoti del sig. Nehera, dichiarando la nullità del marchio contestato, ritenendo provata la notorietà del segno in Cecoslovacchia negli anni Trenta. Inoltre, per la Commissione il titolare sarebbe stato a conoscenza dell’esistenza e della celebrità sia del sig. Jan Nehera sia del precedente marchio cecoslovacco, che conservava nella memoria del pubblico una certa notorietà. La derivante associazione tra il titolare del marchio e l’ex marchio cecoslovacco costituirebbe un agganciamento scorretto ed uno sfruttamento della notorietà del sig. Jan Nehera e dell’anteriore marchio cecoslovacco.
Anche la decisione resa dalla Commissione è stata oggetto di gravame da parte del titolare del marchio in quanto riteneva non sufficientemente provata la notorietà residua del segno alla data di deposito nel 2013.
Con la decisione in commento, il Tribunale ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui il concetto di malafede presuppone la presenza di uno stato d’animo o di un’intenzione disonesta, sottolineando che è considerata malafede l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle pratiche leali, gli interessi di terzi, o l’intenzione di ottenere, senza nemmeno rivolgersi a un terzo specifico, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio, ed in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine del marchio. Tra i fattori esemplificativi che possono essere presi in considerazione vi sono, in primo luogo, il fatto che il richiedente sappia (o debba sapere) che un terzo utilizza un segno simile per un prodotto simile, che può essere confuso con il segno per il quale si chiede la registrazione; in secondo luogo, l’intenzione del richiedente di impedire al terzo di continuare a utilizzare tale segno e, in terzo luogo, il grado di protezione giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno per il quale si chiede la registrazione. Altri fattori rilevanti per una valutazione complessiva possono essere l’origine del segno in questione ed il suo uso, a partire dalla sua creazione, la logica commerciale che ha motivato il deposito della domanda di registrazione e la cronologia degli eventi che hanno portato a tale deposito. Per quanto riguarda il grado di tutela giuridica del segno anteriore, la Corte ha analizzato se, in assenza di valida registrazione e di un attuale uso, fosse possibile dimostrare una “certa notorietà sopravvissuta”, un “valore storico” o la percezione del fondatore del segno come una “celebrità”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la malafede, in quanto nessuno dei suddetti aspetti è stato sufficientemente provato. Inoltre, ha osservato che il richiedente ha dedicato notevoli sforzi economici per far rivivere il marchio dimenticato.
La decisione, pur essendo in linea con la precedente giurisprudenza formatasi in relazione ai tentativi di far rivivere i marchi altrui caduti in obblio, aggiunge almeno due aspetti interessanti:
In primo luogo, per l’analisi della malafede, la questione dell’ottenimento di un vantaggio indebito è di fondamentale importanza: quando il richiedente la registrazione cerca di cavalcare la scia di un segno o di un nome precedentemente rinomato per beneficiare del suo potere di attrazione, della sua reputazione e del suo prestigio e, senza alcun compenso economico e senza dover compiere alcuno sforzo, sfrutti lo sforzo commerciale compiuto dal titolare o dall’utilizzatore quel “vantaggio indebito” appare abbastanza ovvio. In secondo luogo, il ragionamento del Tribunale sembra implicare che una “certa notorietà sopravvissuta”, un “valore storico” o persino la qualifica del fondatore di un segno quale “celebrità” – se sufficientemente provata – potrebbero essere considerati indizi idonei a dimostrare uno stato d’animo disonesto, anche nel caso in cui il segno anteriore non benefici più di alcuna protezione né come marchio registrato né come marchio di fatto.

Avv. Tankred Thiem