La società Schweppes International è titolare del marchio «Schweppes» sul territorio spagnolo, paese nel quale la società spagnola Schweppes possiede il diritto esclusivo di sfruttamento di tale marchio. Nel 2014, detta società ha proposto un’azione per contraffazione contro la Red Paralela per aver importato e commercializzato in Spagna bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito. In questo paese, il marchio «Schweppes» è detenuto dalla Coca-Cola, che ne ha acquisiti i diritti all’esito di una cessione.

La società Schweppes sostiene che tali atti siano illeciti, dal momento che le bottiglie di acqua tonica sono state prodotte e immesse in commercio non da essa stessa o con il suo consenso, bensì dalla Coca- Cola, la quale non avrebbe alcun rapporto con il gruppo Orangina Schweppes. La Schweppes ritiene inoltre che, tenuto conto dell’identità dei segni e dei prodotti per cui è causa, gli atti di cui sopra siano ingannevoli per il consumatore, il quale non sarebbe in grado di distinguere l’origine commerciale di tali bottiglie. La Red Paralela, nella sua difesa in detta azione per contraffazione, ha invocato l’esaurimento del diritto di marchio che risulterebbe, per quanto riguarda i prodotti recanti il marchio «Schweppes» provenienti da Stati membri dell’Unione nei quali la Coca-Cola è titolare di tale marchio, da un consenso tacito. Secondo la Red Paralela poi, tra la Coca-Cola e la Schweppes International non si può negare la sussistenza di collegamenti giuridici ed economici nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» come marchio universale.

È esattamente in tale contesto, che il Tribunale di commercio n. 8 di Barcellona ha deciso di interpellare la Corte di giustizia per determinare se, alla luce del comportamento della società Schweppes e della Coca-Cola a seguito della cessione territorialmente limitata del marchio «Schweppes», il diritto dell’Unione osti a che la Schweppes invochi il diritto esclusivo di cui gode in forza della normativa spagnola per opporsi all’importazione, nonchè alla commercializzazione in Spagna dei prodotti «Schweppes» provenienti dal Regno Unito, paese in cui il marchio è detenuto dalla Coca-Cola. Detto giudice rileva, segnatamente, che la Schweppes International ha rafforzato, pur essendo titolare dei marchi paralleli solo in una parte degli Stati membri, un’immagine globale del marchio «Schweppes».

Con la sentenza del 20 dicembre 2017, la Corte ha stabilito che “La società spagnola Schweppes non può opporsi all’importazione di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito se essa stessa ha dato l’impressione che si tratti di un marchio unico e globale”. I giudici del Lussemburgo hanno quindi sciolto la questione, motivo del rinvio pregiudiziale operato da parte del Tribunale spagnolo, sancendo che “il diritto dell’Unione osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici recanti il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione, il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando la confusione nel pubblico pertinente circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio”.