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EUIPO: LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “LANCIATORE DI FIORI” DI BANKSY È STATA DEPOSITATA IN MALAFEDE IN QUANTO IL TITOLARE INTENDEVA OTTENERE UN DIRITTO ESCLUSIVO PER “SCOPI DIVERSI DA QUELLI CHE RIENTRANO NELLE FUNZIONI DI UN MARCHIO“.

24/09/2020

La società Pest Control Office Limited di cui si dice che rappresenti il famoso ma ancora non identificato artista chiamato BANKSY ha depositato una domanda di registrazione per un marchio dell’UE, chiedendo la protezione per il “lanciatore di fiori”, l’opera più iconica dell’artista. È apparsa per la prima volta più di 15 anni fa come un graffito a Gerusalemme. La domanda di marchio è stata depositata nel febbraio 2014 e registrata nel settembre dello stesso anno. Graphic Colour Black Ltd., un produttore di cartoline postali che riprendono motivi di graffiti, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità. La divisione di annullamento dell’EUIPO ha dichiarato che il titolare aveva richiesto il marchio in malafede, in quanto lo scopo del deposito era “diverso da quelli che rientrano nella funzione di un marchio”.

 

La decisione dell’EUIPO è stata emessa nell’ambito di una procedura d’invalidità ai sensi dell’art. 59 del regolamento sul marchio dell’Unione Europea. La ricorrente, la società Graphic Colour Black Ltd, ha sostenuto che il titolare del marchio non aveva alcuna intenzione di utilizzarlo. Qualsiasi commercializzazione di prodotti, dopo la scadenza del periodo quinquennale, il cosiddetto grace period, avrebbe avuto l’unico scopo di eludere il requisito dell’uso effettivo. Il deposito sarebbe anche stato un tentativo di aggirare il limite di durata della protezione del diritto d’autore, offrendo il marchio una protezione potenzialmente eterna. Banksy, noto per la sua posizione critica verso il concetto di proprietà intellettuale, avrebbe incitato il pubblico a usare le sue opere e avrebbe rilasciato anche dichiarazioni pubbliche come la seguente “qualsiasi pubblicità in uno spazio pubblico che non ti dà la possibilità di scegliere se vederla o meno è tua. È vostra, potete prenderla, arrangiarla diversamente e riutilizzarla“.

Il titolare del marchio ha sostenuto che l’elemento della malafede non sarebbe stato provato e che l’artista non avrebbe mai autorizzato un uso commerciale dell’opera. Le dichiarazioni pubbliche di Banksy, comprese quelle che incitano a mancare di rispetto alla proprietà intellettuale altrui, non potrebbero essere di ostacolo per ottenere la protezione per un determinato segno, né potrebbero esse modificare in alcun modo la legge stessa. Inoltre, il diritto fondamentale della libertà di espressione richiederebbe che dichiarazioni pubbliche, anche quando critiche dei principi stabiliti a protezione della proprietà intellettuale, possano essere espresse senza doversi aspettare atti di ritorsione da parte di autorità pubbliche. Il regolamento sul marchio dell’Unione europea concede un periodo di grazia di cinque anni durante il quale il proprietario di un segno non avrebbe l’obbligo di decidere l’uso futuro del segno.

La divisione di annullamento dell’EUIPO ha osservato che non esiste una definizione del criterio della malafede. Sebbene l’aspetto rilevante nel tempo fosse il momento del deposito della domanda di marchio, anche gli aspetti precedenti e successivi potrebbero assumere rilevanza nella valutazione dell’intenzione del richiedente. L’EUIPO, dopo aver chiarito che gli scopi della società titolare del marchio non potrebbero essere separati da quelli dell’artista stesso, ha ritenuto che il deposito del marchio avrebbe potuto essere motivato dall’intenzione di aggirare eventuali problemi che l’artista avrebbe dovuto affrontare nell’esercitare eventuali diritti d’autore: l’anonimato dell’artista e la natura stessa delle opere di graffiti (che di solito non godono del consenso del titolare della rispettiva superficie). Inoltre, l’artista stesso aveva tollerato un uso diffuso, dichiarando apertamente che il diritto d’autore era “per i perdenti“.

La divisione di annullamento cita le considerazioni della Corte di giustizia nella decisione SKY vs Skykick (C-371/18): deve considerarsi malafede l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Tali elementi ricorrerebbero nel caso in esame: il tentativo di commercializzare prodotti in modo molto limitato ma comunque sufficiente per superare la soglia del requisito dell’uso effettivo mostrerebbe un atteggiamento incompatibile con le pratiche oneste.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale già sviluppato in precedenza che riguarda sia le opere ma anche più in generale la controversa figura dell’artista, giurisprudenza che anche alla luce dell’anonimato di Banksy, delle sue dichiarazioni e della natura stessa delle opere di graffiti, pone delle domande che toccano sia il diritto d’autore, sia il diritto dei marchi. La decisione non è definitiva e rimane da vedere come si articolerà in futuro il bilanciamento tra il sempre delicato tema dei limiti al cumulo dei vari diritti di proprietà industriale ed una definizione del criterio della “mala fede”.

Tankred Thiem


COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE SUL WEB: L’OPINIONE DELL’AVVOCATO GENERALE E DIFFERENZE TRA INLINE LINKING E FRAMING

18/09/2020

In data 10 settembre sono state pubblicate le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa C-392/19 (VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz) pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in cui si afferma che l’incorporazione, in una pagina Internet, di opere provenienti da altri siti Internet mediante il cosiddetto inline linking (collegamenti che riproducono contenuti senza un’azione dell’utente) richiede l’autorizzazione del titolare dei diritti su tali opere in quanto costituisce una “comunicazione al pubblico”. Al contrario, qualora si tratti di incorporazione mediante “framing” (ossia all’interno di un riquadro – più o meno – visibile nella pagina internet) di contenuti la cui visualizzazione richiede una previa azione dell’utente, non si tratta di una “comunicazione al pubblico” e ciò anche quando tale incorporazione elude misure di protezione contro il framing.

 

Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
La causa, ora approdata dinanzi alla Corte di Giustizia, origina da una vicenda che vede coinvolte la fondazione tedesca Stiftung Preußischer Kulturbesitz (“SPK”), gestore della Deutsche Digitale Bibliothek (DDB), e la società di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore delle arti visive denominata “VG Bild‑Kunst”. Quest’ultima, per concedere in licenza l’utilizzo delle opere dei propri associati, intendeva imporre alla SPK l’obbligo contrattuale di introdurre misure tecnologiche di protezione avverso il “framing” di terze parti delle opere licenziate a carico della stessa SPK.
SPK instaurava dunque un procedimento giudiziale volto a far dichiarare che tale obbligo sarebbe stato irragionevole dal punto di vista del diritto d’autore e che VG Bild‑Kunst sarebbe stata tenuta a concedere la licenza in questione senza che questa fosse subordinata all’adozione di tali misure tecnologiche. Tale azione approdava dinanzi alla Corte Suprema tedesca la quale rinviava alla CGUE la questione se l’incorporazione, mediante “framing” di un’opera disponibile su un sito internet liberamente accessibile con il consenso del titolare del diritto su siti di terze parti costituisse una comunicazione al pubblico dell’opera, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, in caso di aggiramento delle misure di protezione contro il “framing” che il titolare del diritto ha adottato o ha fatto adottare.

Collegamenti ipertestuali e comunicazione al pubblico
L’avvocato generale pone l’accento sulla questione se l’opera in parola appaia sul sito internet incorporante come “parte integrante” o se esista effettivamente un reindirizzamento ad un sito esterno. L’analisi condotta dall’avvocato generale è incentrata sul fatto se il l’utilizzo di un collegamento ipertestuale in generale, effettuato da un sito di terze parti ad un’opera altrui, costituisca (o meno) una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, vale a dire se l’inserimento di tale link rientri nel diritto esclusivo del titolare dei diritti d’autore su detta opera. Sulla base di un’analisi critica della giurisprudenza della Corte, l’inserimento di link ipertestuali integrerebbe a tutti gli effetti un “atto di comunicazione” ma non necessariamente un “atto di comunicazione al pubblico”.
Occorrerebbe stabilire se si tratti di un pubblico al quale l’opera era già stata resa disponibile dall’titolare del diritto ovvero di un “pubblico nuovo”. In questo secondo caso il collegamento ipertestuale (qualora non autorizzato dal titolare) rappresenterebbe una violazione dei diritti esclusivi dell’autore soprattutto in casi in cui il collegamento ipertestuale consentisse di eludere le misure tecnologiche restrittive all’accesso dell’opera (cfr. causa C‑466/12, sentenza del 13 febbraio 2014, caso Svensson). Tale statuizione è stata confermata nella giurisprudenza successiva in caso di collegamenti attuati tramite “framing”, aggiungendo che lo scopo di lucro e la conoscenza (o conoscibilità) dell’elusione rappresentassero indici per determinarne l’illiceità dell’atto di comunicazione (cfr. causa C‑348/13, ordinanza del 21 ottobre 2014, caso BestWater e causa C‑160/15, sentenza dell’8 settembre 2016, caso GS Media).
A detta dell’avvocato generale dall’elaborazione della più recente giurisprudenza della Corte deriverebbe che nell’autorizzare la messa a disposizione del pubblico della sua opera su una pagina Internet, liberamente accessibile, il titolare dei diritti d’autore prende in considerazione tutto il pubblico che teoricamente può accedere a tale pagina Internet. È quindi incluso anche il pubblico che ne accede mediante collegamenti ipertestuali. Pertanto, tali link, pur costituendo atti di comunicazione, in quanto danno accesso diretto all’opera, sono coperti dall’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore rilasciata al momento della prima messa a disposizione. Non ricorre in tale caso l’elemento del “pubblico nuovo”.

Inline linking e framing
Nel caso dell’inline linking, nella definizione dell’avvocato generale, l’opera è automaticamente incorporata nella pagina internet di terze parti, apparendo senza che l’utente debba cliccare sul link in questione, modificando potenzialmente il pubblico originariamente previsto dal titolare dell’opera originaria messa a disposizione del pubblico. Mentre nel framing tale automatismo potrebbe non esserci e comunque l’utente (forse quello più esperto) avrebbe in ogni caso conoscenza di essere reindirizzato in un diverso sito da quello originariamente ricercato. L’avvocato generale ribadisce nella sua motivazione che la differenza tecnica tra inline linking e framing non è comunque sufficientemente chiara da poter fungere come criterio: importanza assume, invece, la questione se, per visualizzare un contenuto, sia necessaria un’azione dell’utente o meno.

Visualizzazione automatica e l’azione dell’utente
Riportando la diversità tra automatismo, da un lato, e l’azione dell’utente dall’altro nella terminologia tradizionale della Corte che distingue tra “pubblico nuovo” e pubblico al quale il titolare dei diritti ha inteso di comunicare la sua opera, l’avvocato generale conclude come segue: il pubblico che non si accorge o non si può accorgere di un collegamento esterno dovrebbe essere considerato come “pubblico nuovo”. Diversamente, nel caso di un’azione dell’utente, come può avvenire anche nel caso del framing, il pubblico sarebbe da ritenere come originariamente destinatario dell’atto di comunicazione autorizzato.

Le misure di protezione
Rimane da chiarire se l’uso del framing nell’ambito di un sito che richiede un’azione dell’utente per la visualizzazione dell’opera protetta, non debba, anch’esso, essere considerato “comunicazione al pubblico” qualora si eludano misure di protezione contro il framing. Si potrebbe argomentare che anche in tale caso si avrebbe un “pubblico nuovo” non tenuto in considerazione dal titolare dei diritti al momento della prima comunicazione. Tuttavia, rigettando tale approccio, l’avvocato generale sottolinea che tale circostanza introdurrebbe un principio pericoloso in quanto l’applicazione delle misure di protezione diventerebbe una condizione preliminare per la tutela giuridica conferita dal diritto d’autore.

Alessandro Bura


E-COMMERCE: AMAZON RITENUTA RESPONSABILE PER I DANNI CAUSATI DA PRODOTTO DIFETTOSO VENDUTO SULLA PROPRIA PIATTAFORMA ONLINE

09/09/2020

Con la storica decisione Cal. Ct. App., 4th Dist., No. D075738 – Bolger vs Amazon.com LLC (consultabile integralmente al seguente link: https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/2020/d075738.html), in data 13 agosto 2020 la Quarta Sezione della Corte d’Appello del Distretto dello Stato della California ha per la prima volta affermato che l’azienda di e-commerce è responsabile dei difetti e degli eventuali danni causati dai prodotti venduti sulla propria piattaforma.

 

IL CASO
La vicenda trae origine dall’acquisto sulla piattaforma online Amazon, effettuato dalla Signora Angela Bolger, di una batteria di ricambio per un computer portatile. L’ordine in questione è stato commissionato al venditore Lenoge Technology (HK) Ltd e preso in carico da Amazon stessa, la quale ha provveduto alla gestione, elaborazione e finalizzazione della consegna presso l’acquirente. Alcuni mesi dopo l’acquisto, la batteria si è rivelata difettosa generando un’inaspettata esplosione che ha causato serie lesioni sul corpo della donna. Quest’ultima ha agito in giudizio citando Amazon e il terzo venditore Lenoge – rimasto contumace – al fine di chiedere la restituzione della somma pagata per l’acquisto del prodotto e un cospicuo risarcimento per il danno subito. Nel corso del giudizio di primo grado i Giudici statunitensi hanno accolto le difese di Amazon, sottolineando come l’azienda costituisca un semplice “marketplace online” che tuttavia non produce, distribuisce o commercializza direttamente il prodotto in questione. Di conseguenza, proseguivano i Giudici, nulla può essere alle stesse imputato in relazione alla difettosità del prodotto. Al giudizio di primo grado ha fatto seguito il ricorso in appello, nell’ambito del quale la decisione iniziale veniva completamente ribaltata sulla base di una motivazione – al momento unica nel panorama giuridico globale – che individua una chiara responsabilità oggettiva anche nei confronti della piattaforma di e-commerce.

IL RAGIONAMENTO LOGICO-GIURIDICO DELLA CORTE
A differenza di quanto affermato in primo grado, nella sentenza della Corte di Appello statunitense Amazon viene identificata come una vera e propria figura di intermediazione tra il terzo venditore da un lato (Lenoge Technology) e l’acquirente finale dall’altro (Sig.ra Bolger). Di fatto viene evidenziata l’importanza di Amazon all’interno della catena di distribuzione del prodotto, al di là della mera qualificazione terminologica che possa essere alle stesse attribuita quale semplice “intermediario”, “facilitatore” o vero e proprio “distributore”. Gli elementi salienti che caratterizzano il ragionamento logico-giuridico sviluppato nell’ambito del procedimento di secondo grado riguardano in primis il fatto che Amazon abbia autorizzato il venditore a proporre in vendita i propri prodotti all’interno della piattaforma di e-commerce, mettendo quindi a disposizione lo spazio digitale necessario per l’offerta al pubblico dei consumatori. Inoltre il prodotto in questione è rimasto depositato in uno dei c.d. “fulfillment center” di Amazon e successivamente spedito da quest’ultima all’acquirente. Di fatto, secondo quanto sostenuto dalla Corte d’Appello statunitense, sin dal momento in cui si è manifestata la volontà di procedere con l’acquisto del prodotto, l’acquirente non ha mai avuto un contatto diretto con il terzo venditore, interagendo semplicemente e unicamente con un unico soggetto, ossia la piattaforma di e-commerce. Inoltre, ulteriore elemento posto in evidenza dalla Corte riguarda il pagamento corrisposto per l’acquisto del prodotto: nello specifico viene sottolineato come la transazione in sé non abbia minimamente coinvolto il terzo produttore, il quale è rimasto totalmente ignaro di ciò che è stato acquistato fino a quando Amazon stessa non ha deciso di inoltrargli una comunicazione ufficiale. Sulla base di tali molteplici elementi la Corte d’Appello giunge ad affermare che Amazon è “parte integrante dell’intero complesso produttivo e di distribuzione che dovrebbe sostenere il corso delle lesioni derivanti da prodotti difettosi”[1]. Di fatto, agli occhi del consumatore, Amazon risulta come il vero e proprio venditore del prodotto, il vero protagonista del processo di vendita e, pertanto, trattandosi di un apporto fondamentale non può escludersi la piena responsabilità in caso di prodotto difettoso venduto sulla propria piattaforma di e-commerce.

LE POSSIBILI IMPLICAZIONI
La decisione in commento costituisce un vero e proprio “unicum” nel suo genere e potrebbe aprire la strada a decisioni analoghe sul tema della responsabilità civile del venditore online nei confronti del consumatore per vizio del prodotto venduto. A tal proposito va debitamente contestualizzato il fatto che tale decisione sia stata pronunciata in territorio statunitense, ove è particolarmente frequente e consolidato l’utilizzo della giurisprudenza per far fronte a carenze dal punto di vista interpretativo e per cercare di classificare dal punto di vista normativo le nuove figure e modalità commerciali sempre più utilizzate nel quotidiano.
Volendo cercare (per quanto possibile) di trasporre a livello europeo quanto sancito dalla Corte Californiana, sembrerebbe al momento poco plausibile l’accoglimento di un’interpretazione di tale portata innovativa. Al momento è fortemente consolidata, in dottrina e in giurisprudenza, la figura giuridica del c.d. “provider”, categoria all’interno della quale possono essere ricondotti i c.d. colossi marketplace quali, tra gli altri, Facebook, Ebay nonché lo stesso Amazon. Tali prestatori di servizi, ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2000/31 CE (c.d. “Direttiva sul commercio elettronico”), recepita nel nostro ordinamento mediante Decreto Legislativo n. 70 del 2003, non sono chiamati ad adempiere un “obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”, essendo tuttalpiù tenuti ad “informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi”. È evidente però che l’attuale regolamentazione sul punto, se osservata attentamente, non va ad intercettare la fattispecie trattata dai Giudici californiani nella sentenza qui presa in considerazione, la quale fa riferimento alla responsabilità civile da prodotto difettoso in capo al venditore e non al compimento di attività illecite come invece riporta il dettato normativo. Ciò lascia indubbiamente intendere la portata innovativa di quanto statuito dalla Corte d’Appello californiana, che potrebbe condurre all’individuazione di una nuova figura giuridica anche in territorio europeo, del tutto differente rispetto alla semplice nozione di “provider” e in grado di regolare in modo completo il rapporto che sempre più spesso ormai sorge tra il semplice utente-acquirente da un lato e i grandi marketplace dall’altro, veri e propri protagonisti attivi nei processi di vendita dei prodotti offerti. In ogni caso, in attesa di conoscere se vi possa essere, nei fatti, una vera e propria evoluzione normativa in tal senso, è impensabile che una tale evoluzione possa essere accolta oltreoceano e introdotta a livello normativo senza l’intervento fondamentale del legislatore europeo.

[1] Sul punto si veda il testo originale della decisione, in cui si afferma che “Amazon is an integral part of the overall producing and marketing enterprise that should bear the cost of injuries resulting from defective products.” (Vandermark, 61 Cal.2d at p. 262).

Paolo Rovera


USO DEL MARCHIO NEL COMMERCIO: LA CGUE SI PRONUNCIA SULL’ATTIVITÀ DI CONDIVISIONE DI CONTENUTI LESIVI DEI DIRITTI DI MARCHIO ALTRUI OPERATA DAI GESTORI DI SITI WEB CONTENT DIRECTORY

15/07/2020

Con decisione del 2 luglio scorso nella causa C-684/19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito la portata dell’espressione di uso di marchio nel commercio attraverso internet contenuta nell’art. 5, par. 1, Direttiva 2008/95/CE – dal 2019 sostituita dall’art. 10, Direttiva UE 2015/2436. La Corte ha affermato che la pubblicazione on-line di un annuncio contenente il marchio altrui ad opera di gestori di siti web content directory non costituisce uso del segno identico al marchio altrui da parte dell’originario soggetto richiedente la pubblicazione ai sensi della Direttiva qualora i gestori dei siti web abbiano ricondiviso l’inserzione di propria iniziativa e a nome proprio e senza che vi sia alcun rapporto con l’originario soggetto richiedente la pubblicazione.

 

La vicenda
La domanda pregiudiziale di cui è stata investita la Corte è sorta nell’ambito di una controversia tra le società tedesche di avvocati mk advokaten GbR e MBK Rechtsanwälte GbR in merito al divieto impartito alla mk advokaten di usare nel commercio il gruppo di lettere “mbk”. Il quesito posto dal giudice di rinvio ha riguardato l’interpretazione dell’articolo 5, par. 1 della Direttiva 2008/95/CE, su cui si fonda il diritto del titolare di un marchio registrato di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un segno identico o simile al proprio marchio di impresa per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui esso è stato registrato.

Il procedimento principale
La società MBK Rechtsanwälte, titolare del marchio omonimo rispetto alla sua denominazione sociale e registrato per servizi giuridici, proponeva nel 2016 un’azione per contraffazione nei confronti della mk advokaten, a quel tempo anch’essa operante con la denominazione “mbk rechtsanwälte”. Il Tribunale del Land di Düsseldorf statuiva sul punto vietando alla mk advokaten – dietro comminatoria di un’ammenda – di usare nel commercio il gruppo di lettere “mbk” per servizi giuridici.
Nonostante tale provvedimento, perdurava il reindirizzamento della voce “mbk Rechtsanwälte” a diversi siti internet di referenziamento di imprese che proponevano un annuncio per i servizi giuridici della mk advokaten. La MBK Rechtsanwälte, ritenendo dimostrato il mancato rispetto del divieto imposto, chiedeva al giudice di infliggere un’ammenda alla mk advokaten. Quest’ultima, a sua difesa, sosteneva di aver puntualmente adempiuto all’ordine del giudice con la rimozione dell’annuncio pubblicato su sua commissione presso l’annuario on-line Das Örtliche. Non avendo mai chiesto di figurare su altri siti Internet, la società di avvocati era dell’avviso che nessun ulteriore obbligo si ponesse a suo carico.
Il Tribunale del Land, costatando che gli annunci presenti sul web andavano a beneficio della mk advokaten e si basavano sul contenuto fatto inserire dalla stessa nell’annuario Das Örtliche, le infliggeva un’ammenda a motivo della sua mancata spettante attività di vigilanza su eventuali ricondivisioni dell’annuncio cancellato da parte di gestori di siti terzi e omessa attivazione per la soppressione di tutte le occorrenze su internet dell’annuncio in parola.

La questione pregiudiziale
La mk advokaten proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale superiore del Land di Düsseldorf il quale, reputando decisiva ai fini di causa l’interpretazione del termine “usare” ai sensi dell’art. 5, par. 1 della richiamata direttiva, sospendeva il procedimento e domandava alla Corte di chiarire se fosse riscontrabile un utilizzo del marchio conforme all’art. 5 della Direttiva qualora l’inserzione recante pregiudizio al marchio altrui non fosse stata pubblicata per volontà del terzo, ma essa fosse stata ripresa dal gestore del sito internet da un annuncio non più esistente; quest’ultimo sì commissionato dal soggetto interessato a riceverne un vantaggio economico.

La decisione della Corte
La Corte veniva in sostanza chiamata a stabilire chi fosse, nel caso della condivisione di un annuncio arrecante pregiudizio al marchio altrui, il soggetto a cui imputare l’uso del segno identico o simile a tale marchio.
Rappresentati due differenti scenari, venivano fornite dalla Corte altrettante conclusioni.
Infatti, nel caso in cui un soggetto operante nel commercio ordini presso il gestore di un sito Internet di inserzioni la pubblicazione di un annuncio contenente al suo interno un segno identico o simile al marchio altrui, si dovrà ritenere che questi faccia uso di detto segno ai sensi dell’art. 5, par. 1 della Direttiva 2008/95. Diversamente, a quest’ultimo non potranno essere imputati atti autonomi compiuti da altri operatori economici, quali i gestori di siti internet di referenziamento che agiscono di loro propria iniziativa e in nome proprio e senza alcun rapporto contrattuale con l’originario inserzionista.
Il termine “usare” di cui all’art. 5, par. 1 della Direttiva 2008/95 implica pertanto un comportamento attivo e il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso: ciò non accade se tale atto viene effettuato da un operatore indipendente senza il consenso dell’inserzionista.
Tale assunto esclude che la norma sia interpretabile nel senso che un soggetto possa essere considerato autore dell’uso di un segno identico o simile al marchio altrui indipendentemente dal suo comportamento, per il solo motivo che tale uso sia idoneo a procurargli un vantaggio economico.

Implicazioni
Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio verificare l’eventuale esistenza di una relazione diretta o indiretta tra la mk advokaten e i gestori dei siti Internet in parola e ricostruire se quest’ultimi avessero messo l’annuncio on-line su commissione e per conto della società di avvocati.
Ove nessuna connessione esista, si dovrebbe concludere che la MBK Rechtsanwälte non è legittimata ad agire contro la mk advokaten in forza del diritto di esclusiva previsto dall’art. 5, par. 1 della Direttiva 2008/95 per la pubblicazione dell’inserzione su siti Internet diversi da quello dell’annuario Das Örtliche, effettuata dai gestori di siti internet di loro stessa iniziativa e a nome proprio.
In ogni caso, quanto detto non pregiudicherebbe l’eventuale possibilità per la MBK Rechtsanwälte di reclamare dalla mk advokaten la restituzione di vantaggi economici sulla base della normativa nazionale tedesca né quella di agire contro i gestori dei siti Internet in questione sulla base dello stesso art. 5, par. 1 oggetto dell’attività interpretativa della Corte, la cui ratio consiste proprio nel fornire al titolare del marchio uno strumento legale che gli consenta di vietare – e di conseguenza far cessare – qualsiasi uso del proprio marchio posto in essere da terzi senza consenso.

Alessia Asaro


VIOLAZIONI TRAMITE PIATTAFORME ONLINE. IL TITOLARE PUO’ CHIEDERE ALL’HOSTING PROVIDER SOLO L’INDIRIZZO POSTALE. UN PASSO INDIETRO NELLA LOTTA ALLA PIRATERIA ONLINE?

15/07/2020

Con la recente decisione del 9 luglio 2020, nel caso Constantin Film v YouTube, C-264/19, la CGUE ha affermato che You Tube e Google sono tenuti a fornire unicamente l’indirizzo postale, e non anche indirizzo e-mail e indirizzo IP di un utente che viola i diritti di proprietà intellettuale.

 

Si veda la news del 21 aprile 2020 sulla domanda pregiudiziale e le conclusioni dell’Avvocato Generale (disponibile al link: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c6f8500e-344e-47e6-a1df-8ce50d60f840)

La decisione in commento ha accolto le argomentazioni svolte dall’Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe, nelle proprie conclusioni presentate il 2 aprile 2020, e ha dunque affermato che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE (Direttiva Enforcement), dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente, ma unicamente all’indirizzo postale.

Questa interpretazione, che è possibile definire eccessivamente formalistica, si basa sulle seguenti argomentazioni della Corte:
• la Direttiva Enforcement non definisce la nozione indirizzo e pertanto la determinazione del significato e della portata della stessa deve essere operata conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente che, a dire della Corte, riguarderebbe unicamente l’indirizzo postale, vale a dire il luogo di domicilio o di residenza di una determinata persona;
• tale termine nella normativa comunitaria non si riferisce pertanto all’indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o all’indirizzo IP;
• dall’esame di altri atti di diritto dell’Unione che fanno riferimento all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo IP emergerebbe che nessuno di essi utilizza il termine «indirizzo», senza ulteriori precisazioni, per designare il numero di telefono, l’indirizzo IP o l’indirizzo di posta elettronica;
• l’interpretazione così data è altresì conforme alla finalità perseguita dall’articolo 8 della direttiva, tenuto conto dell’obiettivo generale di detta direttiva.

Come si è già avuto modo di chiarire qui, l’interpretazione fornita dall’Avvocato Generale prima e dalla Corte poi risulta, a parere di chi scrive, eccessivamente restrittiva. È infatti discutibile che il significato comune di “indirizzo” sia unicamente quello di indirizzo fisico e non anche quello di indirizzo elettronico. Peraltro, nel caso di specie si tratta di violazioni avvenute in un ambiente online ove è anche ragionevole ritenere che in effetti il luogo in cui raggiungere un soggetto possa essere determinato anche dall’indirizzo email e dall’indirizzo IP. Si consideri poi che, nella maggior parte dei casi, i dati in possesso dei provider non sono attendibili, soprattutto i dati dell’indirizzo postale (spesso infatti vengono forniti dati falsi che non vengono adeguatamente verificati). Ne deriva che solamente tramite la conoscenza – quantomeno – dell’indirizzo IP, il titolare dei diritti avrebbe più chance di individuare i responsabili dell’illecito.

La sentenza in commento chiarisce in ogni caso che gli Stati membri hanno comunque facoltà di concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ricevere un’informazione più ampia, purché, tuttavia, sia garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e siano rispettati gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità.

Vi sono infatti molti precedenti delle Corti Italiane (soprattutto del Tribunale di Milano e di Roma) che hanno disposto ordini di disclosure nei confronti di hosting provider ben più ampi, che includevano dati quali nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo di residenza, codice fiscale, ovvero ragione e sede sociale e numero di identificazione ai fini fiscali o di registrazione nel registro delle imprese, o analoghi, in caso di persona giuridica (si vedano a titolo esemplificativo le decisioni del Tribunale di Roma, , sezione specializzata in materia di Impresa, del 13 marzo 2019, e del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di Impresa, del 23 maggio 2019). L’art. 156bis della legge sul diritto di autore, di fatti, ha una portata più ampia rispetto all’art. 8 della Direttiva Enforcement, prevedendo espressamente la possibilità di richiedere agli intermediari di fornire “gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge”.

Va anche considerato che la decisione della Corte di giustizia riguarda i dati identificativi di utenti di servizi user generated, quindi generalmente persone fisiche che non traggono un utile dalle loro attività di condivisione. È un dato di fatto che in questo settore l’Unione Europea si stia dirigendo verso una maggiore responsabilizzazione dell’intermediario: l’art. 17 della direttiva 2019/790/CE, c.d. “Digital Single Market”, ancora non implementata in Italia, prevede infatti che sia il provider a dover concludere licenze con i titolari dei diritti e implementare tecnologie di riconoscimento, a tal fine anche “coprendo” le attività degli utenti del servizio.
Si confida dunque che la sentenza qui commentata non muti nella sostanza la ormai consolidata giurisprudenza, quantomeno delle Corti Italiane, in merito alla disclosure dei dati dei soggetti responsabili di illeciti, soprattutto ove si tratti non di singoli utenti, ma di vere e proprie associazioni criminose con evidenti intenti di lucro.

Margherita Stucchi