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DRAFT BREXIT AGREEMENT: CONTINUED PROTECTION IN THE UK OF IP RIGHTS

07/03/2018

The draft Brexit Withdrawal Agreement between the EU and the UK, which was published by the European Commission on 28 February 2018, provides for continued protection in the UK of registered or granted IP rights

 

The EU Commission Draft Withdrawal Agreement provides that holders of registered EU trademark rights, Community Design rights or Community plant variety rights shall become holders of corresponding rights in the UK after Brexit (Art. 50 of the draft agreement, hereafter ‘the draft’). Article 50 (1) of the draft states that the holder of a EU trade mark, design or plant variety right, “which have been registered or granted before the end of the transition period shall, without any re-examination, become the holder of a comparable registered and enforceable intellectual property right in the United Kingdom, as provided for by the law of the United Kingdom”. The Article 50 (2) provides for the same rights with in relation to the geographical indications, designations of origin and traditional specialties.  Such registration of corresponding UK rights will be free of charge and will require no administrative procedure, including no requirement for a UK address-for-service, at least up to first renewal of the right (Art. 51 of the draft).

Designations of the EU in a Madrid system or Hague system application before the end of the transition period shall benefit from the protection in the UK for their marks or designs (draft Art. 52). Unregistered Community design rights will become enforceable UK rights (draft Art. 53) and database rights will likewise become enforceable UK rights (draft Art. 54).

Article 55 of the draft proposes that pending applications for EU trade mark rights, as well as applications for Community plant variety rights, shall be dealt with by giving rise to an ad hoc right of priority in the UK for the same mark in respect of the same or similar goods or services, for a 6-month period from the end of the transition period.

With regards to the supplementary protection certificate (SPC), article 56 of the draft clarifies that where an application for an SPC is made in the UK before the end of the transition period but the procedure for grant of the certificate is ongoing at the end of that period, the applicable EU SPC regulations shall apply, and any subsequent granted certificate shall have the level of protection provided for by those regulations.

Finally, article 57 of the draft maintains that the rights that were exhausted in the EU and the UK before the end of the transition period under the conditions provided for by EU law shall remain exhausted both in the EU and in the UK.

These provisions of the draft agreement reflect the Commission’s current negotiating position on mutual recognition arrangements of IP rights.


PROGETTO DI ACCORDO BREXIT: MANTENIMENTO DELLA PROTEZIONE NEL REGNO UNITO DEI DIRITTI IP

07/03/2018

Il progetto di accordo per regolare l’uscita del Regno Unito dall’UE, pubblicato dalla Commissione Europea il 28 febbraio 2018, prevede la protezione continua nel Regno Unito dei diritti di proprietà intellettuale registrati o concessi a livello comunitario

 

Il progetto di accordo della Commissione dell’UE (di seguito “il progetto”) prevede che i titolari di un marchio comunitario registrato, di un disegno o modello comunitario o di una privativa comunitaria per varietà vegetale diventino, dopo la Brexit, titolari di diritti corrispondenti nel Regno Unito. L’articolo 50, paragrafo 1 del progetto stabilisce che il titolare di un marchio, disegno o modello o di una privativa UE per ritrovati vegetali “che è stato registrato o concesso prima della fine del periodo transitorio diventa, senza essere riesaminato, titolare di un diritto di proprietà intellettuale analogo registrato ed esecutivo nel Regno Unito, come previsto dalla legislazione del Regno Unito”. L’articolo 50, paragrafo 2, prevede gli stessi diritti per quanto riguarda le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le specialità tradizionali. Tale registrazione dei corrispondenti diritti del Regno Unito sarà gratuita e non richiederà alcuna procedura amministrativa, compreso l’obbligo di elezione di domicilio per la notificazione o comunicazione nel Regno Unito, almeno fino al primo rinnovo del diritto (articolo 51 del progetto).

Le designazioni dell’UE nelle domande di marchio o design tramite il sistema di Madrid o tramite il sistema de L’Aia effettuate prima della fine del periodo transitorio beneficiano della protezione anche nel Regno Unito (cfr. articolo 52 del progetto). I diritti su disegni e modelli comunitari non registrati diventeranno esecutivi nel Regno Unito (articolo 53 del progetto) e i diritti sulle banche dati troveranno anch’ essi tutela nel Regno Unito (articolo 54).

L’ articolo 55 del progetto propone che le domande pendenti di marchio comunitario, nonché le domande di privativa comunitaria per varietà vegetali, siano trattate creando un diritto di priorità ad hoc nel Regno Unito per lo stesso marchio per prodotti o servizi identici o simili, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo transitorio.

Per quanto riguarda il certificato di protezione complementare (CPC), l’articolo 56 del progetto chiarisce che, qualora una domanda di CPC sia presentata nel Regno Unito prima della fine del periodo transitorio ma la procedura per il rilascio del certificato sia ancora in corso alla fine di tale periodo, si applicano i regolamenti CPC dell’UE e ogni successivo certificato concesso deve avere il livello di protezione previsto da tali regolamenti.

Infine, l’articolo 57 del progetto propone che i diritti esauriti nell’ UE e nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione alle condizioni previste dal diritto dell’UE resteranno esauriti sia nell’ UE che nel Regno Unito.

Queste disposizioni del progetto di accordo riflettono l’attuale posizione negoziale della Commissione sulle modalità di riconoscimento reciproco dei diritti di proprietà intellettuale.


AL VIA IL VAGLIO DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE

27/02/2018

Nella seduta della giornata di oggi, 27 febbraio 2018, la Commissione Industria del Senato avvierà l’esame del provvedimento citato, implementato in attuazione dell’art. 15 della legge di delegazione europea 2016-2017

 

Il provvedimento legislativo attualmente al vaglio della Commissione Industria del Senato costituisce lo strumento di attuazione dell’art. 15 della citata legge di delegazione, all’interno del quale sono elencati i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del  Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) e finalizzato a combattere i fenomeni di acquisizione, utilizzo e divulgazione illecita delle stesse.

L’articolo richiamato afferma che, nell’esercizio della delega  per  l’attuazione  della  Direttiva, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1 della legge di delegazione europea, anche (i) ad apportare al vigente Codice di Proprietà Industriale (d.lgs 30/2005) le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943, (ii) prevedere  misure  sanzionatorie penali ed amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da  garantire  l’efficace  adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva, nonché (iii) ad apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e  integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione  europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione dell’art. 15 e la  complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.


LA SECONDA COMMISSIONE RICORSO DELL’EUIPO ACCOGLIE RICORSO PRESENTATO DA LGV E DICHIARA LA NULLITA’ DEL MARCHIO COSTITUITO DA UNA FORMA NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN RISULTATO TECNICO

08/02/2018

Con il provvedimento datato 8 gennaio 2018 e comunicato in data 29 gennaio 2018, l’Ufficio ha ribaltato la decisione della Divisione nullità resa all’esito del procedimento di primo grado e ha dichiarato la nullità del marchio in quanto costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per il raggiungimento del risultato tecnico ai sensi dell’art. 7(1)(e)(ii) EUTMR

 

Il marchio qui rappresentato oggetto della decisione in commento è stato depositato in data 6 luglio 2015 per i prodotti della classe 17 ed in particolare per moduli passacavi, fatti di plastica e gomma.

Il segno rappresenta in sostanza la porzione frontale di dispositivi plastici (i.e. passacavi) che proprio nel 2015 perdevano la tutela monopolistica fino ad allora garantita da brevetti per invenzione.
Una concorrente della titolare del marchio decideva quindi di chiedere la nullità del titolo in quanto concesso in violazione di impedimenti assoluti di cui all’art. 7 RMUE.
Ed in particolare rilevava che il segno era di fatto costituito esclusivamente i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
La decisione in commento giunge all’esito del procedimento di impugnazione della decisione resa dalla Divisione Nullità dell’EUIPO che, in prima istanza, aveva ritenuto che il seguente marchio fosse valido e che non vi fossero impedimenti assoluti alla sua valida registrazione.
La Secondo Commissione ricorso ha ribadito che la previsione di cui all’art. 7(1)(e)(ii) ha il fine di evitare che si abusi della tutela concessa dal RMUE e si crei, mediante la registrazione di un marchio, un monopolio potenzialmente perpetuo relativo a soluzioni tecniche. Sulla base della documentazione in atti la Commissione ha ritenuto che fosse immediatamente “chiaro che i cerchi concentrici sulla faccia del modulo non sono un disegno capriccioso; o meramente decorativo. Sono la conseguenza visibile di una pluralità di strati che possono essere strappati via in relazione alla dimensione del cavo, filo, tubo che verrà inserito nell’unità per fissarlo in modo sicuro”.
La Commissione ha ribadito che nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale sviluppato all’interno dell’Unione Europea, le soluzioni tecniche possono essere tutelate solo per un limitato periodo di tempo ed ha pertanto dichiarato la nullità del marchio contestato.
La decisione in commento ha accolto rappresenta un importante traguardo per la riaffermazione delle categorie dei diritti di privativa industriale e degli ambiti di tutela che ad essi devono essere riconosciuti.


THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE SHALL DECIDE ON THE CORRECT APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF THE TRADE MARK

16/01/2018

With a recent ruling, the Court of Justice of the European Union has settled the long-standing dispute between Schweppes International and the Spanish company Red Paralela over the use of the trademark “Schweppes”

 

Schweppes International owns the trade mark “Schweppes” in Spain, where the Spanish company Schweppes has the exclusive right to use that trade mark. In 2014, Red Paralela filed infringement proceedings against Red Paralela for importing and marketing in Spain tonic water bottles bearing the’ Schweppes’ mark from the United Kingdom, where the trade mark “Schweppes” is owned by Coca-Cola, which has acquired the rights following a transfer.

Schweppes claims that these acts are unlawful, since the bottles of tonic water were produced and marketed not by itself or with its consent but by Coca-Cola, which has no relationship with the Orangina Schweppes group. Schweppes also considers that, in view of the identity of the signs and products for which it is responsible, the acts referred to above are misleading for the consumer, who would not be able to distinguish the commercial origin of those bottles. Red Paralela, in its defence in that infringement action, pleaded exhaustion of the trade mark right which, in respect of goods bearing the trade mark’ Schweppes’ from Member States of the Union in which Coca-Cola is the proprietor of that trade mark, results from tacit consent. According to Red Paralela, between Coca-Cola and Schweppes International, the existence of legal and economic links cannot be denied in the joint exploitation of the sign’ Schweppes’ as a universal mark.

It is in this context that the Court of First Instance n. 8 of Barcelona decided to refer the matter to the Court of Justice in order to determine whether, in the light of the conduct of Schweppes and Coca-Cola following the territorially limited transfer of the trade mark’ Schweppes’, EU law precludes Schweppes from invoking its exclusive right under Spanish law to oppose the importation and marketing in Spain of’ Schweppes’ products from the United Kingdom. That court points out, in particular, that Schweppes International has strengthened the overall image of the trade mark’ Schweppes’, even though it is the proprietor of parallel marks in only a part of the Member States.

In its judgment of 20 December 2017, the Court ruled that “The Spanish company Schweppes cannot oppose the importation of bottles of tonic water bearing the trade mark‘ Schweppes‘ from the United Kingdom if it itself has given the impression that it is a single, global trade mark”. The Courts of Luxembourg then dismissed the question on the ground that the Spanish General Court made a reference for a preliminary ruling, stating that’ European Union law precludes the proprietor of a national trade mark from opposing the importation of identical goods bearing the same trade mark from another Member State, where that trade mark, which was originally the property of the same proprietor, is currently held by a third party who acquired the rights of that trade mark by transfer, whereas, as a result of that transfer, the owner of that trade mark.