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CALZATURE CROCS: È NULLA LA REGISTRAZIONE DEL DESIGN

21/03/2018

Il 14 marzo il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la nullità della registrazione del disegno/modello delle calzature Crocs per difetto del requisito della novità. La Crocs non è riuscita a dimostrare di non aver predivulgato il disegno/modello.

 

La vicenda origina dalla richiesta del 22 novembre 2004 della Western Brands LLC all’UAMI (oggi EUIPO) di registrare un disegno comunitario per calzature, rivendicando la priorità di una domanda di brevetto USA depositata il 28 maggio 2004. L’8 febbraio 2005 la registrazione veniva concessa, e successivamente trasferita dalla Western Brands alla Crocs il 3 novembre 2005.

Nel 2013 la società francese Gifi Diffusion presentava all’EUIPO una domanda di nullità del disegno per difetto di novità, sostenendo che lo stesso fosse stato divulgato al pubblico anteriormente al periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata (ossia, già prima del 28 maggio 2003).

Infatti, un disegno o modello è proteggibile nell’UE fra l’altro a condizione che non sia stato divulgato al pubblico anteriormente ai dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata.

Il 13 febbraio 2014 la divisione annullamento dell’EUIPO respingeva la domanda di Gifi Diffusion, sostenendo che la presunta divulgazione non fosse stata sufficientemente dimostrata.

Il 27 marzo 2014 Gifi Diffusion proponeva appello contro la decisione della divisione annullamento, producendo prove in base alle quali risultava che il disegno fosse stato divulgato al pubblico anteriormente al 28 maggio 2003, sia esponendolo sul sito Internet di Crocs e nell’ambito di un salone nautico in Florida, sia rendendo disponibili alla vendita, in diversi Stati americani, sandali realizzati secondo il disegno.

Tali circostanze portavano la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ad accogliere la domanda di Gifi Diffusion, con una conseguente dichiarazione di nullità del disegno per calzature.

La Crocs ricorreva contro tale decisione, affermando che le circostanze di divulgazione testé citate non potessero ragionevolmente essere conosciute negli ambienti specializzati del settore delle calzature, all’interno dell’Unione, nel corso della normale attività commerciale.

Con la decisione del 14 marzo 2018 il Tribunale dell’UE ha tuttavia ritenuto che la Crocs non sia riuscita a dimostrare né che il sito internet non potesse essere individuato da produttori di calzature operanti fuori dagli USA, né che questi ultimi non fossero a conoscenza del salone nautico, peraltro di carattere internazionale, tenutosi in Florida. Infine, il Tribunale ha affermato che anche la messa in vendita di calzature aventi tale disegno fosse avvenuta con modalità tali da non poter essere passata inosservata negli ambienti specializzati dell’Unione.

Queste tre osservazioni, congiuntamente considerate, hanno portato il Tribunale a ritenere corrette le conclusioni dell’EUIPO e, pertanto, a respingere il ricorso presentato da Crocs.


CROCS SHOES: INVALIDITY OF THE DESIGN REGISTRATION

21/03/2018

On 14 March, The General Court of the European Union has confirmed that the design registration of the Crocs’ footwear design is invalid due to a lack of novelty. Crocs failed to demonstrate to have not pre-disclosured the design.

 

On 22 November 2004, Western Brands filed an application to OHIM (now EUIPO) to register a footwear design, claiming the priority of the US application filed on 28 May 2004. The design was thus registered as Community design on 8 February 2005, and then transferred to Crocs on 3 November 2005.

In 2013, a French company called Gifi Diffusion requested EUIPO to invalidate Crocs’ design for a lack of novelty, stating that it was disclosed before the 12-month period preceding the priority date (that is, prior to 28 May 2013). In fact, a design can be protected in the EU if it wasn’t disclosed to the public before the 12-month period preceding the priority date.

On 13 February 2014, the Invalidity Division of EUIPO dismissed Gifi Diffusion’s application, because the prior disclosure had not been demonstrated.

On 27 March 2014, Gifi Diffusion filed a notice of appeal against decision of the Invalidity Division, demonstrating that the design was disclosed prior to 28 May 2013 on three occasions: on Crocs’ website; at a boat show in Florida and by putting on sale shoes with that design in a consistent number of American states. For these reasons, the Third Board of Appeal of EUIPO annulled the Invalidity Division’s decision, declaring the design invalid. Crocs appealed against the decision, stating that disclosure events could not reasonably have become known to the footwear industries in the EU, during their normal business.

With its decision, on 14 March 2018 the General Court has nevertheless assumed that Crocs failed to prove both that the website could not be found by footwear producers operating outside the USA and that they were not aware of the international boat show in Florida. The Court also affirmed the sale of footwear of that design was also carried out in a manner which could not have gone unnoticed by the Union’s specialised circles.

These three observations led the Court to consider EUIPO’s findings to be correct and, therefore, to dismiss Crocs’ appeal.


THE GENERAL COURT ANNULS THE REFUSAL TO REGISTER, AS AN EU TRADE MARK, A FIGURATIVE MARK INCLUDING THE CURRENCY SYMBOLS ‘€’ AND ‘$’

15/03/2018

L’EUIPO non ha motivato sufficientemente la sua decisione di rifiuto in merito alla registrazione del marchio UE recante i simboli della valuta “€” e “$” e la Corte di Giustizia, annullando il rifiuto dell’EUIPO, ha ribadito che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’Ufficio deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati

 

In 2015, the Polish company Cinkciarz.pl asked the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) to register an EU trade mark for software, financial services, including foreign exchange, and publications, containing the ‘€’ and ‘$’ currency symbols.

EUIPO refused to register that sign as an EU trade mark because of its descriptive character and because it lacked distinctive character. According to EUIPO, the figurative elements consisting of round shapes are not sufficiently significant to distract the public’s attention from the message which the ‘€’ and ‘$’ currency symbols convey in relation to the goods and services concerned. Cinkciarz.pl brought an action before the General Court for annulment of that decision.

By the judgment dated 8 March 2018, the General Court annuls EUIPO’s decision. The General Court first points out that any refusal of registration by EUIPO must, in principle, be reasoned for each of the goods or services concerned. Although EUIPO may confine itself to providing general reasoning for all of the goods or services concerned in the case where the same ground of refusal is given for a category or group of goods or services, such an option extends only to goods and services which have a sufficiently direct and specific relationship to each other, to the point where they form a sufficiently homogeneous category or group of goods or services. Next, the General Court specifies that the distribution of the goods and services in question into one or more groups or categories must be carried out based on the characteristics which are common to them. The General Court finds that EUIPO examined the descriptive character of the sign at issue without referring to each of the goods and services covered by that sign and that it adopted general reasoning in their regard. The General Court therefore examines whether the goods and services covered by the mark applied for all have a common characteristic. It observes in this regard that the mark applied for covers more than 80 goods and services, falling into three very different distinct classes, whereas EUIPO, however, confined itself to finding that all the goods and services covered by the mark were related to foreign exchange transactions.

The General Court holds that the characteristic upheld by EUIPO is not common to all the goods and services at issue. According to the General Court, the general reasoning adopted by EUIPO is therefore not relevant for all the goods and services concerned. It was for EUIPO to provide additional reasoning for the goods and services which are not characterized as being related to foreign exchange transactions, to explain why registration of the mark applied for had to be refused. Since the contested decision does not contain any such additional reasoning, the General Court finds that there was a failure to state reasons.

In conclusion, with regards to the distinctive character of the mark applied for, the General Court states that EUIPO’s conclusion is vitiated by the same failure to state reasons.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA ANNULLA IL RIFIUTO DI REGISTRARE UN MARCHIO FIGURATIVO RECANTE I SIMBOLI DELLA VALUTA “€” E “$

15/03/2018

L’EUIPO non ha motivato sufficientemente la sua decisione di rifiuto in merito alla registrazione del marchio UE recante i simboli della valuta “€” e “$” e la Corte di Giustizia, annullando il rifiuto dell’EUIPO, ha ribadito che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’Ufficio deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati

 

Nel 2015 la società polacca Cinkciarz. pl chiedeva all’EUIPO di registrare un marchio UE per software, servizi finanziari, compresi i servizi finanziari esteri, scambi e pubblicazioni recante i simboli della valuta “€” e “$”.

L’ EUIPO rifiutava di registrare tale segno come marchio UE a causa del suo carattere descrittivo, nonché per la mancanza di carattere distintivo. Secondo l’EUIPO, gli elementi figurativi consistenti in forme rotonde, al cui interno sono raffigurati i simboli delle valute di cui sopra, non sono sufficientemente significative da distogliere l’attenzione del pubblico dal messaggio che i simboli valutari “€” e “$” trasmettono in relazione ai prodotti e servizi interessati.

La Cinkciarz. pl proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia diretto all’ annullamento della decisione dell’EUIPO. Con sentenza resa in data 8 marzo 2018, la Corte annullava la decisione dell’EUIPO. La Corte sottolineava anzitutto che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’EUIPO deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati. Anche se l’EUIPO può limitarsi a fornire una motivazione generale per tutti i prodotti o servizi interessati nel caso in cui il motivo di rifiuto sia addotto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, tale opzione si estende solo a beni e servizi che hanno una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro, formando una categoria o un gruppo di prodotti o servizi sufficientemente omogenei.

La mancata distinzione da parte dell’EUIPO tra le diverse classi di beni e servizi e la mancata spiegazione del fatto che i prodotti e i servizi in questione avessero una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro è risultata nella dichiarazione da parte della Corte che il ragionamento generale adottato dall’EUIPO non fosse pertinente per tutti i prodotti e servizi in questione. In particolare, la Corte osservava che il marchio richiesto copriva più di 80 prodotti e servizi, suddivisi in tre categorie molto diverse e tra loro distinte, mentre l’EUIPO si era meramente limitato a constatare che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio fossero collegati a transazioni in valuta estera. Spetta quindi ora all’EUIPO fornire ulteriori spiegazioni per i prodotti e i servizi che non sono caratterizzati come connessi alle transazioni in valuta estera, al fine di spiegare perché la registrazione del marchio richiesto dovesse essere rifiutata.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA ANNULLA IL RIFIUTO DI REGISTRARE UN MARCHIO FIGURATIVO RECANTE I SIMBOLI DELLA VALUTA “€” E “$

15/03/2018

L’EUIPO non ha motivato sufficientemente la sua decisione di rifiuto in merito alla registrazione del marchio UE recante i simboli della valuta “€” e “$” e la Corte di Giustizia, annullando il rifiuto dell’EUIPO, ha ribadito che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’Ufficio deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati

 

Nel 2015 la società polacca Cinkciarz. pl chiedeva all’EUIPO di registrare un marchio UE per software, servizi finanziari, compresi i servizi finanziari esteri, scambi e pubblicazioni recante i simboli della valuta “€” e “$”.

L’ EUIPO rifiutava di registrare tale segno come marchio UE a causa del suo carattere descrittivo, nonché per la mancanza di carattere distintivo. Secondo l’EUIPO, gli elementi figurativi consistenti in forme rotonde, al cui interno sono raffigurati i simboli delle valute di cui sopra, non sono sufficientemente significative da distogliere l’attenzione del pubblico dal messaggio che i simboli valutari “€” e “$” trasmettono in relazione ai prodotti e servizi interessati.

La Cinkciarz. pl proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia diretto all’ annullamento della decisione dell’EUIPO. Con sentenza resa in data 8 marzo 2018, la Corte annullava la decisione dell’EUIPO. La Corte sottolineava anzitutto che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’EUIPO deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati. Anche se l’EUIPO può limitarsi a fornire una motivazione generale per tutti i prodotti o servizi interessati nel caso in cui il motivo di rifiuto sia addotto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, tale opzione si estende solo a beni e servizi che hanno una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro, formando una categoria o un gruppo di prodotti o servizi sufficientemente omogenei.

La mancata distinzione da parte dell’EUIPO tra le diverse classi di beni e servizi e la mancata spiegazione del fatto che i prodotti e i servizi in questione avessero una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro è risultata nella dichiarazione da parte della Corte che il ragionamento generale adottato dall’EUIPO non fosse pertinente per tutti i prodotti e servizi in questione. In particolare, la Corte osservava che il marchio richiesto copriva più di 80 prodotti e servizi, suddivisi in tre categorie molto diverse e tra loro distinte, mentre l’EUIPO si era meramente limitato a constatare che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio fossero collegati a transazioni in valuta estera. Spetta quindi ora all’EUIPO fornire ulteriori spiegazioni per i prodotti e i servizi che non sono caratterizzati come connessi alle transazioni in valuta estera, al fine di spiegare perché la registrazione del marchio richiesto dovesse essere rifiutata.