La vicenda
La domanda pregiudiziale di cui è stata investita la Corte è sorta nell’ambito di una controversia tra le società tedesche di avvocati mk advokaten GbR e MBK Rechtsanwälte GbR in merito al divieto impartito alla mk advokaten di usare nel commercio il gruppo di lettere “mbk”. Il quesito posto dal giudice di rinvio ha riguardato l’interpretazione dell’articolo 5, par. 1 della Direttiva 2008/95/CE, su cui si fonda il diritto del titolare di un marchio registrato di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un segno identico o simile al proprio marchio di impresa per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui esso è stato registrato.

Il procedimento principale
La società MBK Rechtsanwälte, titolare del marchio omonimo rispetto alla sua denominazione sociale e registrato per servizi giuridici, proponeva nel 2016 un’azione per contraffazione nei confronti della mk advokaten, a quel tempo anch’essa operante con la denominazione “mbk rechtsanwälte”. Il Tribunale del Land di Düsseldorf statuiva sul punto vietando alla mk advokaten – dietro comminatoria di un’ammenda – di usare nel commercio il gruppo di lettere “mbk” per servizi giuridici.
Nonostante tale provvedimento, perdurava il reindirizzamento della voce “mbk Rechtsanwälte” a diversi siti internet di referenziamento di imprese che proponevano un annuncio per i servizi giuridici della mk advokaten. La MBK Rechtsanwälte, ritenendo dimostrato il mancato rispetto del divieto imposto, chiedeva al giudice di infliggere un’ammenda alla mk advokaten. Quest’ultima, a sua difesa, sosteneva di aver puntualmente adempiuto all’ordine del giudice con la rimozione dell’annuncio pubblicato su sua commissione presso l’annuario on-line Das Örtliche. Non avendo mai chiesto di figurare su altri siti Internet, la società di avvocati era dell’avviso che nessun ulteriore obbligo si ponesse a suo carico.
Il Tribunale del Land, costatando che gli annunci presenti sul web andavano a beneficio della mk advokaten e si basavano sul contenuto fatto inserire dalla stessa nell’annuario Das Örtliche, le infliggeva un’ammenda a motivo della sua mancata spettante attività di vigilanza su eventuali ricondivisioni dell’annuncio cancellato da parte di gestori di siti terzi e omessa attivazione per la soppressione di tutte le occorrenze su internet dell’annuncio in parola.

La questione pregiudiziale
La mk advokaten proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale superiore del Land di Düsseldorf il quale, reputando decisiva ai fini di causa l’interpretazione del termine “usare” ai sensi dell’art. 5, par. 1 della richiamata direttiva, sospendeva il procedimento e domandava alla Corte di chiarire se fosse riscontrabile un utilizzo del marchio conforme all’art. 5 della Direttiva qualora l’inserzione recante pregiudizio al marchio altrui non fosse stata pubblicata per volontà del terzo, ma essa fosse stata ripresa dal gestore del sito internet da un annuncio non più esistente; quest’ultimo sì commissionato dal soggetto interessato a riceverne un vantaggio economico.

La decisione della Corte
La Corte veniva in sostanza chiamata a stabilire chi fosse, nel caso della condivisione di un annuncio arrecante pregiudizio al marchio altrui, il soggetto a cui imputare l’uso del segno identico o simile a tale marchio.
Rappresentati due differenti scenari, venivano fornite dalla Corte altrettante conclusioni.
Infatti, nel caso in cui un soggetto operante nel commercio ordini presso il gestore di un sito Internet di inserzioni la pubblicazione di un annuncio contenente al suo interno un segno identico o simile al marchio altrui, si dovrà ritenere che questi faccia uso di detto segno ai sensi dell’art. 5, par. 1 della Direttiva 2008/95. Diversamente, a quest’ultimo non potranno essere imputati atti autonomi compiuti da altri operatori economici, quali i gestori di siti internet di referenziamento che agiscono di loro propria iniziativa e in nome proprio e senza alcun rapporto contrattuale con l’originario inserzionista.
Il termine “usare” di cui all’art. 5, par. 1 della Direttiva 2008/95 implica pertanto un comportamento attivo e il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso: ciò non accade se tale atto viene effettuato da un operatore indipendente senza il consenso dell’inserzionista.
Tale assunto esclude che la norma sia interpretabile nel senso che un soggetto possa essere considerato autore dell’uso di un segno identico o simile al marchio altrui indipendentemente dal suo comportamento, per il solo motivo che tale uso sia idoneo a procurargli un vantaggio economico.

Implicazioni
Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio verificare l’eventuale esistenza di una relazione diretta o indiretta tra la mk advokaten e i gestori dei siti Internet in parola e ricostruire se quest’ultimi avessero messo l’annuncio on-line su commissione e per conto della società di avvocati.
Ove nessuna connessione esista, si dovrebbe concludere che la MBK Rechtsanwälte non è legittimata ad agire contro la mk advokaten in forza del diritto di esclusiva previsto dall’art. 5, par. 1 della Direttiva 2008/95 per la pubblicazione dell’inserzione su siti Internet diversi da quello dell’annuario Das Örtliche, effettuata dai gestori di siti internet di loro stessa iniziativa e a nome proprio.
In ogni caso, quanto detto non pregiudicherebbe l’eventuale possibilità per la MBK Rechtsanwälte di reclamare dalla mk advokaten la restituzione di vantaggi economici sulla base della normativa nazionale tedesca né quella di agire contro i gestori dei siti Internet in questione sulla base dello stesso art. 5, par. 1 oggetto dell’attività interpretativa della Corte, la cui ratio consiste proprio nel fornire al titolare del marchio uno strumento legale che gli consenta di vietare – e di conseguenza far cessare – qualsiasi uso del proprio marchio posto in essere da terzi senza consenso.

Alessia Asaro