LA SECONDA COMMISSIONE RICORSO DELL’EUIPO ACCOGLIE RICORSO PRESENTATO DA LGV E DICHIARA LA NULLITA’ DEL MARCHIO COSTITUITO DA UNA FORMA NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN RISULTATO TECNICO

08/02/2018

Con il provvedimento datato 8 gennaio 2018 e comunicato in data 29 gennaio 2018, l’Ufficio ha ribaltato la decisione della Divisione nullità resa all’esito del procedimento di primo grado e ha dichiarato la nullità del marchio in quanto costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per il raggiungimento del risultato tecnico ai sensi dell’art. 7(1)(e)(ii) EUTMR

 

Il marchio qui rappresentato oggetto della decisione in commento è stato depositato in data 6 luglio 2015 per i prodotti della classe 17 ed in particolare per moduli passacavi, fatti di plastica e gomma.

Il segno rappresenta in sostanza la porzione frontale di dispositivi plastici (i.e. passacavi) che proprio nel 2015 perdevano la tutela monopolistica fino ad allora garantita da brevetti per invenzione.
Una concorrente della titolare del marchio decideva quindi di chiedere la nullità del titolo in quanto concesso in violazione di impedimenti assoluti di cui all’art. 7 RMUE.
Ed in particolare rilevava che il segno era di fatto costituito esclusivamente i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
La decisione in commento giunge all’esito del procedimento di impugnazione della decisione resa dalla Divisione Nullità dell’EUIPO che, in prima istanza, aveva ritenuto che il seguente marchio fosse valido e che non vi fossero impedimenti assoluti alla sua valida registrazione.
La Secondo Commissione ricorso ha ribadito che la previsione di cui all’art. 7(1)(e)(ii) ha il fine di evitare che si abusi della tutela concessa dal RMUE e si crei, mediante la registrazione di un marchio, un monopolio potenzialmente perpetuo relativo a soluzioni tecniche. Sulla base della documentazione in atti la Commissione ha ritenuto che fosse immediatamente “chiaro che i cerchi concentrici sulla faccia del modulo non sono un disegno capriccioso; o meramente decorativo. Sono la conseguenza visibile di una pluralità di strati che possono essere strappati via in relazione alla dimensione del cavo, filo, tubo che verrà inserito nell’unità per fissarlo in modo sicuro”.
La Commissione ha ribadito che nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale sviluppato all’interno dell’Unione Europea, le soluzioni tecniche possono essere tutelate solo per un limitato periodo di tempo ed ha pertanto dichiarato la nullità del marchio contestato.
La decisione in commento ha accolto rappresenta un importante traguardo per la riaffermazione delle categorie dei diritti di privativa industriale e degli ambiti di tutela che ad essi devono essere riconosciuti.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DECIDE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO DEL MARCHIO

16/01/2018

Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dirime l’annosa controversia sorta tra Schweppes International e la società spagnola Red Paralela circa l’uso del marchio “Schweppes”

 

La società Schweppes International è titolare del marchio «Schweppes» sul territorio spagnolo, paese nel quale la società spagnola Schweppes possiede il diritto esclusivo di sfruttamento di tale marchio. Nel 2014, detta società ha proposto un’azione per contraffazione contro la Red Paralela per aver importato e commercializzato in Spagna bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito. In questo paese, il marchio «Schweppes» è detenuto dalla Coca-Cola, che ne ha acquisiti i diritti all’esito di una cessione.

La società Schweppes sostiene che tali atti siano illeciti, dal momento che le bottiglie di acqua tonica sono state prodotte e immesse in commercio non da essa stessa o con il suo consenso, bensì dalla Coca- Cola, la quale non avrebbe alcun rapporto con il gruppo Orangina Schweppes. La Schweppes ritiene inoltre che, tenuto conto dell’identità dei segni e dei prodotti per cui è causa, gli atti di cui sopra siano ingannevoli per il consumatore, il quale non sarebbe in grado di distinguere l’origine commerciale di tali bottiglie. La Red Paralela, nella sua difesa in detta azione per contraffazione, ha invocato l’esaurimento del diritto di marchio che risulterebbe, per quanto riguarda i prodotti recanti il marchio «Schweppes» provenienti da Stati membri dell’Unione nei quali la Coca-Cola è titolare di tale marchio, da un consenso tacito. Secondo la Red Paralela poi, tra la Coca-Cola e la Schweppes International non si può negare la sussistenza di collegamenti giuridici ed economici nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» come marchio universale.

È esattamente in tale contesto, che il Tribunale di commercio n. 8 di Barcellona ha deciso di interpellare la Corte di giustizia per determinare se, alla luce del comportamento della società Schweppes e della Coca-Cola a seguito della cessione territorialmente limitata del marchio «Schweppes», il diritto dell’Unione osti a che la Schweppes invochi il diritto esclusivo di cui gode in forza della normativa spagnola per opporsi all’importazione, nonchè alla commercializzazione in Spagna dei prodotti «Schweppes» provenienti dal Regno Unito, paese in cui il marchio è detenuto dalla Coca-Cola. Detto giudice rileva, segnatamente, che la Schweppes International ha rafforzato, pur essendo titolare dei marchi paralleli solo in una parte degli Stati membri, un’immagine globale del marchio «Schweppes».

Con la sentenza del 20 dicembre 2017, la Corte ha stabilito che “La società spagnola Schweppes non può opporsi all’importazione di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito se essa stessa ha dato l’impressione che si tratti di un marchio unico e globale”. I giudici del Lussemburgo hanno quindi sciolto la questione, motivo del rinvio pregiudiziale operato da parte del Tribunale spagnolo, sancendo che “il diritto dell’Unione osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici recanti il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione, il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando la confusione nel pubblico pertinente circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio”.


ALDI VINCE LA LOTTA CONTRO I PRODUTTORI DI CHAMPAGNE FRANCESI PER L’USO DEL SEGNO “CHAMPAGNER SORBET”

09/01/2018

Aldi Süd, la gigantesca catena di supermercati discount tedesca, è stata autorizzata a continuare a vendere i propri prodotti a marchio “Champagner sorbet, nonostante la tutela della denominazione d’origine da parte dell’UE.

 

Il Comité Inteprofessionnel du Vin de Champagne (“CIPV”), un’associazione francese di produttori di champagne, ha intrapreso avanti i tribunali tedeschi un’azione contro il supermercato tedesco Aldi Süd per vietare a quest’ultimo di vendere un sorbetto con la denominazione “Champagner Sorbet”. Questo sorbetto, che Aldi Süd ha iniziato a vendere alla fine del 2012, contiene il 12% di champagne. Ritenendo che la distribuzione del prodotto sotto tale denominazione costituisse una violazione della DOP “Champagne”, l’associazione dei produttori di champagne, ha proposto un ricorso basato sugli artt. 118 quaterdecies del regolamento n. 1234/2007 e 103 del regolamento n. 1308/2013, chiedendo che venisse inibito ad Aldi di utilizzare tale denominazione nel mercato dei prodotti congelate. Secondo il CIPV, la distribuzione del sorbetto con tale denominazione violerebbe la denominazione di origine protetta (di seguito DOP)”Champagne”. La Corte Federale di Giustizia Tedesca ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea in relazione alla corretta interpretazione delle norme UE sulla protezione delle DOP.

Dopo aver analizzato le norme pertinenti, la Corte di Giustizia Europea ha confermato che Aldi può continuare a chiamare il suo prodotto “Champagner Sorbet”, in quanto non sfrutta indebitamente la notorietà della denominazione iconica. Secondo la Corte, nella presente causa, l’uso della denominazione “Champagner Sorbet” per designare un sorbetto contenente champagne è idoneo ad estendere a tale prodotto la notorietà della DOP “Champagne”, che conferisce un’immagine di qualità e prestigio e quindi a trarre vantaggio da tale notorietà. Tuttavia, se il prodotto in questione presenta, tra le sue caratteristiche essenziali, il gusto attribuibile allo champagne, l’uso della denominazione “Champagner Sorbet” non crea un indebito vantaggio e, di conseguenza, non costituisce un indebito sfruttamento della reputazione della DOP “Champagne”.

Ne consegue che l’impiego di una DOP come parte della denominazione di vendita di un prodotto alimentare – che non corrisponde al disciplinare della DOP in questione, ma contiene un ingrediente che corrisponde a tale disciplinare – non può essere considerato un uso scorretto e, pertanto, un uso vietato dagli art. 118 quaterdecies, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’art. 103, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1308/2013. Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali determinare, caso per caso, se l’uso contestato è volta a sfruttare indebitamente la notorietà di una DOP.

Inoltre, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato che, se il sorbetto in questione non avesse avuto come caratteristica essenziale il gusto attribuibile allo champagne, allora sarebbe stato possibile concludere che la denominazione “Champagner Sorbet” sull’imballaggio interno o esterno del prodotto costituiva un’indicazione falsa o fuorviante ed era pertanto illegittima. La DOP è protetta non solo dalle indicazioni false o fuorvianti che possono creare un‘errata impressione circa l’origine del prodotto in questione, ma anche dalle indicazioni false o fuorvianti relative alla natura o alle qualità essenziali del prodotto. Nel caso in esame invece la DOP “Champagne” è utilizzata direttamente, mediante incorporazione nella denominazione del prodotto in questione, per rivendicare apertamente una qualità gustativa ad essa connessa; tale uso non costiuisce un abuso, un’imitazione o un’evocazione ai sensi della normativa comunitaria in materia di protezione delle DOP.


LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA DEL TRIBUNALE DI MILANO AFFERMA LA PROPRIA COMPETENZA IN MATERIA DI FRANCHISING

19/12/2017

Con sentenza pubblicata il 28 novembre 2017, il Tribunale di di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa – si è pronunciato a favore dell’attrice, rigettando tra l’altro l’eccezione di incompetenza territoriale delle parti convenute.

 

La pronuncia in commento è stata resa all’esito di un giudizio che trae la propria origine dal contratto di affiliazione commerciale stipulato tra i convenuti e l’impresa attrice. Parte attrice in particolare contestava all’affiliato di avere continuato ad utilizzare, per almeno due mesi, i segni distintivi dell’affiliante, e ciò nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, da parte dello stesso affiliato, all’obbligazione di pagare il corrispettivo dovuto. Per tali ragioni, l’affiliante conveniva in giudizio la controparte contrattuale domandando, oltre alla condanna al pagamento del corrispettivo non versato, anche la condanna al pagamento di un’ingente somma a titolo di penale per l’illecito utilizzo dei segni distintivi dell’attrice.

In tale scenario, il Tribunale di Milano adito, sezione imprese, ha rigettato l’eccezione preliminare di incompetenza sollevata dal convenuto sottolineando come sussista la competenza delle Sezioni Specializzate di Impresa in una controversia in materia di franchising, quando essa non riguardi solo l’esecuzione del contratto bensì l’esercizio dei diritti relativi alla proprietà industriale, ovvero l’indebito utilizzo di privative registrate. In tal caso, hanno aggiunto i giudici meneghini, l’illecito industriale attrae la competenza sulla domanda di adempimento del contratto in punto di pagamento del corrispettivo, con conseguente applicazione dei criteri dettati dal D.lgs. n. 30/2005 e successive modificazioni.


IL TRIBUNALE DI FIRENZE IMPONE IL DIVIETO DI USARE L’IMMAGINE DEL DAVID DI MICHELANGELO PER FINI COMMERCIALI

11/12/2017

L’ Avvocatura dello Stato, organo di consulenza e rappresentanza dello Stato italiano, ha presentato avanti al Tribunale di Firenze un ricorso cautelare nei confronti della società Visit Today per ottenere l’ordine di inibitoria alla vendita di biglietti non ufficiali per la Galleria dell’Accademia di Firenze e all’utilizzo di opuscoli e materiali che ritraggono la famosa opera di Michelangelo

 

La cosiddetta ordinanza ‘antibagarinì’, emanata del Tribunale di Firenze, Sezione Tribunale delle Imprese, vieta di utilizzare, sia sul territorio italiano sia su quello europeo, l’immagine del David di Michelangelo a fini commerciali senza la previa autorizzazione della Galleria dell’Accademia e senza il pagamento dei relativi diritti. È stata l’Avvocatura dello Stato a presentare l’istanza al tribunale di Firenze contro la società la Visit Today, rea di vendere fuori dalla Galleria dell’Accademia di Firenze i biglietti a prezzo maggiorato utilizzando su volantini, documentazione promozionale e sito la fotografia del David. I giudici fiorentini hanno accolto il ricorso, stabilendo che Visit Today non aveva mai chiesto né ottenuto la concessione dell’autorità amministrativa per utilizzo a fini lucrativi dell’immagine in parola. La condotta della società resistente è stata inquadrata come illecito extracontrattuale generico ex art. 2043 c.c.  L’ordinanza in commento dispone il ritiro dal commercio di tutto il materiale diffuso e prodotto dalla società resistente contenente la riproduzione dell’opera in aggiunta all’oscuramento dell’immagine della celebre scultura dal sito.

La decisione si basa sulle disposizioni del Codice Italiano dei Beni Culturali: l’articolo 106 stabilisce il principio generale, secondo cui, per i beni culturali soggetti al proprio controllo, lo Stato, le Regioni e gli enti pubbliche locali possono consentire ai singoli richiedenti di utilizzare tali beni per scopi compatibili con il proprio valore culturale, ad esempio mediante atti di riproduzione. Questo significa che l’uso dei beni culturali a scopo di lucro sono soggetti ad autorizzazione preventiva. Gli articoli 107 e 108 del citato Codice prevedono che la Pubblica Amministrazione competente possa consentire l’utilizzo da parte di terzi di un bene – anche di un’opera d’arte – appartenente al patrimonio culturale italiano, previo pagamento di royalties che vengono determinati sulla base del tipo di utilizzo richiesto e dell’eventuale vantaggio economico che l’utente otterrebbe dall’ utilizzo del bene. Detto questo, l’autorizzazione non è richiesta in ogni singolo caso. L’art. 108, comma 3-bis, chiarisce infatti che gli usi non lucrativi dei beni culturali a fini di studi, ricerca, libertà di espressione o di espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale non necessitano di autorizzazione.