CORTE DI GIUSTIZIA UE: ANCHE IL FORNITORE DI ACCESSO ALLA RETE WI-FI É SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI IMPEDIRE EVENTUALI VIOLAZIONI DEGLI ALTRUI DIRITTI D’AUTORE

25/01/2017

Il fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, sebbene non risponda direttamente delle eventuali violazioni degli altrui diritti d’autore compiute da terzi, può essere destinatario di un provvedimento che gli imponga di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora lo stesso fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password.


 

Con la sentenza del 15 settembre 2016 resa nella causa C‑484/14 la Corte di Giustizia UE ha stabilito, tra gli altri, il principio secondo cui anche un fornitore di accesso a una rete WI-FI può essere destinatario di un provvedimento che gli imponga di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico una specifica opera protetta dal diritto d’autore qualora esso possa adottare misure tecniche in grado di conformarsi a tale ingiunzione. La questione assume rilevanza se si pensa che il fornitore di accesso ad una rete WI-FI (nel caso sottoposto alla Corte si trattava del sig. Tobias Mc Fadden) non solo non partecipa direttamente alla violazione dell’altrui diritto d’autore (come potrebbe fare un service provider “attivo” in grado di memorizzare e ritrasmettere le informazioni oggetto della violazione dedotta) ma svolge una funzione di “mero trasporto” di informazioni trasmesse da altri (e quindi pone in essere un processo tecnico tendenzialmente automatico e passivo che intende assicurare esclusivamente l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta).

Tra le questioni sottoposte all’attenzione della Corte di Giustizia dal Tribunale Regionale I di Monaco di Baviera vi era l’interpretazione della direttiva 2000/31, e più precisamente se questa debba essere intesa nel senso di ostare all’adozione di un’ingiunzione che imponga a un fornitore di accesso a una rete WI-FI gratuita l’obbligo di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a tale ingiunzione. Le misure tecniche di protezione suggerite dal Tribunale Regionale tedesco erano quelle della chiusura della connessione internet, quella della protezione dell’accesso mediante password ed infine quella di esaminare tutte le informazioni trasmesse attraverso tale connessione.

In riferimento alle misure tecniche di protezione adottabili dal fornitore di accesso alla rete la Corte ha in prima battuta escluso che possa essere imposta una qualche sorveglianza dell’insieme delle informazioni trasmesse in quanto tale misura contrasterebbe con le previsioni contenute nell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 ai sensi del quale è vietato imporre, in particolare ai fornitori di accesso ad una rete di comunicazione, un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono. Riguardo alla misura consistente nel chiudere completamente la connessione a Internet, la Corte ha ritenuto che la sua attuazione comporterebbe una grave violazione della libertà di impresa del fornitore dell’accesso ad Internet al quale verrebbe ingiustamente vietata la possibilità di proseguire tale attività. La Corte ha tuttavia ritenuto che il fornitore sia tenuto ad adottare misure adeguate, secondo un corretto bilanciamento fra i diritti fondamentali in gioco (diritto all’attività economica, libertà di informazione e diritto d’autore). Le misure tecniche che possono essere imposte al fornitore dei servizi devono essere abbastanza efficaci da impedire o, almeno, da rendere difficilmente realizzabili le eventuali violazioni dei diritti d’autore di terzi sull’opera trasmessa attraverso la rete WI-FI. A tal proposito la misura di proteggere la connessione a Internet mediante una password può dissuadere gli utenti di tale connessione dal violare un diritto d’autore o diritti connessi, nei limiti in cui tali utenti siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente.

Per tali ragioni la Corte di Giustizia ha risolto la domanda pregiudiziale nel senso di ritenere che anche il fornitore di accesso alla rete internet WI-FI può essere destinatario di un’ingiunzione che lo obblighi ad adottare misure tecniche di protezione ragionevoli volte ad impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico una determinata opera protetta dal diritto d’autore. Tuttavia la Corte ha precisato che le misure tecniche che possono essere imposte al fornitore della connessione internet devono essere valutate caso per caso dal giudice del merito.

LA CASSAZIONE NEGA L’ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO ALLE LITI CONFERITO DA UNA SOCIETÀ

18/01/2017

È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla società già cancellata dal registro delle imprese in quanto da considerarsi non più esistente e, pertanto, priva di legittimazione e interesse all’impugnazione ma anche del potere di conferire procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità.


 

Con la sentenza n. 6780 del 2016 la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da una società cancellata dal registro delle imprese. Secondo la Corte, infatti, non può trovare applicazione nel giudizio di legittimità il principio di ultrattività del mandato: è necessario infatti che la procura sia rilasciata da una società che non sia “giuridicamente defunta e non legittimata ad agire in giudizio in virtù del disposto di cui all’art. 2495 c.c.”.

La sentenza in commento segue la pronuncia n. 15295 del 2014 della Suprema Corte in cui si affermava il principio di ultrattività del mandato: la parte colpita dagli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. (i.e. morte o perdita della capacità di stare in giudizio) e già costituita a mezzo di un difensore, che non abbia dichiarato o notificato l’evento stesso a norma dell’art. 300 c.p.c., continua ad essere da lui rappresentata. La sua posizione giuridica risulta stabilizzata anche per le successive fasi di quiescenza e di impugnazione, salvo che nel corso del gravame gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella, divenuta incapace, si costituiscano in giudizio, oppure nel caso in cui il difensore rilevi l’evento.

Ciò detto, l’orientamento tornato in auge nel 2014 non risulta sconfessato dalla sentenza in rassegna la quale si preoccupa invece di precisare un diverso principio, ossia che non si ha ultrattività del mandato quando si tratti di proposizione di ricorso per Cassazione.

Per la proposizione di tale ricorso il difensore necessita infatti di una procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., che non può essere rilasciata dalla società estinta nella persona del suo rappresentante legale, avendo questi perso ogni potere rappresentativo, proprio per effetto dell’estinzione dell’ente.


THE SUPREME COURT RULES ON MANDATE CONTRACTS GOVERNING THE CLIENT-ATTORNEY RELATIONSHIP

18/01/2017

A corporation that has been removed from the companies register cannot appeal to the Supreme Court in that such company must be considered as no longer existing and, therefore, bereft of procedural legitimacy and interest in the appeal and without power to confer a special power of attorney for the judgment before the Supreme Court.


 

With judgment no. 6780 of 2016, the Italian Supreme Court declared that the petition filed by a company that had been removed from the companies register was inadmissible. According to the Court, a power of attorney must be conferred by a company that is not “legally extinct and without legitimacy to commence proceedings in application of art. 2495 of the Civil Code”.

The above mentioned judgments follows the Court’s ruling n. 15295 of 2014, in which the Court stated the following principle: the party that has joined proceedings via its attorney and has been affected by the events regulated by art. 299 of the Code of Civil Procedure (i.e. death or loss of procedural capacity), and that moreover has not declared or notified any of the aforesaid events pursuant to art. 300 of the Code of Civil Procedure, nevertheless continues to be represented by the same attorney (in Italian, this is known as the “principio di ultrattività del mandato”, which may loosely be translated as “principle of survival of the attorney’s mandate”). The legal position is stabilized also for the subsequent suspension and appeal stages, unless: in the course of the appeal, (i) the heirs of the defunct party join the proceedings; (ii) if the party was legally incapacitated, its legal representative joins the proceedings; (iii) the party’s attorney gives notice of the events pursuant to art. 300 of the Code of Civil Procedure.

The direction taken in 2014 is not undermined by the 2016 judgment, in so far as the latter is concerned with pointing out a different principle, that is that the attorney’s mandate cannot survive when an appeal is lodged before the Supreme Court.

In order to correctly petition the Court, the attorney requires a special power of attorney for appearing in judgment before the Court, as required by Art. 365 of the Code of Civil Procedure. Such power of attorney, however, cannot be conferred by the legal representative of an extinct company, because he or she has lost all powers of representation in consequence of the extinction of the corporate entity.


NOVITA DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI BREVETTABILITA’ DI SOSTANZE INTERMEDIE

10/01/2017

Con una recente decisione che ha posto fine ad una lunga disputa tra la nota casa farmaceutica Bayer e la società italiana Chimica Industriale, la Corte di Cassazione ha negato l’autonoma brevettabilità di una sostanza intermedia, parzialmente annullando il brevetto della casa farmaceutica tedesca. La questione che concerne in prima linea un metodo per ottenere la sostanza chiamata Drospirenone, utilizzata in pillole per il controllo delle nascite, riguarda in particolare due rivendicazioni di un brevetto europeo, nazionalizzato anche in Italia: la prima rivendicazione del brevetto citato riguarda il metodo per ottenere il prodotto finale Drospirenone e prevede, tra l’altro l’utilizzo della sostanza intermedia chiamata IDROX. La seconda rivendicazione invece non riguarda un metodo bensì protegge(va) tale sostanza IDROX quale prodotto.


 

Con decisione del 14 gennaio 2011, il Tribunale di Torino decidendo in prima istanza aveva già escluso la brevettabilità di una sostanza intermedia sottolineando che “non consta la funzionalità e la possibile applicazione industriale del prodotto intermedio in sé ove distaccato e avulso dal procedimento chimico brevettato nel quale si inserisce come composto chimico intermedio.” Il Tribunale era giunto a tale conclusione in quanto soprattutto la descrizione del brevetto non avrebbe evidenziato un’autonoma rilevanza della sostanza intermedia. Essa non risulterebbe avere una funzione autonoma e un’utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione di Drospirenone.

Con decisione del 24 dicembre 2012 la decisione citata, per quanto riguarda la rivendicazione del prodotto intermedio, è stata confermata anche in sede di appello e con decisione del 2 dicembre 2016 le sentenze precedenti sono state definitivamente confermate dalla Corte di Cassazione. A supporto ed in aggiunta da quanto argomentato dal Tribunale di Torino la Corte di Cassazione osserva: “…secondo i precedenti di questa Corte, non ha senso rivendicare come prodotto un intermedio strumentale esclusivamente ad un determinato procedimento“. In tale caso al prodotto intermedio mancherebbe l’autonoma applicazione industriale, presupposto menzionato nell’art. 49 CPI. Ed, infatti, già con la sentenza n. 11094 del 1990 la Corte aveva osservato che “il procedimento e il prodotto sono autonomamente tutelabili soltanto se ciascuno presenta i proprio requisiti di brevettabilità e poiché nella specie l’intermedio non è concettualmente separabile dal procedimento – il detto intermedio non è autonomamente brevettabile come prodotto, in quanto la sostanza chimica – intermedio, rappresentando un passaggio obbligato del procedimento di sintesi “non è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno diverso da quello connesso all’attuazione del procedimento“…. L’intermedio, pertanto, quand’anche descritto e rivendicato come prodotto, resta parte integrante di un’invenzione di procedimento e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto derivi dal procedimento brevettato.”

Tale principio è stato confermato dalla Cassazione nell’anno 1997: “Osserva la Corte che il cosiddetto intermedio, ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un procedimento di sintesi non è, come questa Corte Suprema ha già chiarito dando vita ad una giurisprudenza dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, autonomamente brevettabile quando è fruibile per soddisfare lo stesso bisogno connesso alla attuazione del procedimento medesimo, (cass. n. 11094 del 1990). Sul punto la Corte genovese ha esaurientemente motivato il proprio giudizio quando ha negato che nella specie un tecnico del ramo avrebbe potuto individuare dagli elementi allegati alla domanda la suddetta sostanza quale prodotto industriale.”

Con la recente decisione la Corte indica ora in maniera più esplicita che essa non intende negare “la brevettabilità dell’intermedio in generale” però conferma allo stesso tempo l’approccio della giurisprudenza precedente: “L’intermedio, pertanto, quand’anche descritto e rivendicato come prodotto, resta parte integrante di un’invenzione di procedimento e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto articolazione del procedimento brevettato. Insomma, secondo i precedenti di questa Corte, non ha senso rivendicare come prodotto un intermedio strumentale esclusivamente ad un determinato procedimento, che, del resto sarebbe come tale carente dell’attitudine ad avere un’autonoma applicazione industriale: a fronte di detta affermazione, la ricorrente ne denuncia l’erroneità ed il carattere anacronistico, ma, in effetti, al di là di detta petizione di principio, non spiega comprensibilmente che cosa vi sarebbe in essa di errato. Sicchè non vi è ragione di non dar seguito nei limiti indicati a detto indirizzo: che, si ripete, non nega la brevettabilità dell’intermedio in generale, ma solo di quell’intermedio privo per così dire di qualunque individualità rispetto al processo in cui si inserisce. La Corte territoriale, in tale contesto, altro non ha fatto se non ritenere che i caratteri di originalità, altezza inventiva ed utilizzabilità industriale di (OMISSIS) coincidessero con quelli del procedimento oggetto di brevetto, per l’appunto incentrato sulla produzione di (OMISSIS) attraverso (OMISSIS): diverso sarebbe stato in altri termini il discorso se l'(OMISSIS) avesse potuto essere impiegato non solo nel processo di produzione del (OMISSIS), ma anche di altri prodotti finali.”

Dall’esame combinato anche delle decisioni precedenti appare evidente che il presupposto ritenuto decisivo è quello dell’applicabilità industriale di cui all’art. 49 CPI. Appare anche evidente che la Corte ha sottolineato la necessità che la rivendicazione oppure la descrizione del brevetto indichi con precisione la “individualità” del prodotto intermedio rispetto al processo di produzione del prodotto finale in cui si inserisce. Considerando che il brevetto europeo in questione è stato concesso dall’EPO, l’importanza e la necessità di considerare già in fase di stesura del testo originale del brevetto anche diversi approcci giurisprudenziali negli Stati Contraenti della CBE appare ancora una volta evidente.


NEWS FROM THE ITALIAN SUPREME COURT REGARDING PATENTABILITY OF INTERMEDIATES

10/01/2017

With a recent decision that ended a long dispute between the pharmaceutical company Bayer and the Italian company Chimica Industriale, the Italian Supreme Court denied the independent patentability of an intermediate, declaring the partial invalidity of the patent of the German pharmaceutical company. The issue – that mainly concerns a method to obtain the substance called Drospirenone, used in birth control pills – is related in particular to two claims of a European patent, validated also in Italy: the first claim concerns the method for obtaining the final product Drospirenone and provides, inter alia, the use of the intermediate called IDROX. The second claim is not about a method but instead protected IDROX as a product.


 

Con decisione del 14 gennaio 2011, il Tribunale di Torino decidendo in prima istanza aveva già escluso la brevettabilità di una sostanza intermedia sottolineando che “non consta la funzionalità e la possibile applicazione industriale del prodotto intermedio in sé ove distaccato e avulso dal procedimento chimico brevettato nel quale si inserisce come composto chimico intermedio.” Il Tribunale era giunto a tale conclusione in quanto soprattutto la descrizione del brevetto non avrebbe evidenziato un’autonoma rilevanza della sostanza intermedia. Essa non risulterebbe avere una funzione autonoma e un’utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione di Drospirenone.

By decision of 14th January, 2011, the first instance Court of Turin had already excluded the patentability of an intermediate highlighting that “it is not aware of the functionality and possible industrial application of the intermediate product itself when detached from the patented chemical process in which it is included as an intermediate chemical substance.” The Court came to this conclusion because the autonomous importance of the intermediate would have not resulted from the patent specification. The intermediate would not have an autonomous function and utility conceptually separable from the synthesis process that leads to the production of Drospirenone.
By decision of 24th December, 2012, the aforementioned ruling regarding the claim of the intermediate product was confirmed also in the appeal proceedings, and with decision of 2nd December, 2016 the previous rulings have been definitively confirmed by the Supreme Court. In addition to the arguments submitted by the Turin Court, the Supreme Court held that: “… according to the previous decisions of this Court, it makes no sense to claim as a product an intermediate that is exclusively instrumental to a specific process.” In this case the intermediate product would lack the autonomous industrial application, requirement established under article 49 of the Industrial Property Code. And, in fact, with decision no. 11094 of 1990 the Court already noted that “the process and the product are independently enforceable only if each has its own requirements for patentability and since in this case the intermediate is not conceptually separable from the process – said intermediate is not itself patentable as a product, because the chemical substance-intermediate, representing a necessary step of the synthesis process ‘is not usable to satisfy a need different from the one connected to the implementation of the procedure’ …. the intermediate, therefore, even if described and claimed as a product, remains an integral part of a process invention and as such is enforceable just as deriving from the process itself”.

This principle has been confirmed by the Supreme Court in 1997: “The Court observes that the so-called intermediate, i.e. the substance that is a necessary precondition of a synthesis process, is not, as this Supreme Court has already made clear by creating consistent case law from which there are no reasons to deviate, independently patentable when it is usable to satisfy the same need connected to the implementation of the process itself. In that regard the Court of Genova has fully justified its judgment when it denied that in this case a person skilled in the art could identify the aforementioned substance as an industrial product from the elements attached to the application. ”

With the recent decision, however, the Court now indicates more explicitly that it does not intend to deny “the patentability of the intermediate in general”, but at the same time it confirms the approach of the previous case-law: “The intermediate, therefore, even if described and claimed as a product, is still an integral part of a process invention and as such is enforceable just as part of the patented process. In short, according to the case law of this Court, it makes no sense to claim as a product an intermediate that is exclusively instrumental to a specific procedure, which moreover as such would lack the attitude to have an independent industrial application: the petitioner objects the fallacy and the anachronistic character of this statement, but, in fact, beyond this objection, it does not explain what would be wrong. Therefore, there is no reason not to comply within the limits indicated: this reasoning does not deny the patentability of the intermediate in general, but only the one of that intermediate which does not have any individual character in comparison to the process in which it is included. The district Court, in that regard, has deemed that the characters of originality, inventive step and industrial usability (OMISSIS) coincide with those of the patenting process, precisely focused on the production (OMISSIS) through (OMISSIS): it would be different, in other words, if the (OMISSIS) could have been used not only in the production process of (OMISSIS), but also in the one of other final products. ”

From the combined examination of the previous decisions it is clear that the requirement deemed fundamental is the one of the industrial applicability under Article 49 of the Industrial Property Code. It is clear, in addition, that the Court emphasized the need for the claim or the patent specification to indicate precisely the “individual character” of the intermediate product with respect to the production process of the final product where it is included. Considering that the European patent at issue was granted by the EPO, the importance and the need to consider also different approaches of Courts of the States that are part of EPC, in the very process of drafting the original text of the patent, appears evident once again.