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L’ITALIA RATIFICA L’ACCORDO SUL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

22/02/2017

In data 10 febbraio 2017, con il deposito della ratifica dell’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), l’Italia è diventato il dodicesimo Stato Membro a ratificare l’accordo che introduce un nuovo sistema per i Brevetti Europei. Allo stato l’accordo è stato già ratificato da Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Finlandia. Affinché il Tribunale possa diventare operativo è necessario che l’accordo venga ratificato da tredici Stati, tra cui Francia, Germania e Regno Unito. Mentre la ratifica da parte della Francia è già avvenuta e quella della Germania sembra essere una mera formalità, più complesse sono le relazioni tra il Regno Unito e il nuovo Tribunale per l’effetto del voto sulla Brexit.


 

Con la legge n. 214 del 3 novembre 2016, che ha autorizzato il Presidente Mattarella alla ratifica dell’accordo, sono state introdotte anche nuove misure di carattere sostanziale nel nostro sistema brevettuale che riguardano il cuore della protezione brevettuale ed in particolare la protezione contro la cosiddetta “violazione indiretta”: il nuovo comma 2bis dell’art. 66 del d. lgs. n. 30/2005 conferisce ora espressamente al titolare del brevetto il diritto “di vietare ai terzi…di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.”

Va quindi sottolineato che la violazione indiretta non richiede necessariamente la conoscenza positiva della destinazione ma è sufficiente che il terzo “sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.” Non sussistono gli estremi della violazione indiretta “quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere” la violazione del brevetto (cosi come definita dalla norma in parola).

Si noti che la norma non opera alcuna distinzione tra brevetti nazionali e brevetti europei con l’effetto che i principi sopra descritti troveranno applicazione per entrambe le categorie e le modifiche della disciplina sostanziale saranno applicabili anche ai titoli nazionali.

Già nel mese di ottobre dell’anno scorso, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva individuato un palazzo in via San Barnaba 50 a Milano per la sede locale del Tribunale Unificato dei Brevetti. Con la ratifica dell’accordo ora avvenuta è stato fatto un ulteriore importante passo verso il nuovo sistema brevettuale.

NOVITA DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI BREVETTABILITA’ DI SOSTANZE INTERMEDIE

10/01/2017

Con una recente decisione che ha posto fine ad una lunga disputa tra la nota casa farmaceutica Bayer e la società italiana Chimica Industriale, la Corte di Cassazione ha negato l’autonoma brevettabilità di una sostanza intermedia, parzialmente annullando il brevetto della casa farmaceutica tedesca. La questione che concerne in prima linea un metodo per ottenere la sostanza chiamata Drospirenone, utilizzata in pillole per il controllo delle nascite, riguarda in particolare due rivendicazioni di un brevetto europeo, nazionalizzato anche in Italia: la prima rivendicazione del brevetto citato riguarda il metodo per ottenere il prodotto finale Drospirenone e prevede, tra l’altro l’utilizzo della sostanza intermedia chiamata IDROX. La seconda rivendicazione invece non riguarda un metodo bensì protegge(va) tale sostanza IDROX quale prodotto.


 

Con decisione del 14 gennaio 2011, il Tribunale di Torino decidendo in prima istanza aveva già escluso la brevettabilità di una sostanza intermedia sottolineando che “non consta la funzionalità e la possibile applicazione industriale del prodotto intermedio in sé ove distaccato e avulso dal procedimento chimico brevettato nel quale si inserisce come composto chimico intermedio.” Il Tribunale era giunto a tale conclusione in quanto soprattutto la descrizione del brevetto non avrebbe evidenziato un’autonoma rilevanza della sostanza intermedia. Essa non risulterebbe avere una funzione autonoma e un’utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione di Drospirenone.

Con decisione del 24 dicembre 2012 la decisione citata, per quanto riguarda la rivendicazione del prodotto intermedio, è stata confermata anche in sede di appello e con decisione del 2 dicembre 2016 le sentenze precedenti sono state definitivamente confermate dalla Corte di Cassazione. A supporto ed in aggiunta da quanto argomentato dal Tribunale di Torino la Corte di Cassazione osserva: “…secondo i precedenti di questa Corte, non ha senso rivendicare come prodotto un intermedio strumentale esclusivamente ad un determinato procedimento“. In tale caso al prodotto intermedio mancherebbe l’autonoma applicazione industriale, presupposto menzionato nell’art. 49 CPI. Ed, infatti, già con la sentenza n. 11094 del 1990 la Corte aveva osservato che “il procedimento e il prodotto sono autonomamente tutelabili soltanto se ciascuno presenta i proprio requisiti di brevettabilità e poiché nella specie l’intermedio non è concettualmente separabile dal procedimento – il detto intermedio non è autonomamente brevettabile come prodotto, in quanto la sostanza chimica – intermedio, rappresentando un passaggio obbligato del procedimento di sintesi “non è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno diverso da quello connesso all’attuazione del procedimento“…. L’intermedio, pertanto, quand’anche descritto e rivendicato come prodotto, resta parte integrante di un’invenzione di procedimento e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto derivi dal procedimento brevettato.”

Tale principio è stato confermato dalla Cassazione nell’anno 1997: “Osserva la Corte che il cosiddetto intermedio, ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un procedimento di sintesi non è, come questa Corte Suprema ha già chiarito dando vita ad una giurisprudenza dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, autonomamente brevettabile quando è fruibile per soddisfare lo stesso bisogno connesso alla attuazione del procedimento medesimo, (cass. n. 11094 del 1990). Sul punto la Corte genovese ha esaurientemente motivato il proprio giudizio quando ha negato che nella specie un tecnico del ramo avrebbe potuto individuare dagli elementi allegati alla domanda la suddetta sostanza quale prodotto industriale.”

Con la recente decisione la Corte indica ora in maniera più esplicita che essa non intende negare “la brevettabilità dell’intermedio in generale” però conferma allo stesso tempo l’approccio della giurisprudenza precedente: “L’intermedio, pertanto, quand’anche descritto e rivendicato come prodotto, resta parte integrante di un’invenzione di procedimento e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto articolazione del procedimento brevettato. Insomma, secondo i precedenti di questa Corte, non ha senso rivendicare come prodotto un intermedio strumentale esclusivamente ad un determinato procedimento, che, del resto sarebbe come tale carente dell’attitudine ad avere un’autonoma applicazione industriale: a fronte di detta affermazione, la ricorrente ne denuncia l’erroneità ed il carattere anacronistico, ma, in effetti, al di là di detta petizione di principio, non spiega comprensibilmente che cosa vi sarebbe in essa di errato. Sicchè non vi è ragione di non dar seguito nei limiti indicati a detto indirizzo: che, si ripete, non nega la brevettabilità dell’intermedio in generale, ma solo di quell’intermedio privo per così dire di qualunque individualità rispetto al processo in cui si inserisce. La Corte territoriale, in tale contesto, altro non ha fatto se non ritenere che i caratteri di originalità, altezza inventiva ed utilizzabilità industriale di (OMISSIS) coincidessero con quelli del procedimento oggetto di brevetto, per l’appunto incentrato sulla produzione di (OMISSIS) attraverso (OMISSIS): diverso sarebbe stato in altri termini il discorso se l'(OMISSIS) avesse potuto essere impiegato non solo nel processo di produzione del (OMISSIS), ma anche di altri prodotti finali.”

Dall’esame combinato anche delle decisioni precedenti appare evidente che il presupposto ritenuto decisivo è quello dell’applicabilità industriale di cui all’art. 49 CPI. Appare anche evidente che la Corte ha sottolineato la necessità che la rivendicazione oppure la descrizione del brevetto indichi con precisione la “individualità” del prodotto intermedio rispetto al processo di produzione del prodotto finale in cui si inserisce. Considerando che il brevetto europeo in questione è stato concesso dall’EPO, l’importanza e la necessità di considerare già in fase di stesura del testo originale del brevetto anche diversi approcci giurisprudenziali negli Stati Contraenti della CBE appare ancora una volta evidente.


TANKRED THIEM PROMUOVE LA CANDIDATURA DI MILANO COME SEZIONE DELLA DIVISIONE CENTRALE DEL TRIBUNALE UNIFICATO AL CONGRESSO DIJV

11/10/2016

Il 7 – 9 ottobre 2016 si è tenuto a Monaco il convegno annuale organizzato dalla “Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen und italienischen Juristen e.V.” e la società sorella “Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi”, convegno tenuto in perfetto bilinguismo. Ospitato nella confortevole aula dell’EPO a Monaco, il diritto brevettuale era uno degli argomenti centrali dell’evento che ha visto la partecipazioni di avvocati, giudici e professori universitari tedeschi ed italiani.


 

Anche in questa sede il dibattito più accesso ha riguardato gli effetti del BREXIT sul nuovo sistema del  brevetto europeo con effetto unitario ed il tribunale unificato dei brevetti. Mentre da un lato sono state evidenziate tutte le problematiche di interpretazione del trattato  e dei regolamenti europei, dall’altro lato si è discusso della fattibilità di approcci che tentano di includere anche in futuro il territorio dell’ UK nello spazio coperto dal titolo unitario, così da assicurare la giurisdizione del futuro Tribunale anche al di là del canale della Manica. Nelle relazioni e soprattutto nel dibattito che ne è seguito sono state anche affrontate la possibilità e le implicazioni politiche e giuridiche di allocare a Milano la sezione della divisione centrale del tribunale unificato, originalmente assegnata a Londra. In tale senso l’ordine dei consulenti brevettuali italiano aveva invitato il governo nazionale a prendere formalmente posizione (cfr: http://www.ordine-brevetti.it/categoria/comunicazioni-iscritti/name/candidatura-di-milano-a-sede-del-tribunale-unificato-dei-brevetti). L’accordo che istituisce il tribunale unificato pone infatti un’attenzione particolare al numero dei brevetti europei validati nonché al numero dei processi pendenti, attenzione che si è rispecchiata anche nella scelta del luogo ove istituire le sezioni del tribunale. E’ indiscusso che l’Italia – dopo la Germania e la Francia, ove sono allocate le altre due sezioni della divisione centrale –  è lo Stato con il maggior numero di brevetti europei convalidati. Il dibattito si è concluso con l’affermazione, non più contestata, che la città di Milano sarebbe la scelta più realistica e più opportuna per l’allocazione della sezione originalmente prevista per Londra. Ciò conferma anche quanto espresso da numerosi professionisti tedeschi in occasione della loro partecipazione al Convegno di AIPPI, svoltasi a Milano nel settembre 2016. I colleghi hanno infatti in tal modo avuto la possibilità di vedere Milano e le opportunità offerte dal Palazzo di Giustizia con le sue moderne strutture adiacenti.


SIMONA LAVAGNINI  A BOLOGNA PER IL SEMINARIO AIPPI SULLA CORTE UNITARIA DEI BREVETTI

28/06/2016

Il name partner Simona Lavagnini in qualità di Presidente del Gruppo Formazione di AIPPI-Italia parteciperà al convegno dal titolo “Approfondimenti sulle procedure della Corte Unitaria dei Brevetti” organizzato dal Gruppo Italiano AIPPI, che si terrà in data 29 giugno 2016 a Bologna nella suggestiva cornice della Fornace Galotti “Battiferro”, sede del Museo del Patrimonio Industriale.


 

Il seminario avrà ad oggetto l’analisi di diverse novità legislative relative al nascente sistema del brevetto unitario, e sarà in particolare l’occasione per approfondire tematiche quali la gestione delle competenze territoriali, il processo di primo grado e la procedura relativa alla dichiarazione di non contraffazione davanti alla Corte Unitaria dei Brevetti.

L’introduzione del nuovo “Brevetto Unitario” e della Corte Unitaria risulta quanto mai d’attualità e presenta complessità ed incognite rilevanti soprattutto ora che, stante l’esito del recente referendum britannico, la Gran Bretagna, uno degli Stati che maggiormente ha contribuito alla nascita del nuovo sistema e che avrebbe dovuto ospitare la divisione competente per le cause relative a chimica, farmaceutica e biotecnologie, ha deciso di lasciare l’Unione Europea. Quale sarà il destino della Corte Unitaria?


LEADERS LEAGUE 2016: NUOVO RANKING PER LGV

24/05/2016
LGV è uno studio d’eccellenza per i settori delle Tecnologie informatiche e del Contenzioso in materia di marchi e brevetti.


 

Leaders League – la società parigina che si occupa del rating degli studi professionali nei vari contesti nazionali – ha inserito LGV nella categoria degli studi legali “eccellenti” tra quelli italiani specializzati in proprietà intellettuale, nonché in innovation & technology. La guida aggiornata al 2016 tiene conto dell’altissima qualità del servizio offerto dallo studio relativamente al contenzioso in materia di marchi e brevetti nonché dell’attività svolta da LGV nel settore delle tecnologie informatiche. L’elevato posizionamento in questa prestigiosa directory rafforza ulteriormente la presenza e l’influenza di LGV nel contesto internazionale e riconosce allo studio un ruolo di rilevanza in un mercato globale sempre più competitivo.

Per i dettagli vedi: www.leadersleague.com/en/rankings/2016-ranking-of-the-top-law-firms-in-italy-it (per quanto riguarda l’IT)

www.leadersleague.com/en/rankings/2016-ranking-italian-best-law-firms-trademark-and-patent-litigation (per quanto riguarda i marchi e i brevetti)