Con decisione del 14 gennaio 2011, il Tribunale di Torino decidendo in prima istanza aveva già escluso la brevettabilità di una sostanza intermedia sottolineando che “non consta la funzionalità e la possibile applicazione industriale del prodotto intermedio in sé ove distaccato e avulso dal procedimento chimico brevettato nel quale si inserisce come composto chimico intermedio.” Il Tribunale era giunto a tale conclusione in quanto soprattutto la descrizione del brevetto non avrebbe evidenziato un’autonoma rilevanza della sostanza intermedia. Essa non risulterebbe avere una funzione autonoma e un’utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione di Drospirenone.

Con decisione del 24 dicembre 2012 la decisione citata, per quanto riguarda la rivendicazione del prodotto intermedio, è stata confermata anche in sede di appello e con decisione del 2 dicembre 2016 le sentenze precedenti sono state definitivamente confermate dalla Corte di Cassazione. A supporto ed in aggiunta da quanto argomentato dal Tribunale di Torino la Corte di Cassazione osserva: “…secondo i precedenti di questa Corte, non ha senso rivendicare come prodotto un intermedio strumentale esclusivamente ad un determinato procedimento“. In tale caso al prodotto intermedio mancherebbe l’autonoma applicazione industriale, presupposto menzionato nell’art. 49 CPI. Ed, infatti, già con la sentenza n. 11094 del 1990 la Corte aveva osservato che “il procedimento e il prodotto sono autonomamente tutelabili soltanto se ciascuno presenta i proprio requisiti di brevettabilità e poiché nella specie l’intermedio non è concettualmente separabile dal procedimento – il detto intermedio non è autonomamente brevettabile come prodotto, in quanto la sostanza chimica – intermedio, rappresentando un passaggio obbligato del procedimento di sintesi “non è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno diverso da quello connesso all’attuazione del procedimento“…. L’intermedio, pertanto, quand’anche descritto e rivendicato come prodotto, resta parte integrante di un’invenzione di procedimento e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto derivi dal procedimento brevettato.”

Tale principio è stato confermato dalla Cassazione nell’anno 1997: “Osserva la Corte che il cosiddetto intermedio, ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un procedimento di sintesi non è, come questa Corte Suprema ha già chiarito dando vita ad una giurisprudenza dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, autonomamente brevettabile quando è fruibile per soddisfare lo stesso bisogno connesso alla attuazione del procedimento medesimo, (cass. n. 11094 del 1990). Sul punto la Corte genovese ha esaurientemente motivato il proprio giudizio quando ha negato che nella specie un tecnico del ramo avrebbe potuto individuare dagli elementi allegati alla domanda la suddetta sostanza quale prodotto industriale.”

Con la recente decisione la Corte indica ora in maniera più esplicita che essa non intende negare “la brevettabilità dell’intermedio in generale” però conferma allo stesso tempo l’approccio della giurisprudenza precedente: “L’intermedio, pertanto, quand’anche descritto e rivendicato come prodotto, resta parte integrante di un’invenzione di procedimento e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto articolazione del procedimento brevettato. Insomma, secondo i precedenti di questa Corte, non ha senso rivendicare come prodotto un intermedio strumentale esclusivamente ad un determinato procedimento, che, del resto sarebbe come tale carente dell’attitudine ad avere un’autonoma applicazione industriale: a fronte di detta affermazione, la ricorrente ne denuncia l’erroneità ed il carattere anacronistico, ma, in effetti, al di là di detta petizione di principio, non spiega comprensibilmente che cosa vi sarebbe in essa di errato. Sicchè non vi è ragione di non dar seguito nei limiti indicati a detto indirizzo: che, si ripete, non nega la brevettabilità dell’intermedio in generale, ma solo di quell’intermedio privo per così dire di qualunque individualità rispetto al processo in cui si inserisce. La Corte territoriale, in tale contesto, altro non ha fatto se non ritenere che i caratteri di originalità, altezza inventiva ed utilizzabilità industriale di (OMISSIS) coincidessero con quelli del procedimento oggetto di brevetto, per l’appunto incentrato sulla produzione di (OMISSIS) attraverso (OMISSIS): diverso sarebbe stato in altri termini il discorso se l'(OMISSIS) avesse potuto essere impiegato non solo nel processo di produzione del (OMISSIS), ma anche di altri prodotti finali.”

Dall’esame combinato anche delle decisioni precedenti appare evidente che il presupposto ritenuto decisivo è quello dell’applicabilità industriale di cui all’art. 49 CPI. Appare anche evidente che la Corte ha sottolineato la necessità che la rivendicazione oppure la descrizione del brevetto indichi con precisione la “individualità” del prodotto intermedio rispetto al processo di produzione del prodotto finale in cui si inserisce. Considerando che il brevetto europeo in questione è stato concesso dall’EPO, l’importanza e la necessità di considerare già in fase di stesura del testo originale del brevetto anche diversi approcci giurisprudenziali negli Stati Contraenti della CBE appare ancora una volta evidente.