IL MARCHIO TRIDIMENSIONALE DELLE CAPSULE NESPRESSO È STATO DICHIARATO NULLO PERCHE’ LA FORMA È TECNICAMENTE NECESSARIA AD OTTENERE UN RISULTATO TECNICO

01/06/2022

Il Tribunale Federale svizzero ha dichiarato la nullità del marchio tridimensionale delle capsule Nespresso. La forma delle stesse, infatti, è stata considerata dal giudice elvetico necessaria ad ottenere un risultato tecnico.

 

Il lungo procedimento che ha visto contrapposte la multinazionale con sede in Svizzera ed Ethical Coffee SA. si è recentemente concluso con una dichiarazione di nullità del marchio 3D delle capsule contenenti il caffè macinato della nota azienda produttrice controllata da Nestlé SA.

La controversia nasceva dall’azione di contraffazione del marchio tridimensionale registrato esercitata da Nestlé nei confronti di Ethical Coffee. La società attrice sosteneva, infatti, che la produzione e la commercializzazione da parte di Ethical Coffee di capsule compatibili con le macchine da caffè Nespresso costituisse una violazione del marchio di forma. Nestlé aveva, infatti, provveduto alla registrazione del segno distintivo a tre dimensioni dapprima in sede interna, presso L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) e, successivamente, anche a livello di Unione europea ed internazionale.

Per questi motivi, già nel 2011 Nestlé aveva instaurato un procedimento cautelare nei confronti di Ethical Coffee, chiedendo l’inibizione della condotta di fabbricazione e di vendita, ritenuta in contrasto con i diritti di privativa dell’attrice.

La causa, che si era protratta nel tempo, anche per ragioni dovute al fallimento della società convenuta, veniva decisa nel merito dal Tribunale di Vaud con il rigetto della domanda attorea. Il giudice di primo grado accoglieva, per contro, la domanda riconvenzionale proposta da Ethical Coffee, e dichiarava la nullità del titolo azionato da Nestlé. Secondo il giudice di prime istanze, infatti, il marchio in questione era diventato di pubblico dominio.

La soccombente impugnava il provvedimento in questione, ma anche in secondo grado il giudice dichiarava la nullità del marchio tridimensionale. La motivazione addotta dal Tribunale Federale sottolineava, tuttavia, un aspetto differente rispetto alla decisione del giudice di primo grado, focalizzandosi sulla nozione di forma “tecnicamente causale e sufficiente”.

Secondo l’art. 7, paragrafo 1, lettera e) RMUE, non è possibile registrare un marchio caratterizzato solamente dalla forma o altro componente del prodotto che risulti necessario a pervenire ad una soluzione di un problema tecnico.

La ratio sottostante alla disposizione del legislatore europeo è evitare che vengano tutelate con una protezione potenzialmente rinnovabile all’infinito, come avviene nel caso dei marchi, soluzioni tecniche che dovrebbero, invece, essere oggetto di brevettazione e quindi sottoposte a decadenza decorso il limitato periodo di protezione conferito dal titolo brevettuale.

In conformità con quanto sancito nelle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea CGUE, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, 18 giugno 2002, C-299/99 e CGUE, Lego Juris A/S v. Mega Brands Inc., 14 settembre 2010, C‑48/09, la decisione di secondo grado ha sostenuto che la forma si considera “tecnicamente necessaria”, qualora non risulti possibile per i concorrenti ricorrere a soluzioni differenti per risolvere il medesimo problema tecnico, il quale, nel caso di specie, è costituito dalla compatibilità delle capsule con le macchine da caffè Nespresso.

Le perizie tecniche effettuate durante il procedimento, hanno, in effetti, dimostrato che esistono diverse soluzioni presenti sul mercato, ma che esse risultano peggiori in termini di costi di fabbricazione, di inserimento nelle macchine Nespresso e di quantità di caffè contenuta all’interno delle capsule.

Ne deriva, in conclusione, che la dichiarazione di nullità del marchio tridimensionale in questione si è fondata sulla considerazione che la forma delle capsule sia tecnicamente necessaria per permettere l’introduzione delle stesse all’interno di una macchina Nespresso.

Alfredo Bergolo