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LGV AVVOCATI PUBBLICA UN CONTRIBUTO NELLA SEZIONE “LAW AND PRACTICE” DELLA GUIDA AL CONTENZIOSO BREVETTUALE, ANNO 2019, DI CHAMBERS AND PARTNER

12/03/2019

Nella Guida al contenzioso brevettuale 2019 di Chambers and Partners LGV, in quanto studio specializzato in Proprietà Intellettuale, pubblica un contributo in tema di contenzioso brevettuale.

Chambers and partners – la società inglese che si occupa del rating degli studi professionali e dei singoli professionisti, tanto nel contesto europeo, quanto in quello globale – ha pubblicato sul proprio sito web, nella sezione “Law and Practice” della Guida al contenzioso brevettuale, anno 2019, un contributo a firma degli Avvocati Luigi Goglia, Brenda Villa e Tankred Thiem, affermati professionisti nella practice del contenzioso brevettuale https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/patent-litigation-2019/italy/1-types-of-intellectual-property-rights-grant-procedure.

Il contributo in parola passa in rassegna le forme di protezione accordate dall’ordinamento giuridico italiano alle invenzioni (brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e know-how) e analizza dettagliatamente la procedura di concessione di brevetti e modelli di utilità. Vengono inoltre affrontati – tra gli altri – i temi relativi alla time line della procedura di concessione dei predetti titoli, alla durata dei titoli di proprietà intellettuale, ai diritti e gli obblighi che sorgono in capo al titolare del diritto di proprietà intellettuale e ai mezzi esperibili in caso di rifiuto per la concessione delle privative analizzate.

La pubblicazione da parte della directory rappresenta un’ulteriormente conferma della significativa esperienza di LGV Avvocati nel settore del contenzioso brevettuale, ambito nel quale lo studio già gode di importanti riconoscimenti nel contesto nazionale oltre che internazionale e attribuisce allo studio un ruolo di rilevanza in un mercato globale sempre più competitivo.

L’AVVOCATO SIMONA LAVAGNINI OTTIENE UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO DA PARTE DI CHAMBERS AND PARTNERS

08/03/2019

L’avvocato Simona Lavagnini, founding partner di LGV Avvocati, viene riconosciuta quale professionista di spicco per il diritto d’autore nel campo delle nuove tecnologie.

Chambers and partners – la società inglese che si occupa del rating degli studi professionali e dei singoli professionisti, tanto nel contesto europeo, quanto in quello globale – ha confermato l’inserimento dell’avvocato Simona Lavagnini nella prima fascia del ranking internazionale relativo al diritto d’autore. In particolare, Simona Lavagnini è indicata quale professionista di rilievo nel settore del diritto d’autore legato alle nuove tecnologie. Tra le practice che sono valse ad attribuire tale riconoscimento all’avvocato Lavagnini, vengono segnalate in particolare: le azioni volte a contrastare la pirateria, le controversie in materia di violazioni di diritto d’autore e le azioni in materia di concorrenza sleale.

La sua esperienza, la sua strategia, la sua affidabilità e la sua disponibilità sono doti particolarmente apprezzate dai clienti, che hanno contribuito al raggiungimento di tale importante risultato. Nello specifico, Chambers and partners riporta la recensione di un cliente, particolarmente soddisfatto dell’operato dell’avvocato Lavagnini, secondo cui quest’ultima: “E’ davvero creativa e produce idee interessanti, che è qualcosa che apprezziamo molto”.

L’elevato posizionamento in questa prestigiosa directory, specialmente in riferimento ad un ambito in costante sviluppo come quello del diritto d’autore nelle nuove tecnologie, è paradigmatico della competenza e della lungimiranza di LGV Avvocati. Inoltre, tale riconoscimento rafforza ulteriormente la presenza e l’influenza di LGV Avvocati nel settore del diritto d’autore e della protezione degli asset immateriali IP nel contesto internazionale e attribuisce allo studio un ruolo di rilevanza in un mercato globale sempre più competitivo.

IL MARCHIO “CHIARA FERRAGNI” NON RISCHIA DI CONFONDERE IL PUBBLICO DEL MARCHIO “CHIARA”

19/02/2019

La Serendipity S.r.l. depositava nel 2015 domanda di registrazione di marchio figurativo europeo per le classi di prodotti 18 e 25 (Nizza). La domanda veniva opposta sulla base del marchio denominativo anteriore “CHIARA” registrato nel Benelux e l’opposizione veniva parzialmente accolta, ritenendo sussistente il rischio di confusione. Il Tribunale UE, adito successivamente, ha annullato la decisione dell’EUIPO.

La recentissima sentenza del Tribunale UE, che ha visto la società Serendipity S.r.l. contrapposta alla CKL Holdings NV sulla registrazione del marchio recante il nome della famosa influencer italiana, dimostra la vitale importanza dei segni distintivi nel campo della moda. Nell’operare il confronto visivo tra i segni il Tribunale ha rilevato che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi, dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo. Nel caso di un marchio complesso, tuttavia, l’elemento figurativo può, per la sua forma, dimensioni, colore o collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo.

Nel caso di specie l’elemento figurativo del marchio richiesto è un disegno di fantasia rappresentante un occhio azzurro con lunghe ciglia nere, stilizzato in modo peculiare, e perciò facilmente memorizzabile dai consumatori come elemento originale. Inoltre, l’occhio è posizionato al di sopra dell’elemento denominativo e le sue dimensioni superano notevolmente in altezza quelle dell’elemento denominativo. Per questi motivi il grado di somiglianza visiva tra i segni “CHIARA” e “CHIARA FERRAGNI” risulta essere piuttosto debole, in quanto i due segni non solo sono diversificati dalla presenza del lemma ‘Ferragni’, ma anche, in misura decisiva, dalla presenza del peculiare elemento figurativo.

Per quanto riguarda la somiglianza fonetica, solitamente l’attenzione del consumatore si dirige alla parte iniziale del segno, che in questo caso risulta essere comune ai due segni; nel caso di specie, però, “Chiara” e “Ferragni” rappresentano rispettivamente un nome e un cognome, e non è possibile affermare che il pubblico di riferimento attribuisca maggior importanza al nome piuttosto che al cognome, considerata anche l’origine straniera del nome per i consumatori del Benelux. Anche concettualmente i due marchi paiono distinti, in quanto, nonostante entrambi si riferiscano al nome femminile Chiara, il marchio richiesto identifica e contraddistingue la persona fisica denominata Chiara appartenente alla famiglia Ferragni, mentre il marchio anteriore si riferisce solamente al nome proprio femminile, senza individuare una persona specifica. Inoltre, la presenza dell’elemento figurativo dell’occhio distingue i due segni anche dal punto di vista concettuale.

Per quanto attiene al rischio di confusione, il Tribunale ha rilevato che, essendo i prodotti delle classi 18 e 25 generalmente venduti in negozi self-service, la somiglianza visiva svolge in questo caso un ruolo preponderante nella valutazione globale del rischio. La presenza del disegno raffigurante un occhio azzurro con lunghe ciglia nere non potrà dunque sfuggire all’attenzione del consumatore, rendendo il marchio “Chiara Ferragni” definitivamente diverso dal marchio “Chiara”.

IL MASTRO BIRRAIO CHE HA TOLTO IL SORRISO AL BAFFO (MORETTI) PER “LA BIANCA” (MA NON È ANCORA TUTTO DECISO).

14/02/2019

Un noto mastro birrario, assistito dai partner di LGV, Luigi Goglia e Tankred Thiem, ha ottenuto una prima importantissima vittoria nella tutela del proprio marchio tedesco “la Bianca” avverso il tentativo di registrazione in sede UE di un marchio simile da parte del colosso Heineken (oggi titolare del brand italiano Birra Moretti). La decisione, assunta dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”) al termine del (lungo) procedimento di opposizione alla domanda di registrazione del marchio “la Bianca”, ha confermato che il marchio “la Bianca” rappresenta un impedimento alla registrazione del segno “La Bianca” oggetto della domanda di marchio EU depositata da Heineken Italia S.p.A.

Con decisione del 30 gennaio 2019, la Divisione Opposizioni dell’EUIPO ha rigettato la domanda di marchio figurativo EU “La Bianca” presentata da Heineken Italia S.p.A. nel 2016 in quanto carente del requisito della novità per essere stata anticipata dal deposito e dall’utilizzo da parte del mastro birraio tedesco del marchio “la Bianca” in relazione a birre e prodotti affini.

L’EUIPO, dopo aver accertato la genuinità dell’uso del marchio anteriore nel periodo che va dal 2011 al 2016 per contraddistinguere la propria produzione di birre artigianali, ha ritenuto che il marchio oggetto di registrazione da parte di Heineken fosse simile in maniera confondibile al marchio anteriore, rifiutando così la relativa domanda di registrazione. L’Ufficio europeo ha inoltre accertato che l’elemento distintivo in entrambi i segni fosse proprio l’identica espressione “la Bianca”, relegando gli elementi figurativi e denominativi del segno di Heineken (la nota raffigurazione del “Baffo Moretti” comprensiva del marchio generale “Birra Moretti” e “Luigi Moretti”) come non idonei a colpire l’attenzione del consumatore medio. Da ciò l’estrema somiglianza (per non dire identità) dei segni “la Bianca” è stata accertata, così come l’identità/affinità dei prodotti contraddistinti: birre.

Oltre all’importanza “politica” della decisione in commento (ossia il fatto che un marchio di un mastro birraio artigianale possa costituire un impedimento al monopolio delle multinazionali nel settore della produzione e vendita di birra), l’EUIPO ha altresì stabilito che è prassi per le aziende creare marchi “speciali” o aggiungere ulteriori elementi ai propri marchi “generali” per caratterizzare nuove linee di prodotti. Nel presente caso quindi il segno anteriore “la Bianca” potrebbe essere erroneamente confuso per essere una “linea” di prodotto di Heineken, cosa che in realtà non è. Gli ulteriori argomenti di Heineken secondo cui doveva essere tenuta in considerazione anche la rinomanza del proprio marchio generale “Birra Moretti” nel settore sono stati respinti dall’Ufficio. Infatti, è stato precisato che in base al Regolamento sui marchi dell’EU i diritti esclusivi sul segno decorrono dalla data di registrazione e pertanto qualsiasi vicenda anteriore al deposito della domanda di marchio non è rilevante ai fini della valutazione dei requisiti per la registrazione.

La decisione non è definitiva ed è tuttora soggetta a ricorso dinanzi alla Commissione Ricorsi; chissà se il mastro birraio toglierà il sorriso al Baffo (Moretti) per “la Bianca”?

L’EUIPO DICHIARA LA NULLITA’ PER DECADENZA DEL MARCHIO “BIG MAC” DI MCDONALDS

22/01/2019

Con la decisione resa in data 16 gennaio 2019, l’EUIPO ha dichiarato la nullità per decadenza del marchio “BIG MAC”, di titolarità di McDonald’s. Quest’ultima rischia dunque di non poter utilizzare, all’interno dell’Unione Europea, in via esclusiva il marchio contestato.

La recente decisione dell’EUIPO segna un risultato importante nella battaglia incominciata dalla catena di fastfood irlandese Supermac, che ha presentato una domanda ai sensi dell’art. 58, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio dell’Unione Europea, chiedendo la decadenza – nella sua interezza – del marchio di titolarità di McDonald’s, “BIG MAC”, che non sarebbe stato effettivamente utilizzato per un periodo continuativo di cinque anni.

Trattandosi di una domanda di decadenza per mancato uso, l’onere della prova idonea a dimostrare l’effettivo utilizzo del marchio per tutti i prodotti e sevizi per i quali la registrazione è stata ottenuta incombe al titolare del marchio e non al richiedente. Nel caso di specie, il marchio “BIG MAC” era stato registrato per le classi 29, 30 e 42 della Classificazione di Nizza e dunque McDonald’s ha fornito delle prove d’uso alla Divisione di Annullamento dell’Ufficio Europeo. In particolare, sono state prodotte le seguenti prove: tre affidavit firmati da rappresentanti di McDonald’s che illustrano in dettaglio i dati di vendita per il periodo 2011-2016; brochure e stampe di manifesti pubblicitari, datate tra il 2011 e il 2016; stampe di alcuni siti web di McDonald’s, datate tra il 7/1/2014 e il 3/10/2016; una stampa da una voce di Wikipedia (in inglese) che fornisce informazioni sul famoso panino di McDonald’s, c.d. Big Mac. Inoltre, McDonald’s non ha presentato prove di terzi che attestassero l’uso effettivo del marchio in questione, nel periodo di riferimento, non è stata data alcuna indicazione su come le brochure siano state diffuse né sono stati forniti dati dai quali potesse ricavarsi che quelle brochure avessero portato ad acquisti effettivi da parte del pubblico dei consumatori. La Divisione di Annullamento ha inoltre ritenuto di scarso rilievo probatorio la voce di Wikipedia, osservando che chiunque può modificarne le voci.

In conclusione, la Divisione di Annullamento ha ritenuto le prove prodotte da McDonald’s – a seguito di una valutazione globale delle stesse – non sufficienti né idonee a dimostrare l’uso effettivo durante il periodo di tempo in questione (11/4/2012 – 10/4/2017). Pertanto, l’EUIPO ha dichiarato il marchio “BIG MAC” nullo, per non uso. Tuttavia, McDonald’s potrà proporre appello avverso tale decisione entro due mesi dalla data in cui questa è stata resa.