La problematica
La problematica riguardante l’uso dei marchi in forma diversa da quella registrata è rilevante con riguardo soprattutto all’istituto della decadenza per non uso del marchio d’impresa. La normativa nazionale (artt. 24 e 26 CPI) ed europea (artt. 18 e 54 Regolamento EU 2017/1001), infatti, sanziona con la decadenza un marchio quando esso non venga utilizzato dal titolare in maniera effettiva nei 5 anni successivi la registrazione ovvero nel caso in cui l’uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La normativa appena citata, d’altronde, prevede che sia considerato rilevante l’uso del marchio in forma modificata o differente da quella registrata salvo che non venga alterato il carattere distintivo così come registrato.
La Prassi Comune interviene su tale aspetto e si prefigge lo scopo di fornire indicazioni utili ai fini di valutare se l’uso del marchio in forma modificata ne alteri il carattere distintivo provocando come conseguenza l’irrilevanza del suo uso ai fini della decadenza. L’importanza di tale pubblicazione è dovuta dal fatto che sovente che nella prassi aziendale vengono apportate nel tempo modifiche, revisioni o attualizzazioni ai marchi registrati.
La Prassi Comune
Il testo pubblicato è il risultato di un processo di consultazione degli uffici della proprietà intellettuale nazionali dell’UE, l’EUIPO e i partner internazionali che è iniziato nell’ottobre 2017 e, come anticipato, ha l’obiettivo di individuare una serie di principi e canoni omogenei per valutare quando le modifiche di un segno comportino l’alterazione del carattere distintivo del marchio effettivamente registrato. In particolare, la Prassi Comune valuta l’impatto che le addizioni, omissioni e modifiche delle caratteristiche hanno sul carattere distintivo di un marchio denominativo, figurativo o misto.
L’EUIPN individua due passaggi fondamentali per effettuare tale valutazione. In primo luogo, occorre considerare il marchio registrato con riferimento ai suoi elementi distintivi e dominanti dal punto di vista visivo al fine di determinare quali di essi contribuiscano al carattere distintivo del segno in questione. In secondo luogo, una volta identificati tali elementi, è necessario stabilire se tali elementi sussistano nell’uso del segno che viene fatto in concreto attraverso il confronto diretto trai due segni e valutando in concreto sia le differenze sia l’effetto che le stesse hanno sul marchio originario.
Al fine di permettere una più facile comprensione, l’Ufficio procede con l’elencazione di alcuni esempi, trai quali:
La problematica
La problematica riguardante l’uso dei marchi in forma diversa da quella registrata è rilevante con riguardo soprattutto all’istituto della decadenza per non uso del marchio d’impresa. La normativa nazionale (artt. 24 e 26 CPI) ed europea (artt. 18 e 54 Regolamento EU 2017/1001), infatti, sanziona con la decadenza un marchio quando esso non venga utilizzato dal titolare in maniera effettiva nei 5 anni successivi la registrazione ovvero nel caso in cui l’uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La normativa appena citata, d’altronde, prevede che sia considerato rilevante l’uso del marchio in forma modificata o differente da quella registrata salvo che non venga alterato il carattere distintivo così come registrato.
La Prassi Comune interviene su tale aspetto e si prefigge lo scopo di fornire indicazioni utili ai fini di valutare se l’uso del marchio in forma modificata ne alteri il carattere distintivo provocando come conseguenza l’irrilevanza del suo uso ai fini della decadenza. L’importanza di tale pubblicazione è dovuta dal fatto che sovente che nella prassi aziendale vengono apportate nel tempo modifiche, revisioni o attualizzazioni ai marchi registrati.
La Prassi Comune
Il testo pubblicato è il risultato di un processo di consultazione degli uffici della proprietà intellettuale nazionali dell’UE, l’EUIPO e i partner internazionali che è iniziato nell’ottobre 2017 e, come anticipato, ha l’obiettivo di individuare una serie di principi e canoni omogenei per valutare quando le modifiche di un segno comportino l’alterazione del carattere distintivo del marchio effettivamente registrato. In particolare, la Prassi Comune valuta l’impatto che le addizioni, omissioni e modifiche delle caratteristiche hanno sul carattere distintivo di un marchio denominativo, figurativo o misto.
L’EUIPN individua due passaggi fondamentali per effettuare tale valutazione. In primo luogo, occorre considerare il marchio registrato con riferimento ai suoi elementi distintivi e dominanti dal punto di vista visivo al fine di determinare quali di essi contribuiscano al carattere distintivo del segno in questione. In secondo luogo, una volta identificati tali elementi, è necessario stabilire se tali elementi sussistano nell’uso del segno che viene fatto in concreto attraverso il confronto diretto trai due segni e valutando in concreto sia le differenze sia l’effetto che le stesse hanno sul marchio originario.
Al fine di permettere una più facile comprensione, l’Ufficio procede con l’elencazione di alcuni esempi, trai quali:

In questo primo caso, l’Ufficio sostiene che l’elemento figurativo aggiunto non interagisce con il marchio così come registrato e viene percepito dal pubblico indipendentemente dal segno utilizzato. Per questo motivo l’introduzione della parte figurativa (il pesce) non incide sul carattere distintivo del segno, che rimane inalterato.

Nel secondo esempio, invece, al marchio registrato viene aggiunto un secondo elemento figurativo che a parere dell’Ufficio ne altera il carattere distintivo. In particolare, l’aggiunta del secondo elemento figurativo comporta la creazione di un nuovo concetto (il pesce grande mangia il pesce piccolo).
Per quanto riguarda l’applicazione della Prassi Comune nei giudizi amministrativi, ciascun Stato Membro ha indicato sia la data di implementazione sia a quali procedimenti verrà applicata. Per quanto riguarda l’Italia, la Prassi Comune diverrà applicabile solamente nei procedimenti instaurati successivamente al 15 gennaio 2021. Sono di conseguenza esclusi tutti i procedimenti che seppur pendenti, siano stati introdotti precedentemente a tale data.
Conclusioni
Nonostante la valutazione circa l’uso effettivo di un marchio sia da considerare concretamente caso per caso, riteniamo che la Prassi Comune costituisca un’utile guida in grado di agevolare e omogenizzare le sia decisioni degli uffici della proprietà intellettuale nazionali, nonché dei singoli Tribunali.
Il testo completo della Prassi Comune è consultabile al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf

Paolo Passadori