Con decisione del 24 settembre 2010, la divisione di annullamento dell’EUIPO aveva dichiarato la decadenza parziale per non-uso ultra quinquennale del marchio comunitario “Lambretta” per i prodotti rientranti, tra l’altro, nella classe 12 della classificazione di Nizza. Il titolo di quest’ultima include secondo l’Accordo di Nizza «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici» e non include espressamente pezzi di ricambio per questi prodotti. Il ricorso contro tale decisione non ha avuto successo (con riferimento ai prodotti rientranti nella classe 12): la Commissione di Ricorso riteneva non sufficientemente provato l’uso effettivo del marchio “Lambretta” per i prodotti della classe 12 e riteneva irrilevante l’offerta prova dell’uso del marchio relativo a pezzi di ricambio (per prodotti rientranti in tale classe). Ciò in quanto i pezzi di ricambio, non espressamente rivendicati con la domanda di marchio, non rientrerebbero nell’ambito oggettivo di protezione sulla base dei principi della sentenza IP Translator.

La decisione della Commissione di Ricorso è stata impugnata con ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale: la Commissione avrebbe erroneamente incluso i pezzi di ricambio dalla dichiarazione di decadenza i quali rientrerebbero nell’ambito di protezione secondo il cosiddetto “criterio inclusivo”. Secondo tale criterio, se una domanda di registrazione di marchio menziona – come è stato il caso nel contesto qui di interesse –  senza distinzioni, i beni indicati nel titolo di una classe, la protezione riguarda tutti i prodotti dell’elenco alfabetico di beni e servizi rientranti in tale classe.

La decisione della Commissione di Ricorso è stata cassata da parte del Tribunale che aveva escluso l’applicabilità dei principi derivanti dalla decisione IP Translator. Anche la decisione del Tribunale è stata impugnata dalla parte avente interesse nella decadenza del marchio ed il procedimento è ora pendente davanti al Corte di Giustizia (C-577/14). L’Avvocato Generale che recentemente ha depositato le sue conclusioni, ritiene che non si possa trasporre sic et simpliciter la sentenza IP Translator che riguardava una domanda di marchio alla situazione in cui il marchio era già registrato e propone di rigettare il ricorso. Correttamente l’EUIPO avrebbe applicato il “criterio inclusivo” per esigenze imperative di certezza del diritto, principio inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione.

La proposta dell’Avvocato Generale sembra essere dettata dal nuovo art. 28 comma 8 del regolamento sul marchio dell’Unione Europea che concede(va) ai titolari dei marchi dell’Unione Europea già registrati la facoltà di presentare una dichiarazione all’EUIPO entro il 24 settembre 2016 per specificare definitivamente l’ambito di protezione.