Il mock trial del 5 dicembre 2016, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano, ha simulato un processo civile di merito in materia di marchi. Rappresentavano attrice e convenuta rispettivamente gli avvocati Elisabetta Gavuzzi e Stefania Bergia, mentre il collegio giudicante era formato dagli avvocati Francesca Morri, Caterina Paschi e Simona Lavagnini. Il caso esaminato concerneva le questioni della convalida e della coesistenza dei marchi, sulla scorta della nota giurisprudenza comunitaria nel caso Budweiser, seguita a livello nazionale da diverse interessanti decisioni che hanno fatto applicazione dell’istituto della coesistenza dei marchi (Tribunale di Torino, 22 aprile 2016, sentenza n. 2256/2016 Roagna; Tribunale di Milano, 24 febbraio 2016, sentenza n. 3320/2016 Bison – Il Bisonte). Nel caso esaminato, l’attrice – la società ZO.OM – allegava di essere licenziataria di un marchio di fatto che utilizzava dal 1956 (Zoomia). Il marchio era stato successivamente registrato come marchio comunitario il 9 gennaio 1998 per la classe 12 (biciclette e affini). L’attrice allegava altresì che la convenuta, la società Zumieb, utilizzasse e fosse titolare di un marchio nazionale registrato (l’omonimo Zumieb), che era stato depositato il 15 giugno 2012, e concesso il 22 luglio 2013, sempre per la classe 12, e che risultava confondibile con il precedente marchio Zoomia. Inoltre, l’attrice allegava che la convenuta avesse realizzato e distribuito un tipo di bicicletta contraffattivo di un modello non registrato di cui l’attrice era titolare. Sulla base delle circostanze ora dette, l’attrice chiedeva dichiararsi la nullità della registrazione del marchio Zumieb; accertarsi la contraffazione del suo marchio Zoomia, e per l’effetto inibire e risarcire il danno, con le domande conseguenziali; accertarsi infine anche la contraffazione del suo modello di bicicletta, con conseguente inibitoria e consequenziali domande. La società convenuta Zumieb si costituiva in giudizio affermando che l’attrice non fosse legittimata attivamente in quanto mera licenziataria; in subordine, chiedeva che le domande dell’attrice fossero respinte, in quanto i marchi non erano confondibili; il marchio Zumieb era in ogni caso convalidato; da ultimo, parte attrice sarebbe stata preclusa dall’azione per la lunga coesistenza dei marchi (a partire dal 2001). Nel corso della fase istruttoria si superavano le eccezioni concernenti la legittimazione attiva, grazie all’intervento in causa del titolare del marchio azionato, e al deposito del contratto di licenza esclusiva, che prevedeva anche il potere dell’attrice di agire in giudizio. Inoltre, dai testi escussi risultava che effettivamente vi era stato un episodio di confusione nel pubblico, dal momento che un consumatore aveva portato una bicicletta della convenuta in un’officina dell’attrice, affinchè fossero effettuate delle riparazioni. Dalla produzione documentale e dai testi emergeva che le società parti del giudizio avevano contemporaneamente partecipato alle medesime fiere di settore, per alcuni anni di seguito, ed avevano inoltre entrambe realizzato pubblicità su svariati canali di comunicazione. Infine, apposita CTU concludeva a favore della parte attrice ritenendo che il modello di bicicletta dell’attrice fosse tutelabile e violato dalla bicicletta realizzata dalla convenuta. Giunto in questo modo il processo alla sua fase conclusiva, il collegio emetteva la propria decisione, concentrandosi soprattutto sulle questioni della convalida e della coesistenza dei marchi. A questo proposito, il collegio osservava che il quinquennio necessario per il maturarsi del termine per la convalida previsto dall’art. 28 c.p.i. non era ancora decorso giacché la medesima norma richiama il marchio posteriore registrato e non semplicemente domandato (v. Corte di Giustizia nel caso Budweiser del 22.07.2011). Nel caso di specie la registrazione era intervenuta solo nel 2012, con la conseguenza che solo quattro anni erano trascorsi ai fini della convalida. Rilevava tuttavia il collegio, dopo attenta valutazione delle prove, che i due marchi avevano convissuto pacificamente sul mercato per 15 anni; in questi 15 anni non vi erano stati episodi di confusione per il pubblico, salvo l’unico caso documentato dall’attrice che tuttavia non pareva significativo – considerati i volumi di vendita documentati dalle parti e considerato che si trattava di un prodotto con un prezzo medio – anche nelle versioni economiche – non indifferente e rispetto al quale il consumatore prestava particolare attenzione; sembrava del tutto improbabile che le due aziende non si conoscessero, sia perché le stesse avevano venduto entrambe i loro prodotti sul territorio nazionale (ed era perciò del tutto improbabile che un imprenditore non conoscesse i suoi concorrenti più vicini, tanto più quelli che utilizzano un marchio molto simile al proprio), sia perché erano state presenti entrambe, per alcuni anni, alle medesime importanti manifestazioni di settore. In considerazione di quanto precede il collegio riteneva di poter affermare che i consumatori si erano ormai abituati alla presenza contemporanea dei due marchi sul mercato e pertanto – nonostante la somiglianza del segno – essi erano in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, di talchè doveva escludersi il rischio di confusione. L’inerzia per oltre 15 anni del titolare del marchio anteriore aveva insomma prodotto una situazione di coesistenza dei due marchi, che non si poteva ignorare nella risoluzione della controversia. Stante le conclusioni della CTU in relazione al modello, il collegio concludeva respingendo la domanda di nullità del marchio Zumieb, nonché la domanda di contraffazione medesimo; accertata invece la responsabilità della convenuta Zumieb per violazione del modello non registrato dell’attrice, inibiva alla convenuta ogni ulteriore violazione dello stesso, disponendo una penale di 1.000,00 Euro per ogni violazione constatata successivamente al decorso di 10 giorni dal deposito della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della stessa; condannava la convenuta al risarcimento dei danni da quantificarsi nel seguito del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Rimetteva la decisione sulle spese al definitivo.