AN INTERESTING MOCK TRIAL ON THE COEXISTENCE AND CONVALIDATION OF THE TRADE MARKS

13/12/2016

Ms. Simona Lavagnini was a member of the panel that – on the basis of the case law of the Court of Justice of the European Union and of certain recent decisions of the Italian specialized court divisions – affirmed the possibility of coexistence between two similar marks when there has been evidence of prolonged use, acceptance and absence of confusion in respect of the use of such marks


 

The mock trial was held on 5 December 2016 and organized by the Lawyers Association of Milan. The structure of the trial simulated that of civil proceedings on the merits and focused on the matter of trade marks. Claimant and defendant were represented, respectively, by Ms. Elisabetta Gavuzzi and Ms. Stefania Bergia, whereas the panel was composed of Attorneys Ms. Francesca Morri, Ms. Caterina Paschi and Ms. Simona Lavagnini. The case at hand concerned the issue of coexistence of trade marks, a matter of topical interest following the known European Budweiser decision, which in Italy has been followed by several interesting decisions that have applied the concept of trade mark coexistence (Court of Turin, 22 April 2016, judgment no. 2256/2016, “Roagna”; Court of Milan, 24 February 2016, judgment no. 3320/2016, “Bison – Il Bisonte”). In detail, the facts of the case were that the claimant – the company ZO.OM – alleged it was the licensee of an unregistered mark which it had been using since 1956 (Zoomia). The mark had subsequently been registered as a European trade mark for class 12 (bicycles and similar items) on 9 Janaury 1998. The claimant also alleged that the defendant, the company Zumieb, used and was the owner of a national registered trade mark (the homonym Zumieb), which had been filed for registration on 15 June 2012 and granted on 22 July 2013, for class 12, and which could be confused with the prior mark Zoomia. Moreover, the claimant argued that the defendant had created and distributed a type of bicycle that infringed an unregistered design owned by the claimant. On the basis of these circumstances, the claimant asked for a declaration of nullity of the registration of the mark Zumieb; the ascertainment of the infringement of its rights in the mark Zoomia; an injunction to prevent further infringing use; damages; and, finally, the infringement of its bicycle design, with correlated injunction and request for damages. The defendant corporation Zumieb joined the proceedings arguing that the claimant could not bring a claim for it was a mere licensee; moreover, it demanded that the claims should be rejected in so far as the marks could not be confused with one another; the Zumieb mark had coexisted for a period of five years with the Zoomia mark (a phenomenon known as “convalidation” in Italy); finally, the claimant was preempted from bringing a claim due to the prolonged coexistence of the two marks (which had begun in 2001). In the course of the evidentiary phase the issue of legitimacy of the claimant in bringing proceedings was resolved by the participation in the proceedings of the owner of the Zoomia trade mark, and production in evidence of the exclusive license agreement which provided for the right of the licensee to commence legal proceedings. Moreover, from the evidence that was given it emerged that there had indeed been episodes of confusion among the public, seeing as a consumer had taken a bicycle of the defendant to a repair shop owned by the claimant. From the produced documents and texts it emerged that the companies had simultaneously attended the same exhibitions, for several years, and that they had both provided advertisements on several media outlets. Finally, a specifically ordered technical report concluded in favour of the claimant, in particular finding that the bicycle design of the claimant was protected and had been infringed by the bicycle manufactured by the defendant. The proceedings thus reached their conclusive phase, and the panel issued its decision focusing its attention mostly on the issues of coexistence and convalidation. In this regard, the panel observed that the five year period which grounds convalidation, and which is required by art. 28 of the Italian Code of Industrial Property, had not yet ended considering that art. 28 refers to a later registered trade mark and not one merely applied for (see CJEU in the Budweiser case, 22 July 2011). In the present case, registration had only occurred in 2012, so that – for the purposes of convalidation – only four years had passed. The panel, however, after careful scrutiny of the evidence found that the two marks had coexisted on the market for 15 years; and in those 15 years there had not been any episodes of confusion among the public, with the exception of that exemplified in documentary evidence by the claimant, which in any case did not appear to be significant even from an economic standpoint, given the sales volumes documented by the parties and the average price of the product; it also appeared to be highly unlikely that the two companies did not know of the other, for they had both sold their products within the national market (and as such it was improbable that one entrepreneur did not know of his most proximate competitors, especially if they use a very similar mark) and because they had both attended, for several years, the most important exhibitions. On those grounds, the panel found that consumers had become accustomed to the simultaneous presence of both marks on the market and, therefore, regardless of the similarity between the marks, it concluded that consumers were capable of properly identifying products (which bore the same signs) originating from two different producers and so a risk of confusion could be excluded. The 15 year inertia of the owner of the prior mark had, in other words, created a situation of coexistence between the two marks which could not be ignored when finding a solution to the ongoing dispute. Considering the conclusions of the technical report in relation to the design, the panel rejected the request for a declaration of nullity of the mark Zumieb as well as the related claim of infringement; on the other hand, it found the defendant Zumieb responsible for infringement of the unregistered design and enjoined the defendant from carrying out any further infringement of the same, ordering that a sanction of Euros 1.000,00 should be imposed for each infringement ascertained after 10 days from the filing of the judgment and for each day of delay in complying to such order; finally, the panel ordered the defendant to pay damages to be quantified in the remainder of the proceedings. The decision on expenses was remanded to definitive judgment.


INTERESSANTE MOCK TRIAL SULLA COESISTENZA E LA CONVALIDA DEI MARCHI

13/12/2016

L’avv. Simona Lavagnini ha partecipato al collegio giudicante del mock trial che – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ed alcune recenti decisioni di merito delle corti specializzate italiane – ha affermato la possibilità di coesistenza di due marchi simili quando sia provato l’uso prolungato, la tolleranza e l’assenza di rischio di confusione. 


 

Il mock trial del 5 dicembre 2016, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano, ha simulato un processo civile di merito in materia di marchi. Rappresentavano attrice e convenuta rispettivamente gli avvocati Elisabetta Gavuzzi e Stefania Bergia, mentre il collegio giudicante era formato dagli avvocati Francesca Morri, Caterina Paschi e Simona Lavagnini. Il caso esaminato concerneva le questioni della convalida e della coesistenza dei marchi, sulla scorta della nota giurisprudenza comunitaria nel caso Budweiser, seguita a livello nazionale da diverse interessanti decisioni che hanno fatto applicazione dell’istituto della coesistenza dei marchi (Tribunale di Torino, 22 aprile 2016, sentenza n. 2256/2016 Roagna; Tribunale di Milano, 24 febbraio 2016, sentenza n. 3320/2016 Bison – Il Bisonte). Nel caso esaminato, l’attrice – la società ZO.OM – allegava di essere licenziataria di un marchio di fatto che utilizzava dal 1956 (Zoomia). Il marchio era stato successivamente registrato come marchio comunitario il 9 gennaio 1998 per la classe 12 (biciclette e affini). L’attrice allegava altresì che la convenuta, la società Zumieb, utilizzasse e fosse titolare di un marchio nazionale registrato (l’omonimo Zumieb), che era stato depositato il 15 giugno 2012, e concesso il 22 luglio 2013, sempre per la classe 12, e che risultava confondibile con il precedente marchio Zoomia. Inoltre, l’attrice allegava che la convenuta avesse realizzato e distribuito un tipo di bicicletta contraffattivo di un modello non registrato di cui l’attrice era titolare. Sulla base delle circostanze ora dette, l’attrice chiedeva dichiararsi la nullità della registrazione del marchio Zumieb; accertarsi la contraffazione del suo marchio Zoomia, e per l’effetto inibire e risarcire il danno, con le domande conseguenziali; accertarsi infine anche la contraffazione del suo modello di bicicletta, con conseguente inibitoria e consequenziali domande. La società convenuta Zumieb si costituiva in giudizio affermando che l’attrice non fosse legittimata attivamente in quanto mera licenziataria; in subordine, chiedeva che le domande dell’attrice fossero respinte, in quanto i marchi non erano confondibili; il marchio Zumieb era in ogni caso convalidato; da ultimo, parte attrice sarebbe stata preclusa dall’azione per la lunga coesistenza dei marchi (a partire dal 2001). Nel corso della fase istruttoria si superavano le eccezioni concernenti la legittimazione attiva, grazie all’intervento in causa del titolare del marchio azionato, e al deposito del contratto di licenza esclusiva, che prevedeva anche il potere dell’attrice di agire in giudizio. Inoltre, dai testi escussi risultava che effettivamente vi era stato un episodio di confusione nel pubblico, dal momento che un consumatore aveva portato una bicicletta della convenuta in un’officina dell’attrice, affinchè fossero effettuate delle riparazioni. Dalla produzione documentale e dai testi emergeva che le società parti del giudizio avevano contemporaneamente partecipato alle medesime fiere di settore, per alcuni anni di seguito, ed avevano inoltre entrambe realizzato pubblicità su svariati canali di comunicazione. Infine, apposita CTU concludeva a favore della parte attrice ritenendo che il modello di bicicletta dell’attrice fosse tutelabile e violato dalla bicicletta realizzata dalla convenuta. Giunto in questo modo il processo alla sua fase conclusiva, il collegio emetteva la propria decisione, concentrandosi soprattutto sulle questioni della convalida e della coesistenza dei marchi. A questo proposito, il collegio osservava che il quinquennio necessario per il maturarsi del termine per la convalida previsto dall’art. 28 c.p.i. non era ancora decorso giacché la medesima norma richiama il marchio posteriore registrato e non semplicemente domandato (v. Corte di Giustizia nel caso Budweiser del 22.07.2011). Nel caso di specie la registrazione era intervenuta solo nel 2012, con la conseguenza che solo quattro anni erano trascorsi ai fini della convalida. Rilevava tuttavia il collegio, dopo attenta valutazione delle prove, che i due marchi avevano convissuto pacificamente sul mercato per 15 anni; in questi 15 anni non vi erano stati episodi di confusione per il pubblico, salvo l’unico caso documentato dall’attrice che tuttavia non pareva significativo – considerati i volumi di vendita documentati dalle parti e considerato che si trattava di un prodotto con un prezzo medio – anche nelle versioni economiche – non indifferente e rispetto al quale il consumatore prestava particolare attenzione; sembrava del tutto improbabile che le due aziende non si conoscessero, sia perché le stesse avevano venduto entrambe i loro prodotti sul territorio nazionale (ed era perciò del tutto improbabile che un imprenditore non conoscesse i suoi concorrenti più vicini, tanto più quelli che utilizzano un marchio molto simile al proprio), sia perché erano state presenti entrambe, per alcuni anni, alle medesime importanti manifestazioni di settore. In considerazione di quanto precede il collegio riteneva di poter affermare che i consumatori si erano ormai abituati alla presenza contemporanea dei due marchi sul mercato e pertanto – nonostante la somiglianza del segno – essi erano in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, di talchè doveva escludersi il rischio di confusione. L’inerzia per oltre 15 anni del titolare del marchio anteriore aveva insomma prodotto una situazione di coesistenza dei due marchi, che non si poteva ignorare nella risoluzione della controversia. Stante le conclusioni della CTU in relazione al modello, il collegio concludeva respingendo la domanda di nullità del marchio Zumieb, nonché la domanda di contraffazione medesimo; accertata invece la responsabilità della convenuta Zumieb per violazione del modello non registrato dell’attrice, inibiva alla convenuta ogni ulteriore violazione dello stesso, disponendo una penale di 1.000,00 Euro per ogni violazione constatata successivamente al decorso di 10 giorni dal deposito della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della stessa; condannava la convenuta al risarcimento dei danni da quantificarsi nel seguito del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Rimetteva la decisione sulle spese al definitivo.


VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE SULLA BANCA DATI E ILLECITO CONCORRENZIALE. IL TRIBUNALE DI MILANO ESAMINA L’APPLICAZIONE DI FACEBOOK “NEARBY”

09/12/2016

Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva pubblicata in data 1° agosto 2016, ha accolto le domande dell’attrice Business Competence s.r.l., accertando la responsabilità in solido delle convenute Facebook s.r.l., Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd per violazione del diritto d’autore sulla banca dati elettronica rappresentata dall’applicazione “Faround” di titolarità dell’attrice, nonché per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. Il Tribunale ha inoltre disposto l’inibitoria – assistita da penale – con riferimento a ogni ulteriore utilizzo dell’applicazione concorrente “Nearby” di Facebook, e la pubblicazione del dispositivo della sentenza, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione del danno.


 

Nel caso di specie Business Competence s.r.l., società attiva nel settore dei servizi marketing online, aveva elaborato nel 2012 un’applicazione per telefono mobile che selezionava e organizzava i dati presenti sui profili Facebook degli utenti e che consentiva di visualizzare gli esercizi commerciali più vicini, completi dei dati rilevanti e di eventuali offerte e recensioni, denominata “Faround”. L’applicazione veniva registrata nel Facebook App Center, contenente le applicazioni collaudate e approvate da Facebook, e poi inserita nell’App Store di Facebook. Circa due mesi dopo, tuttavia, Facebook annunciava il lancio di “Nearby”, applicazione concorrente a “Faround” e che di quest’ultima clonava la sostanza, secondo la prospettazione attorea, modificandone solo il layout grafico di visualizzazione.

Il Tribunale di Milano – rigettate le eccezioni di carenza di giurisdizione e di legittimazione passiva formulate dalle convenute – ha accertato la responsabilità di Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd e Facebook Italia s.r.l. sia per violazione del diritto d’autore sulle banche dati sia per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.

Il Collegio ha anzitutto qualificato “Faround” quale banca dati, implementata in forma di programma per elaboratore, avente carattere creativo – come confermato anche dalla CTU disposta nel corso del giudizio – e precisando che il criterio da applicare per la valutazione del gradiente minimo di creatività concerne unicamente la scelta o la disposizione del materiale.

I giudici hanno quindi ritenuto che “Nearby” di Facebook è una elaborazione del programma “Faround” di Business Competence, resa possibile dall’analisi dello stesso programma da parte delle convenute e nello specifico dalla consegna della copia eseguibile di “Faround” ai fini di collaudo. D’altra parte Facebook non avrebbe provato di aver elaborato in modo autonomo e indipendente la propria applicazione, né – nonostante la richiesta del giudice – ha mai prodotto il relativo codice sorgente, così impedendo l’analisi e il confronto dettagliati con l’applicazione concorrente.

Il Tribunale ha infine confermato la responsabilità delle convenute per violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c., in quanto si sarebbero appropriate parassitariamente degli investimenti altrui per la creazione di un’opera di rilevante valore economico, peraltro abusando del rapporto di fiducia e affidamento generato dai contatti e dai rapporti instaurati con lo sviluppatore Business Competence e violando gli obblighi di buona fede, affidamento e correttezza.

A questo proposito, il Tribunale ha precisato che in alcun modo Facebook era autorizzata ad analizzare il programma “Faround” per sviluppare un’applicazione simile e destinata alla medesima utenza. E ciò in quanto l’art. 64ter l.a. consente operazioni di analisi unicamente nei limiti in cui siano finalizzate all’uso e alla destinazione tipica del programma, mentre vieta tali attività per scopi commerciali, a pena di nullità della relativa clausola contrattuale. Pertanto, le clausole inserite nel contratto tra le parti, e che consentivano a Facebook di “analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati per qualsiasi scopo, anche commerciale”, devono ritenersi nulle.

 


COPYRIGHT INFRINGEMENT ON DATABASE AND UNFAIR COMPETITION. THE MILAN COURT EXAMINES FACEBOOK’S APPLICATION “NEARBY”

09/12/2016

The Court of Milan, with partial judgment published on 1 August 2016, upheld the claims of Business Competence s.r.l., finding the defendants Facebook s.r.l., Facebook Inc. and Facebook Ireland Ltd liable for copyright violation of the electronic database made of the plaintiff’s application “Faraound”, as well as for acts of unfair competition pursuant to article 2598 no. 3 of the Civil Code. The Court also issued an injunction – together with a penalty – for any further use of the application “Nearby” of Facebook, and the publication of the judgment, and adjourned the case in order to assess and quantify damages.


 

In the present case Business Competence s.r.l., a company which is active in the industry of online marketing services, developed in 2012 an application for mobile phone that selected and organized data of users’ Facebook profiles and allowing to view the nearest shops, together with the relevant data, offers and reviews, called “Faround”. The application was registered in the Facebook App Center, which contains applications tested and approved by Facebook, and then included in the App Store of the latter. About two months later, however, Facebook announced the launch of “Nearby”, an application similar to “Faround” and that copied the core of the same, according to the plaintiff’s interpretation, changing only the layout.

The Court of Milan – after having rejected the objections of lack of jurisdiction and lack of locus standi submitted by the defendants – has confirmed the liability of Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd and Facebook Italia s.r.l. both for copyright infringement on database and for unfair competition acts under article 2598, no. 3, of the Civil Code.
The Judges first of all qualified “Faround” as database, implemented in the form of a computer program, having a creative character – as confirmed by the court-appointed expert during the proceedings on the merits – and stated that in order to assess such creative character only the selection or arrangement of the material should be relevant.
The Court held that Facebook’s “Nearby” is an elaboration of the program “Faround” of Business Competence, that was made possible by the analysis of the same program by the defendants and in particular by the delivery of the executable file of “Faround” for testing purposes. On the other hand, Facebook has not demonstrated that it has developed autonomously and independently its own application, nor – despite the judge’s request – has never filed in the proceedings the related source code, thus impeding the analysis and detailed comparison with the other party’s application.
The Court also confirmed the responsibility of the defendants for infringing article 2598 no. 3 of the Civil Code, as it exploited unfairly others’ investments for the creation of a work of considerable economic value, abusing the relationship of trust based on the contacts and the contractual relationships established with the developer Business Competence and violating the obligations of good faith, trust and fairness.

In this regard, the Court stated that Facebook was not allowed to analyze the “Faround” program to develop a similar application that was also addressed to the same users. That is because article 64ter of the Copyright Law allows analysis activities only to the extent that they are intended for using the program and for its typical functioning, while it prohibits such activities for commercial purposes, under penalty of nullity of the related contract clause. Therefore, the clauses in the agreement between the parties, that allowed Facebook to “analyze the applications, contents, and data for any purpose, including commercial ones”, should be considered void.


LA DIVISIONE ANNULLAMENTO DELL ‘EUIPO ACCERTA LA NULLITA’ DI DUE MODELLI COMUNITARI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, II co., REG. 6/2002

22/11/2016

Con due provvedimenti datati 9 e 16 novembre, l’Ufficio ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità proposta nei confronti di modelli comunitari aventi ad oggetto dispositivi per movimentatori di pediere e di testiere diretti univocamente ad essere inseriti all’interno di poltrone e divani.


 

Le azioni di nullità sono state proposte nei confronti dei seguenti disegni/modelli aventi ad oggetto rispettivamente dei dispositivi di movimentazione di pediere e testiere di divani e poltrone:

testiera                        pediera

Le due azione di nullità proposte erano fondate sull’assunto centrale della ontologica non tutelabilità di detti dispositivi come modelli/design per violazione, fra l’altro, degli art. 4 e 8 del Reg. 6/2002. Nei ricorsi si è infatti sostenuto che tali dispositivi non potessero accedere alla tutela concessa dai disegni e modelli in quanto i) componenti di prodotto complesso destinati a divenire invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso in cui sono stati incorporati; ii) le caratteristiche d’aspetto dei dispositivi erano determinate unicamente dalla loro funzione tecnica.

Le decisioni partono dall’analisi della norma di riferimento ossia art. 4 del Reg. 6/2002 rilevando come il componente di un prodotto complesso è tutelabile qualora possieda i requisiti della novità e del carattere individuale e rimanga visibile una volta collocato nella sua posizione finale all’interno del prodotto complesso. L’Ufficio, rilevando da una parte che il dispositivo deve essere presente sin dall’inizio all’interno del prodotto e ribadendo, dall’altra, che il concetto di accessorio prevede la possibilità di applicare lo stesso ad un prodotto finito in un secondo momento, qualifica correttamente i dispositivi in esame come “componenti del prodotto complesso”.

Stabilito dunque che i modelli comunitari riguardavano una componente di un prodotto complesso, l’attenzione della Divisione nullità si sposta sull’analisi del requisito della visibilità della componente durante la normale utilizzazione. Sul punto la decisione richiama la giurisprudenza consolidata che vuole che i requisiti di cui all’art. 4 del citato Regolamento siano soddisfatti quando l’intero componente può essere visto, per un determinato lasso di tempo in modo che tutte le sue caratteristiche essenziali possano essere riconosciute.

L’Ufficio ha quindi concluso per la declaratoria di nullità a fronte della totale invisibilità del componente durante la normale utilizzazione del prodotto. Gli altri motivi di nullità non sono stati esaminati per motivi di economia processuale.

Le due decisioni rappresentano un importante traguardo per la riaffermazione della categorie dei diritti di privativa industriale e degli ambiti di tutela che ad essi devono essere riconosciuti – soprattutto in ipotesi come quella in esame in cui i titoli vengano rilasciati dall’Ufficio senza un previo controllo dell’esistenza dei requisiti di validità imposti dal Regolamento.

In un sistema privo di esame preventivo, è facile assistere ad episodi di strumentalizzazione di “false” privative che devono essere combattuti con forza al fine di ripristinare le corrette dinamiche di mercato.