I PRIMI COMMENTI DOTTRINALI SULLA DECISIONE BETTY BOOP OTTENUTA DA LGV SONO FAVOREVOLI.

30/08/2016

Sul numero 3 del 2016 della Rivista di Diritti Industriale è apparso il primo commento dottrinale alla decisione storica del Tribunale di Bari del 22 febbraio 2016 (di cui si è già data notizia sul sito LGV – https://www.lgvavvocati.it/news/page/3 ). Il commento è favorevole alla posizione sostenuta da LGV in causa, e fatta sostanzialmente propria dal Tribunale, secondo cui va respinto il tentativo di eternare il monopolio sul personaggio di Betty Boop tramite il marchio, quando i diritti d’autore siano scaduti (Trib. Bari, 22 febbraio 2016, in Riv. Dir. Ind. 2016, 293 con nota di Bixio, Lunga vita a Betty Boop, l’ultra tutela del personaggio di fantasia).

 

 

bp

In una precedente news del nostro sito abbiamo parlato della storica decisione del Tribunale di Bari nel caso Betty Boop, in cui LGV ha rappresentato la società statunitense Avela, attiva nel settore dei poster e del merchandising di personaggi di fantasia, sostenendo la tesi che – caduto il personaggio di fantasia in pubblico dominio – un marchio avente ad oggetto il medesimo personaggio non poteva impedire l’utilizzazione del personaggio in altre rappresentazioni grafiche, non in funzione di marchio. La Rivista di Diritto Industriale ha recentemente pubblicato una nota a commento della citata sentenza del Tribunale di Bari, in cui si sostiene la correttezza della posizione in questione, affermandosi espressamente “è più che apprezzabile la linea tenuta dal Tribunale di Bari nel voler scongiurare il tentativo che sul noto personaggio di Betty Boop si instaurasse una reviviscenza di diritti più ampi e duraturi di quelli autoriali”. Il commento sottolinea peraltro – correttamente – come un tentativo di questo genere sia sempre più ricorrente, anche in termini di prolungamento della durata della tutela e/o estensione dell’oggetto del diritto. Emerge invece chiaramente dalla riflessione sulla decisione del Tribunale di Bari e sui precedenti giurisprudenziali in materia di personaggio di fantasia la necessità di evitare ogni uso strumentale degli istituti della proprietà industriale ed intellettuale (ed in questo caso del marchio), in un’ottica pro-concorrenziale che è propria delle esclusive del settore della proprietà industriale ed intellettuale stessa. Non va in fatti dimenticato che i monopoli in questione nascono e vivono in funzione dei loro effetti pro-concorrenziali e più in generale di creazione di valore per la società nel suo complesso: così che va certamente evitato (e considerato fuori sistema) ogni uso degli strumenti della proprietà industriale ed intellettuale che miri – extra legem – ad una indebita estensione della protezione, onde evitare che tale uso si trasformi in una difesa ultra-monopolistica a favore di soggetti che – già detentori di una posizione economicamente dominante  – possano perpetuare tale posizione solo in virtù degli investimenti economici che sono in grado di effettuare e senza invece dover svolgere alcuna attività effettivamente creativa o innovativa. Il sistema della proprietà intellettuale ed industriale, invece, non protegge mai l’investimento ex se, ma solo se finalizzato alla creazione di un valore (diversamente qualificato dall’ordinamento, ossia se creativo, originale, distintivo, etc.). In ciò risiede la forza e la funzione degli istituti di cui si è parlato, che vanno difese da parte degli operatori, per evitare una deriva degli istituti che potrebbe portare ad una loro delegittimazione e quindi – in ultima istanza – ad un effetto boomerang per tutti i titolari di diritti di questo genere.


ONE FAMOUS PERFUMED TREE. THE COURT OF MILAN IS CALLED TO DECIDE ON THE PROTECTION OF REGISTERED TRADEMARKS AND COMPETITION.

28/07/2016

The Court of Milan, with judgment published on May 11, 2016, found in favour of the action for invalidity of the trademark “Forest Fresh” as well as that of unfair competition advanced by Julius Samann Ltd and Tavola S.p.A., two companies each of which owns intellectual property rights and is exclusive licensee in Italy of the marks “JSL” which are represented by the particular stylized form of the conifer tree “Arbre Magique”. The actions were taken against the Polish company Siscar Spolka z o.o. Spolka Komandytowa which marketed products bearing the mark “Forest Fresh” thus infringing the above mentioned “JSL” marks.


 

The claimants sought to protect national, European and international marks constituted by the stylized form of the conifer tree, subsequently used for tree-shaped deodorants. In particular, the claimants argued that the international mark “Forest Fresh” owned by the Polish company Siscar Spólka z o.o. Spólka Komandytowa – a sign consisting of a stylized tree, at the centre of which the denominative element “Forest Fresh” appears so as to distinguish a line of products that are identical to those on which the claimants use their mark (car deodorants) – would be invalid and indeed constitute infringement of the mark owned by the claimants. It would also amount to conduct of unfair competition due to slavish imitation (of the retail packaging and of the colours used in association with identical fragrances) as well as misappropriation.

The Court of Milan held that the marks in question would cause confusion, in light of the highly distinctive character of the JSL marks and of the intrinsic characteristics of the signs (considering that the shape of the stylized tree far outweighs the denominative component of the mark and is also entirely fanciful, as it does not describe in any way the fragrance of deodorants presently under scrutiny) as well as of the reputation enjoyed among the consuming public.

The Judges in Milan thus found an infringement of the JSL marks on part of the “Forest Fresh” mark, which they held invalid. The Court also decided that the conduct of the defendant company amounted to unfair competition due to slavish imitation, as resulting from the risk of confusion between the signs, and misappropriation, seeing as the defendant presented products in the same way and made use of identical distribution channels (exhibiting them in motorway recreational shops, gas stations, shops selling housing items and supermarkets) via packaging that was also completely identical, for the sole purpose of “riding on the coattails” of the competitor. Finally, the Court also held that art. 2598, n.3, of the Civil Code, was applicable to the case at hand.


UN NOTO ALBERO PROFUMATO. IL TRIBUNALE DI MILANO CHIAMATO A DECIDERE SULLA PROTEZIONE DEI MARCHI REGISTRATI E SULLA TUTELA CONCORRENZIALE.

28/07/2016

Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 11 maggio 2016, ha accolto sia la domanda di nullità avverso il marchio “Forest Fresh” sia la domanda concorrenziale svolte dalle società Julius Samann Ltd e Tavola S.p.A., rispettivamente titolari dei diritti di proprietà intellettuale e licenziataria esclusiva per l’Italia dei marchi “JSL” rappresentati dalla particolare forma stilizzata dell’albero di conifera “Arbre Magique”, nei confronti della società polacca Siscar Spolka z o.o. Spolka Komandytowa, per aver commercializzato prodotti contraddistinti dal marchio “Forest Fresh” in contraffazione dei citati marchi “JSL”.


A fondamento delle proprie domande le società attrici azionavano i marchi nazionali, comunitari e internazionali aventi ad oggetto la particolare forma stilizzata di un albero di conifera, successivamente ripresa per realizzare dei deodoranti a forma di albero. In particolare, le stesse sostenevano che il marchio internazionale “Forest Fresh” di proprietà della società polacca Siscar Spólka z o.o. Spólka Komandytowa – segno consistente in un alberello stilizzato, al centro del quale compare l’elemento denominativo “Forest Fresh” e destinato a contraddistinguere una linea di prodotti identici a quelli contraddistinti dal marchio delle attrici (omonimi deodoranti per automobili) – sarebbe nullo e costituirebbe contraffazione dei marchi di propria titolarità, oltre a costituire una condotta di concorrenza sleale per imitazione servile (delle confezioni di vendita e delle colorazioni associate a identiche fragranze) e per appropriazione di pregi.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto i marchi in questione confondibili sotto ogni profilo, alla luce dell’alto gradiente distintivo dei marchi JSL tanto per le caratteristiche intrinseche dei segni (dal momento che la forma ad albero stilizzato è di gran lunga prevalente sulla componente denominativa del marchio ed è del tutto arbitraria, non descrivendo in alcun modo la fragranza dei deodoranti in oggetto) quanto per la rinomanza raggiunta presso il pubblico dei consumatori.

I Giudici Milanesi concludevano dunque per la contraffazione dei marchi JSL ad opera del marchio “Forest Fresh” e per la nullità di quest’ultimo. Il Tribunale ha ritenuto inoltre che la condotta della società convenuta costituisse comportamento anticoncorrenziale per imitazione servile, atteso il rischio di confusione ravvisato tra i segni in parola, nonché appropriazione di pregi, poiché la convenuta presentava i prodotti in modo del tutto analogo e si serviva di canali distributivi identici (in espositori posizionati in autogrill, distributori di benzina, negozi di casalinghi e supermercati) attraverso un packaging del tutto simile, al solo fine  di “sfruttare la scia” del concorrente. Infine, il Tribunale ha ritenuto integrata anche la fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.


CLAUSOLA DI RIPARAZIONE E PROTEZIONE DEL MARCHIO REGISTRATO. IL TRIBUNALE DI TORINO SEGUE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.

21/07/2016

Con ordinanza del 23 maggio 2016 il Tribunale di Torino ha concesso le misure cautelari di inibitoria dalla produzione e vendita, sequestro e ritiro dal commercio dei copri-cerchioni per automobili prodotti dalla società Wheeltrims s.r.l., che riproducevano i marchi registrati di titolarità di Volkswagen AG, Seat S.A. e Skoda Auto.


 

La decisione segue il principio già affermato dalla Corte di Giustizia Europea –  nell’ordinanza resa in data  6 ottobre 2015 (C- 500/14) in occasione di un rinvio pregiudiziale sottoposto proprio dalla Corte Torinese in un procedimento che vedeva coinvolta la stessa Wheeltrims s.r.l. – secondo cui la commercializzazione di prodotti di ricambio, ammessa sul territorio europeo in applicazione della c.d. clausola di riparazione, non autorizza il produttore dei componenti di ricambio a violare le disposizioni poste a tutela dei marchi registrati.

La Corte piemontese ha affermato che il ricambista può utilizzare un marchio registrato di terzi solo ed esclusivamente allo scopo di indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, ovvero al fine di indicare la compatibilità del proprio componente di ricambio con un determinato modello di vettura. L’utilizzo dei segni registrati è invece inibito quando l’apposizione del marchio potrebbe creare confusione circa la provenienza del prodotto, impedendo al consumatore di distinguere fra il prodotto originale e quello del ricambista.

Il Tribunale ha ribadito l’interesse superiore di tutela dei diritti di privativa industriale e di trasparenza del mercato, di modo che il consumatore possa sempre conoscere la provenienza del bene e l’identità del soggetto che li ha realizzati.


REPARATION CLAUSE AND PROTECTION OF REGISTERED TRADEMARKS. THE COURT OF TURIN FOLLOWS THE CASE LAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION.

21/07/2016

With order dated May 23, 2016, the Court of Turin granted the precautionary protective measures for stopping production and sale, as well as conceding the seizure and withdrawal from commerce of wheel covers for automobiles manufactured by the company Wheeltrims S.r.l.. The wheels reproduced registered marks belonging to Volkswagen AG, Seat S.A. and Skoda Auto.


 

The decision adheres to the principle stated by the Court of Justice of the European Union in a judgment dated October 6, 2015, (C-500/14) and referred to a preliminary ruling submitted by the Court of Turin in proceedings involving Wheeltrims S.r.l.. According to the Court of Justice, the commercialization of spare parts, allowed within European territory pursuant to the reparation clause, does not, however, authorize the producers of the part in infringing the norms protecting registered trademarks.

The Piedmontese Court stated that the spare parts dealer may use the third party registered trademarks only and exclusively for the purpose of indicating the destination of the product or service, or with a view to indicating the compatibility of the dealer’s own spare part with a given automobile model. The use of registered signs is, however, inhibited when affixing the mark may result in confusion as to the origin of the product, preventing the consumer from distinguishing between the original product and that of the dealer.

The Court has reaffirmed the greater interest in protecting rights of industrial property as well as those predisposed for market transparency, so that the consumer may always ascertain the origin of the goods and the entity that has produced them.