LA CASSAZIONE NEGA L’ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO ALLE LITI CONFERITO DA UNA SOCIETÀ
18/01/2017
È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla società già cancellata dal registro delle imprese in quanto da considerarsi non più esistente e, pertanto, priva di legittimazione e interesse all’impugnazione ma anche del potere di conferire procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità.
Con la sentenza n. 6780 del 2016 la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da una società cancellata dal registro delle imprese. Secondo la Corte, infatti, non può trovare applicazione nel giudizio di legittimità il principio di ultrattività del mandato: è necessario infatti che la procura sia rilasciata da una società che non sia “giuridicamente defunta e non legittimata ad agire in giudizio in virtù del disposto di cui all’art. 2495 c.c.”.
La sentenza in commento segue la pronuncia n. 15295 del 2014 della Suprema Corte in cui si affermava il principio di ultrattività del mandato: la parte colpita dagli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. (i.e. morte o perdita della capacità di stare in giudizio) e già costituita a mezzo di un difensore, che non abbia dichiarato o notificato l’evento stesso a norma dell’art. 300 c.p.c., continua ad essere da lui rappresentata. La sua posizione giuridica risulta stabilizzata anche per le successive fasi di quiescenza e di impugnazione, salvo che nel corso del gravame gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella, divenuta incapace, si costituiscano in giudizio, oppure nel caso in cui il difensore rilevi l’evento.
Ciò detto, l’orientamento tornato in auge nel 2014 non risulta sconfessato dalla sentenza in rassegna la quale si preoccupa invece di precisare un diverso principio, ossia che non si ha ultrattività del mandato quando si tratti di proposizione di ricorso per Cassazione.
Per la proposizione di tale ricorso il difensore necessita infatti di una procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., che non può essere rilasciata dalla società estinta nella persona del suo rappresentante legale, avendo questi perso ogni potere rappresentativo, proprio per effetto dell’estinzione dell’ente.
LA CONTRAFFAZIONE DI MARCHI MICROSOFT SU COA (CERTIFICATI DI AUTENTICITA’) VENDUTI SEPARATAMENTE DALL’HARDWARE
20/12/2016
Va inibita, in quanto illecita, la commercializzazione di COA (certificati di autenticità) venduti o acquistati separatamente dal prodotto software a cui si riferiscono, riportanti segni distintivi di titolarità esclusiva di Microsoft senza autorizzazione.
Con provvedimento del 1 dicembre 2016 il Tribunale di Napoli (Sezione Specializzata in materia di Impresa), su richiesta di Microsoft Corporation, ha concesso inaudita altera parte, nei confronti di un rivenditore di prodotti informatici di Napoli, un provvedimento di inibitoria dalla produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, commercializzazione e – anche a mezzo pagine web – di prodotti recanti contraffazione dei marchi registrati “Microsoft”, “Windows” e i loghi che ad esso si accompagnano, fissando una penale di € 250,00 per ogni violazione successivamente constatata al presente provvedimento e di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso, ordinando a parte resistente il ritiro dal commercio di tutti gli esemplari di prodotti contraffatti.
Secondo il Giudice napoletano era stato infatti dimostrato – attraverso la produzione di estratti di pagine web di siti intitolati e/o riferibili alla resistente – che parte resistente producesse e/o commercializzasse ed offrisse prodotti, in particolare COA (certificati di autenticità) che si appongono sui computer su quali sia stato caricato un programma originale Microsoft, che non possono esser venduti o acquistati separatamente dal prodotto software a cui si riferiscono e stickers relativi a programmi Microsoft recanti marchi contraffatti di titolarità di Microsoft, condotta peraltro finalizzata alla duplicazione abusiva di programmi per elaboratore.
All’esito dell’udienza fissata con il provvedimento del 1 dicembre 2016, in data 15 dicembre 2016 il Tribunale di Napoli ha confermato l’inibitoria già concessa disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento sul sito internet di parte resistente.
INTERESSANTE MOCK TRIAL SULLA COESISTENZA E LA CONVALIDA DEI MARCHI
13/12/2016
L’avv. Simona Lavagnini ha partecipato al collegio giudicante del mock trial che – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ed alcune recenti decisioni di merito delle corti specializzate italiane – ha affermato la possibilità di coesistenza di due marchi simili quando sia provato l’uso prolungato, la tolleranza e l’assenza di rischio di confusione.
Il mock trial del 5 dicembre 2016, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano, ha simulato un processo civile di merito in materia di marchi. Rappresentavano attrice e convenuta rispettivamente gli avvocati Elisabetta Gavuzzi e Stefania Bergia, mentre il collegio giudicante era formato dagli avvocati Francesca Morri, Caterina Paschi e Simona Lavagnini. Il caso esaminato concerneva le questioni della convalida e della coesistenza dei marchi, sulla scorta della nota giurisprudenza comunitaria nel caso Budweiser, seguita a livello nazionale da diverse interessanti decisioni che hanno fatto applicazione dell’istituto della coesistenza dei marchi (Tribunale di Torino, 22 aprile 2016, sentenza n. 2256/2016 Roagna; Tribunale di Milano, 24 febbraio 2016, sentenza n. 3320/2016 Bison – Il Bisonte). Nel caso esaminato, l’attrice – la società ZO.OM – allegava di essere licenziataria di un marchio di fatto che utilizzava dal 1956 (Zoomia). Il marchio era stato successivamente registrato come marchio comunitario il 9 gennaio 1998 per la classe 12 (biciclette e affini). L’attrice allegava altresì che la convenuta, la società Zumieb, utilizzasse e fosse titolare di un marchio nazionale registrato (l’omonimo Zumieb), che era stato depositato il 15 giugno 2012, e concesso il 22 luglio 2013, sempre per la classe 12, e che risultava confondibile con il precedente marchio Zoomia. Inoltre, l’attrice allegava che la convenuta avesse realizzato e distribuito un tipo di bicicletta contraffattivo di un modello non registrato di cui l’attrice era titolare. Sulla base delle circostanze ora dette, l’attrice chiedeva dichiararsi la nullità della registrazione del marchio Zumieb; accertarsi la contraffazione del suo marchio Zoomia, e per l’effetto inibire e risarcire il danno, con le domande conseguenziali; accertarsi infine anche la contraffazione del suo modello di bicicletta, con conseguente inibitoria e consequenziali domande. La società convenuta Zumieb si costituiva in giudizio affermando che l’attrice non fosse legittimata attivamente in quanto mera licenziataria; in subordine, chiedeva che le domande dell’attrice fossero respinte, in quanto i marchi non erano confondibili; il marchio Zumieb era in ogni caso convalidato; da ultimo, parte attrice sarebbe stata preclusa dall’azione per la lunga coesistenza dei marchi (a partire dal 2001). Nel corso della fase istruttoria si superavano le eccezioni concernenti la legittimazione attiva, grazie all’intervento in causa del titolare del marchio azionato, e al deposito del contratto di licenza esclusiva, che prevedeva anche il potere dell’attrice di agire in giudizio. Inoltre, dai testi escussi risultava che effettivamente vi era stato un episodio di confusione nel pubblico, dal momento che un consumatore aveva portato una bicicletta della convenuta in un’officina dell’attrice, affinchè fossero effettuate delle riparazioni. Dalla produzione documentale e dai testi emergeva che le società parti del giudizio avevano contemporaneamente partecipato alle medesime fiere di settore, per alcuni anni di seguito, ed avevano inoltre entrambe realizzato pubblicità su svariati canali di comunicazione. Infine, apposita CTU concludeva a favore della parte attrice ritenendo che il modello di bicicletta dell’attrice fosse tutelabile e violato dalla bicicletta realizzata dalla convenuta. Giunto in questo modo il processo alla sua fase conclusiva, il collegio emetteva la propria decisione, concentrandosi soprattutto sulle questioni della convalida e della coesistenza dei marchi. A questo proposito, il collegio osservava che il quinquennio necessario per il maturarsi del termine per la convalida previsto dall’art. 28 c.p.i. non era ancora decorso giacché la medesima norma richiama il marchio posteriore registrato e non semplicemente domandato (v. Corte di Giustizia nel caso Budweiser del 22.07.2011). Nel caso di specie la registrazione era intervenuta solo nel 2012, con la conseguenza che solo quattro anni erano trascorsi ai fini della convalida. Rilevava tuttavia il collegio, dopo attenta valutazione delle prove, che i due marchi avevano convissuto pacificamente sul mercato per 15 anni; in questi 15 anni non vi erano stati episodi di confusione per il pubblico, salvo l’unico caso documentato dall’attrice che tuttavia non pareva significativo – considerati i volumi di vendita documentati dalle parti e considerato che si trattava di un prodotto con un prezzo medio – anche nelle versioni economiche – non indifferente e rispetto al quale il consumatore prestava particolare attenzione; sembrava del tutto improbabile che le due aziende non si conoscessero, sia perché le stesse avevano venduto entrambe i loro prodotti sul territorio nazionale (ed era perciò del tutto improbabile che un imprenditore non conoscesse i suoi concorrenti più vicini, tanto più quelli che utilizzano un marchio molto simile al proprio), sia perché erano state presenti entrambe, per alcuni anni, alle medesime importanti manifestazioni di settore. In considerazione di quanto precede il collegio riteneva di poter affermare che i consumatori si erano ormai abituati alla presenza contemporanea dei due marchi sul mercato e pertanto – nonostante la somiglianza del segno – essi erano in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, di talchè doveva escludersi il rischio di confusione. L’inerzia per oltre 15 anni del titolare del marchio anteriore aveva insomma prodotto una situazione di coesistenza dei due marchi, che non si poteva ignorare nella risoluzione della controversia. Stante le conclusioni della CTU in relazione al modello, il collegio concludeva respingendo la domanda di nullità del marchio Zumieb, nonché la domanda di contraffazione medesimo; accertata invece la responsabilità della convenuta Zumieb per violazione del modello non registrato dell’attrice, inibiva alla convenuta ogni ulteriore violazione dello stesso, disponendo una penale di 1.000,00 Euro per ogni violazione constatata successivamente al decorso di 10 giorni dal deposito della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della stessa; condannava la convenuta al risarcimento dei danni da quantificarsi nel seguito del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Rimetteva la decisione sulle spese al definitivo.
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE SULLA BANCA DATI E ILLECITO CONCORRENZIALE. IL TRIBUNALE DI MILANO ESAMINA L’APPLICAZIONE DI FACEBOOK “NEARBY”
09/12/2016
Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva pubblicata in data 1° agosto 2016, ha accolto le domande dell’attrice Business Competence s.r.l., accertando la responsabilità in solido delle convenute Facebook s.r.l., Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd per violazione del diritto d’autore sulla banca dati elettronica rappresentata dall’applicazione “Faround” di titolarità dell’attrice, nonché per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. Il Tribunale ha inoltre disposto l’inibitoria – assistita da penale – con riferimento a ogni ulteriore utilizzo dell’applicazione concorrente “Nearby” di Facebook, e la pubblicazione del dispositivo della sentenza, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione del danno.
Nel caso di specie Business Competence s.r.l., società attiva nel settore dei servizi marketing online, aveva elaborato nel 2012 un’applicazione per telefono mobile che selezionava e organizzava i dati presenti sui profili Facebook degli utenti e che consentiva di visualizzare gli esercizi commerciali più vicini, completi dei dati rilevanti e di eventuali offerte e recensioni, denominata “Faround”. L’applicazione veniva registrata nel Facebook App Center, contenente le applicazioni collaudate e approvate da Facebook, e poi inserita nell’App Store di Facebook. Circa due mesi dopo, tuttavia, Facebook annunciava il lancio di “Nearby”, applicazione concorrente a “Faround” e che di quest’ultima clonava la sostanza, secondo la prospettazione attorea, modificandone solo il layout grafico di visualizzazione.
Il Tribunale di Milano – rigettate le eccezioni di carenza di giurisdizione e di legittimazione passiva formulate dalle convenute – ha accertato la responsabilità di Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd e Facebook Italia s.r.l. sia per violazione del diritto d’autore sulle banche dati sia per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.
Il Collegio ha anzitutto qualificato “Faround” quale banca dati, implementata in forma di programma per elaboratore, avente carattere creativo – come confermato anche dalla CTU disposta nel corso del giudizio – e precisando che il criterio da applicare per la valutazione del gradiente minimo di creatività concerne unicamente la scelta o la disposizione del materiale.
I giudici hanno quindi ritenuto che “Nearby” di Facebook è una elaborazione del programma “Faround” di Business Competence, resa possibile dall’analisi dello stesso programma da parte delle convenute e nello specifico dalla consegna della copia eseguibile di “Faround” ai fini di collaudo. D’altra parte Facebook non avrebbe provato di aver elaborato in modo autonomo e indipendente la propria applicazione, né – nonostante la richiesta del giudice – ha mai prodotto il relativo codice sorgente, così impedendo l’analisi e il confronto dettagliati con l’applicazione concorrente.
Il Tribunale ha infine confermato la responsabilità delle convenute per violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c., in quanto si sarebbero appropriate parassitariamente degli investimenti altrui per la creazione di un’opera di rilevante valore economico, peraltro abusando del rapporto di fiducia e affidamento generato dai contatti e dai rapporti instaurati con lo sviluppatore Business Competence e violando gli obblighi di buona fede, affidamento e correttezza.
A questo proposito, il Tribunale ha precisato che in alcun modo Facebook era autorizzata ad analizzare il programma “Faround” per sviluppare un’applicazione simile e destinata alla medesima utenza. E ciò in quanto l’art. 64ter l.a. consente operazioni di analisi unicamente nei limiti in cui siano finalizzate all’uso e alla destinazione tipica del programma, mentre vieta tali attività per scopi commerciali, a pena di nullità della relativa clausola contrattuale. Pertanto, le clausole inserite nel contratto tra le parti, e che consentivano a Facebook di “analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati per qualsiasi scopo, anche commerciale”, devono ritenersi nulle.
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO DELL ‘EUIPO ACCERTA LA NULLITA’ DI DUE MODELLI COMUNITARI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, II co., REG. 6/2002
22/11/2016
Con due provvedimenti datati 9 e 16 novembre, l’Ufficio ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità proposta nei confronti di modelli comunitari aventi ad oggetto dispositivi per movimentatori di pediere e di testiere diretti univocamente ad essere inseriti all’interno di poltrone e divani.
Le azioni di nullità sono state proposte nei confronti dei seguenti disegni/modelli aventi ad oggetto rispettivamente dei dispositivi di movimentazione di pediere e testiere di divani e poltrone:
Le due azione di nullità proposte erano fondate sull’assunto centrale della ontologica non tutelabilità di detti dispositivi come modelli/design per violazione, fra l’altro, degli art. 4 e 8 del Reg. 6/2002. Nei ricorsi si è infatti sostenuto che tali dispositivi non potessero accedere alla tutela concessa dai disegni e modelli in quanto i) componenti di prodotto complesso destinati a divenire invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso in cui sono stati incorporati; ii) le caratteristiche d’aspetto dei dispositivi erano determinate unicamente dalla loro funzione tecnica.
Le decisioni partono dall’analisi della norma di riferimento ossia art. 4 del Reg. 6/2002 rilevando come il componente di un prodotto complesso è tutelabile qualora possieda i requisiti della novità e del carattere individuale e rimanga visibile una volta collocato nella sua posizione finale all’interno del prodotto complesso. L’Ufficio, rilevando da una parte che il dispositivo deve essere presente sin dall’inizio all’interno del prodotto e ribadendo, dall’altra, che il concetto di accessorio prevede la possibilità di applicare lo stesso ad un prodotto finito in un secondo momento, qualifica correttamente i dispositivi in esame come “componenti del prodotto complesso”.
Stabilito dunque che i modelli comunitari riguardavano una componente di un prodotto complesso, l’attenzione della Divisione nullità si sposta sull’analisi del requisito della visibilità della componente durante la normale utilizzazione. Sul punto la decisione richiama la giurisprudenza consolidata che vuole che i requisiti di cui all’art. 4 del citato Regolamento siano soddisfatti quando l’intero componente può essere visto, per un determinato lasso di tempo in modo che tutte le sue caratteristiche essenziali possano essere riconosciute.
L’Ufficio ha quindi concluso per la declaratoria di nullità a fronte della totale invisibilità del componente durante la normale utilizzazione del prodotto. Gli altri motivi di nullità non sono stati esaminati per motivi di economia processuale.
Le due decisioni rappresentano un importante traguardo per la riaffermazione della categorie dei diritti di privativa industriale e degli ambiti di tutela che ad essi devono essere riconosciuti – soprattutto in ipotesi come quella in esame in cui i titoli vengano rilasciati dall’Ufficio senza un previo controllo dell’esistenza dei requisiti di validità imposti dal Regolamento.
In un sistema privo di esame preventivo, è facile assistere ad episodi di strumentalizzazione di “false” privative che devono essere combattuti con forza al fine di ripristinare le corrette dinamiche di mercato.